驰名商标认定必要性审查原则的灵活适用

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条[1]明确了驰名商标“按需认定”的原则，即当事人以商标驰名作为事实依据主张权利的，法院应当优先审查是否具有进行驰名商标认定的必要性。

实践中，若原告基于多个权利基础主张权利，仅依据其中的部分权利基础已经能够实现制止被告侵权行为的效果，对于作为原告所主张的权利基础之一的驰名商标，法院是否还有进行认定的必要性？

在原告华润（集团）有限公司诉被告东阳市全馨家纺有限公司（原名称：东阳市华润针织工艺有限公司）商标侵权及不正当竞争纠纷案[2]中，即存在上述问题的情形。杭州市中级人民法院最终在本案判决书中明确将原告所持有的第773121号“华润”商标认定为驰名商标，并予以跨类保护，这是华润集团的“华润”商标首次在民事案件中被司法认定为驰名商标，该案对于类似案件的处理具有一定的启发性意义。

一、“华润集团诉华润针织”案情概要

原告华润（集团）有限公司是一家在香港注册和运营的多元化国有控股企业集团，其前身是1938年于香港成立的“联和行”，1948年改组更名为华润公司；1983年，改组成立华润（集团）有限公司；1999年12月，与外经贸部脱钩，列为中央管理；2003年归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理，被列为国有重点骨干企业，迄今已有81年历史。华润集团连续十年被《财富》杂志评为全球500强企业之一， 2019年排名第80位，直属企业中有7家在港上市。原告华润集团享有“华润”、“华润纺织”等系列注册商标专用权，经过多年的使用和宣传推广，“华润”系列商标具有广泛的知名度并享有极高声誉，其中，第773121号“华润”商标先后两次在行政程序中被认定为资本投资服务上的驰名商标：国家工商行政管理总局商标评审委员会在商标异议复审裁定书中认定该商标为驰名商标，北京市第一中级人民法院在商标异议复审行政纠纷案行政判决书中认定该商标为驰名商标。

2017年7月，原告发现被告自2002年起将“华润”作为企业名称中的字号使用，并在其工厂门头、屋顶、公司宣传册等多处均突出使用“华润”、“华润针织”字样，在阿里巴巴网络交易平台（www.1688.com）的网店装潢中突出使用“华润”、“华润针织”字样，将“东阳华润针织工艺有限公司”作为其网店名称。故，2017年10月，原告在杭州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告立即停止侵犯商标专用权及第773121号“华润”驰名商标的权利、立即停止不正当竞争行为、变更企业名称、消除影响并赔偿经济损失。

二、案件裁判结果

法院认为在原告已基于普通商标权和字号权益提出侵权指控的前提下，仍然存在审查认定第773121号商标是否为驰名商标的必要性，并最终认定“2002年1月时，华润集团公司拥有第773121号注册商标在资本投资类服务上属于驰名商标”，判令被告立即停止商标侵权及不正当竞争行为、刊登声明消除影响、赔偿原告经济损失59万元，原告的大部分诉讼请求得到法院支持。

三、案件评析

笔者认为，本案之所以能够成功认定驰名商标并取得较好结果，主要得益于三大因素：诉讼策略得当、证据准备到位、裁判思路独特。

（一）诉讼策略得当

本案中，原告享有的第24类“华润”系列商标核定使用的商品类别布、棉织品、纺织织物等与被告生产销售的蚊帐、门帘等构成类似商品，但原告取得第24类上的注册商标专用权时间相对较短，关于其知名度的证据相对较少，基于该权利基础能够获得的保护具有一定的不确定性。因此，作为原告的代理律师，锦天城合伙人方青律师及资深律师李琴芬在案件伊始即决定同时向法院主张认定第773121号“华润”商标为驰名商标，以便实现跨类保护，通过多层级权利基础的有效搭配组合，达到最大程度上保护原告合法权利的效果。为实现这一目的，原告的代理律师先后向法院出具了多份书面意见，最终其代理意见获得法院认可。

（二）证据准备到位

在确定诉讼策略的基础上，为证明第773121号“华润”商标在2002年1月已构成在资本投资类服务上的驰名商标，原告代理律师前后耗时几个月收集、整理驰名商标证明材料，先后组织、提交共计70项、近一万页的证据材料，从媒体报道情况、宣传推广情况、获奖情况、受保护记录情况、国家领导人及国家机关重视情况、商标使用情况、华润集团悠久历史情况及华润集团资本投资业发展情况等角度进行力证，并先后向法院提交了多份关于驰名商标证据材料的汇总表格、情况说明，对涉案商标被成功认定为驰名商标起到了关键作用。

（三）裁判思路独特

如开篇所述，驰名商标保护遵循“按需认定”原则，驰名商标证据材料的收集整理是认定驰名商标的关键，但前提是法院对于认定驰名商标必要性的审查，由此便引发了本文一开始提出的问题，若原告基于多个权利基础主张权利，其中的部分权利基础已经能够实现制止被告侵权行为的效果，对于作为原告所主张的权利基础之一的驰名商标，法院是否还有进行认驰的必要性？在荣华饼家诉广州市好又多百货商业有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案[3]中，原告同时主张法院认定“荣华”字样构成未注册驰名商标，认定“荣华月饼”为知名商品特有名称。二审法院认定了“荣华月饼”构成知名商品特有名称，却同时指出“由于原告对‘荣华月饼’具有排除他人作相同使用的专有效力，通过认定知名商品特有名称并适用反不正当竞争法足以保护香港荣华公司的合法权利，故‘荣华’文字在本案中无需认定为未注册驰名商标。”即法院认为，在有其他救济途径可以阻止侵权行为的情况下，不认为认定驰名商标为“有必要”。这一裁判思路在最高人民法院的再审中也得到确认。

而本案中，杭州市中级人民法院所采用的裁判思路与上述案例略有差别。法院认为，在原告已基于普通商标权和字号权益提出侵权指控的前提下，仍存在审查认定第773121号商标是否为驰名商标的必要性，主要理由：第一，原告主张的多个权利基础所保护的是各自独立的不同法益，因此即使被告的侵权行为固定，也应对原告不同权利基础所保护的法益分别予以保护；第二，驰名商标保护相较于普通商标保护、企业字号权益保护有着更强的保护力度，如果否定驰名商标认定的必要性，必定会对原告所获得的损害赔偿金额造成影响；第三，驰名商标凝结了更多的商誉，具备更强的识别性，权利人也为此付出了更多的劳动，为鼓励诚信经营，防止搭便车与消费者的混淆，对驰名商标给予更强的保护符合立法的本来目的。并且，法院还特别指出“对驰名商标所享有的权益是立法授予权利人的正当利益，在当事人选择以驰名商标权为权利基础提出主张的前提下，司法不应为了避免认定驰名商标而拒绝认定。否则将导致驰名商标权利人因其对该商业标识同时享有在其他类别上的注册商标专用权或受反不正当竞争法保护的法益，反而降低了该驰名商标保护力度。这将使得商标权人的合法利益难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷背道而驰”。

在确定本案具备驰名商标审查认定的必要性的基础上，法院结合原告提交的相关证据材料审查第773121号注册商标在资本投资服务上是否可被认定为驰名商标，最终法院根据原告提交的证据材料认定“2002年1月时，华润集团公司拥有第773121号注册商标在资本投资类服务上属于驰名商标”，并综合考察了该枚商标的知名度、显著性以及资本投资类服务与纺织领域的关联程度认定被告的行为侵犯了原告的驰名商标权。

由于“驰名商标”在我国曾经存在的种种乱象，在司法实践中法院对于是否具有认定驰名商标的必要性，往往抱以一种十分谨慎的态度。也正因此，本案的裁判结果具有一定的突破性意义，对驰名商标的权利人和司法裁判者双方都有一定的启发性：对于驰名商标权利人一方而言，在维权过程中，若权利人拥有多个权利基础，应当进行合理的搭配组合，在基于普通商标主张在相同或类似的类别上构成侵权的同时，也可以通过积极主张驰名商标的权利进行跨类保护，以实现保护力度的最大化。对于司法裁判者而言，应当明确存在其他制止侵权行为的手段并不当然意味着没有认定驰名商标的必要性，重点应当考察认定驰名商标与否对原告合法权益保护力度的影响。

[1] 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。”

[2] （2017）浙01民初1328号

[3] （2012）民提字第38号