华润超市侵害商标权纠纷案再审民事判决书

浙江省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）浙民再247号

当事人信息

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：上海远怡进出口有限公司。

法定代表人：陈莺，总经理。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：宝玑贸易（上海）有限公司。

法定代表人：程大明，执行董事。

一审被告：华润万家生活超市（浙江）有限公司。

法定代表人：张华文，总经理。

审理经过

再审申请人上海远怡进出口有限公司（以下简称远怡公司）因与被申请人宝玑贸易（上海）有限公司（以下简称宝玑公司）、一审被告华润万家生活超市（浙江）有限公司（以下简称华润超市）侵害商标权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终8294号民事判决，向本院申请再审。本院于2018年3月22日作出（2018）浙民申346号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人远怡公司的委托诉讼代理人陈思、屈斌超，被申请人宝玑公司的委托诉讼代理人朱鲜平到庭参加诉讼，一审被告华润超市经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

再审申请人称

远怡公司申请再审称：1.远怡公司自2006年开始从西班牙SimonColl厂家直接进口销售标有“AMATLLER”商标的巧克力产品，远早于涉案商标权人义乌三豆服饰有限公司（以下简称三豆公司）注册商标的时间，来源合法，属于在先使用；2.涉案“AMATLLER”与“黑蔓”标识作为巧克力商标，具有较强显著性，三豆公司恶意抢注他人在先使用的商标，具有不正当性。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项规定，申请再审。

被申请人辩称

宝玑公司辩称，远怡公司既无权利主体资格，也不符合商标法规定在先使用的构成条件：1.远怡公司并非“AMATLLER”商标权人，在中国境内没有主张在先使用的相关权利；2.据远怡公司陈述“AMATLLER”商标是2009年2月12日在西班牙注册，而三豆公司是2011年申请涉案英文商标，可见“AMATLLER”商标在中国境内既没有注册也不驰名，不具有一定影响力，对此国家商标局商标评审委员会在无效宣告裁定中也有认定。

一审原告诉称

宝玑公司向杭州铁路运输法院起诉请求：1.判令远怡公司、华润超市立即停止销售侵害“AMATLLER”和“黑蔓”注册商标权的商品；2.判令远怡公司赔偿宝玑公司经济损失5万元（含制止侵权的合理费用）。

一审法院查明

一审法院认定事实：2012年10月14日，三豆公司经国家工商行政管理总局商标局核准，分别注册了第9839097号“黑蔓”商标、第9851923号“AMATLLER”商标。两注册商标核定使用的商品均为第30类：咖啡、茶、糖果、巧克力、糕点等，注册有效期均为2012年10月14日至2022年10月13日。2013年10月8日，三豆公司授权宝玑公司为“黑蔓”、“AMATLLER”品牌的中国总代理，负责开拓中国市场及品牌维护，并以普通许可的方式授权宝玑公司使用上述两商标，授权期限为2013年10月8日至2015年10月7日。2015年10月8日，三豆公司再次授权宝玑公司，许可其使用“黑蔓”、“AMATLLER”商标，并授权宝玑公司可以就侵害商标权的行为以自己的名义提起诉讼。

2016年2月26日，国家工商行政管理总局商标评审委员会经审理申请人为弗朗西斯科·哈维尔·科尔·罗塞利对第9851923号“AMATLLER”注册商标提出的无效宣告请求，认定申请人主张的在先权利不能成立，无法证明申请人的“AMATLLER”商标在争议商标申请注册之前在中国大陆地区，在与争议商标核定使用的巧克力等商品相同或类似的商品上在先使用并已具有一定知名度，因此裁定对第9851923号“AMATLLER”注册商标予以维持。2014年8月9日，宝玑公司与苏州斯莱斯食品有限公司签订委托加工合同，约定由该食品公司代为加工生产巧克力及巧克力制品，委托加工合同期限为2014年8月11日至2016年8月10日。同年11月始，宝玑公司在淘宝网“甜蜜一客”店铺销售标有“黑蔓”、“AMATLLER”商标的巧克力商品。浙江省杭州市东方公证处出具的（2016）浙杭东证字第7093号公证书记载：2016年4月25日，宝玑公司委托代理人朱鲜平在公证人员的见证下来到位于杭州市钱江新城的万象城商场，以普通消费者的名义，在商场B2层华润超市经营的超市里购买多种款式的巧克力20块，支付860.8元，并当场取得购物小票1张、发票1张。公证人员对购物过程进行了拍照。购买行为结束后，公证人员将所购商品带回公证处进行装箱封存，并对上述物品、封存现状进行拍照。一审庭审中对公证封存实物进行拆封，经当庭查验，封存巧克力商品的外包装正面上方中间部位标注有英文“”字样，在商品外包装的背面加贴有白纸标签，标签的上部在各类型巧克力的品名前标注有中文“黑蔓”字样，并注明原产国：西班牙；经销商：远怡公司等内容。一审另查明，远怡公司自2006年起从西班牙进口巧克力商品，并使用“黑蔓”作为该商品中文品牌名称。宝玑公司成立于2013年4月7日，注册资本118万元，经营范围为：批发非实物方式的预包装食品、服装服饰、针纺织品、化妆品、食用农产品销售，从事货物及技术的进出口业务等。远怡公司成立于2002年7月5日，注册资本100万元，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，预包装食品、百货、计算机、五金交电的销售。宝玑公司为本案维权，支出公证费1500元、律师代理费3000元。

一审裁判结果

一审法院判决：

一、远怡公司于判决生效之日起立即停止实施侵犯第9839097号“黑蔓”注册商标专用权的行为，即停止在巧克力商品上使用“黑蔓”商标；

二、远怡公司于判决生效之日起立即停止实施侵犯第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的行为，即停止销售标有“”侵权商标的巧克力商品；

三、远怡公司于判决生效之日起十日内赔偿宝玑公司经济损失20000元（包括为制止侵权支出的合理费用）；

四、华润超市于判决生效之日起立即停止实施侵犯第9839097号“黑蔓”、第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的行为，即停止销售侵犯涉案注册商标专用权的巧克力商品；

五、驳回宝玑公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1050元，由宝玑公司负担315元，由远怡公司负担735元。

上诉人诉称

远怡公司不服一审判决，上诉请求：撤销一审判决第一、二、三、五项，改判驳回宝玑公司对远怡公司的全部诉讼请求，诉讼费用由宝玑公司负担。

二审法院查明

二审法院认定事实：2007年5月24日，远怡公司向上海大源企业发展有限公司开具上海增值税专用发票，货物或应税劳务名称栏列有“黑蔓70%黑可可杏仁巧克力”字样。同年7月23日，远怡公司向上海久光百货有限公司开具上海增值税专用发票，货物或应税劳务名称栏列有“黑蔓70%黑可可杏仁巧克力”字样。2010年5月5日，远怡公司向上海第一八佰伴有限公司开具上海增值税专用发票，货物或应税劳务名称栏列有“黑蔓70%黑可可杏仁巧克力”及“黑蔓85%可可黑巧”字样。2011年9月21日，远怡公司向浙江农华优质农副产品配送中心有限公司开具上海增值税专用发票，货物或应税劳务名称栏列有“西班牙黑蔓50%可可巧克力”字样。2006年12月27日和2007年12月7日填发的海关进口关税专用缴款书显示，缴款单位为远怡公司，科目为进口关税，货物名称为夹心巧克力（品牌：黑蔓、颗粒或块）。2008年10月14日、2009年6月18日、2011年10月20日和11月30日分别填发的海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书显示，缴款单位均为远怡公司，科目分别为进口关税、进口增值税，货物名称均显示有“黑蔓”字样。

二审法院认为

二审法院认为二审争议焦点为：1.远怡公司、华润超市是否侵害了宝玑公司的涉案商标专用权；2.如果构成侵权，远怡公司及华润超市应承担的法律责任。

关于焦点一，远怡公司、华润超市未经宝玑公司许可，销售与宝玑公司第9851923号“AMATLLER”注册商标相同标识的商品的行为构成对宝玑公司商标专用权的侵犯。关于远怡公司、华润超市是否侵犯“黑蔓”注册商标专用权，远怡公司上诉称其对“黑蔓”享有在先使用权，宝玑公司无权禁止其继续使用。对此，该院认为，《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。据此，商标先用权抗辩成立须具备下列条件:1.他人在注册商标申请日前存在在先使用商标的行为；2.在先使用的商标应具有一定影响；3.被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

（一）远怡公司在“黑蔓”商标申请日之前是否存在在先使用行为。本案中，三豆公司申请“黑蔓”注册商标时间为2011年8月12日，远怡公司提交的2007年、2010年的增值税专用发票，2006年、2007年、2008年、2009年的海关进口关税专用缴款书及海关进口增值税专用缴款书上均显示有“黑蔓”字样，上述证据能够证明被诉侵权商标的使用时间早于“黑蔓”注册商标的申请时间。（二）远怡公司在先使用的商标是否具有一定影响。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款系为未注册商标提供保护的条款,其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益,其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题，对“一定影响”的认定标准不宜要求过高，如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，通常应认定其有一定的影响力。远怡公司提交的证据显示，远怡公司自2006年起就在巧克力上使用“黑蔓”商标，已历时近十年；销售商家有上海大源企业发展有限公司、上海久光百货有限公司、上海第一八佰伴有限公司、浙江农华优质农副产品配送中心有限公司，销售区域较广；自2006年起，每年缴纳的进口关税、进口增值税金额多在万元以上，上述事实足以说明远怡公司的“黑蔓”商标在巧克力上的使用已具有一定规模,在巧克力这款商品上已实质上产生了识别作用,符合《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定的“一定影响”要件。（三）远怡公司在经营活动中对于“黑蔓”商标的使用是否符合“原有范围”的要求。在使用的商品类别方面,宝玑公司指控远怡公司销售的巧克力侵犯其注册商标专用权，远怡公司提交的证据显示其自2006年始即在巧克力上使用商标，两者的商品类别相同，故远怡公司在巧克力上使用商标未脱离“原有范围”的范畴。

综上，远怡公司在巧克力上使用“黑蔓”商标的行为符合《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款的适用要件，未构成对宝玑公司注册商标专用权的侵犯。远怡公司据此提出的上诉理由具有事实依据，符合法律规定，该院予以采信。一审判决关于远怡公司在巧克力上使用“黑蔓”商标构成侵权的认定错误，该院予以纠正。关于远怡公司上诉称宝玑公司并未实际使用涉案商标，该院认为，宝玑公司一审提交的证据可以证明其实际使用涉案商标的事实，远怡公司的上诉理由依据不足，该院不予支持。关于远怡公司提出三豆公司系恶意注册涉案商标的上诉主张，并未提交证据加以证明，不予支持。

关于焦点二，远怡公司销售侵犯第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的商品的行为构成商标侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。华润超市销售侵犯第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的商品，亦应承担停止侵权的民事责任。关于第9839097号“黑蔓”商标，因远怡公司的在先使用抗辩成立，远怡公司未侵犯宝玑公司的涉案注册商标专用权，故对宝玑公司向远怡公司主张的停止侵权、赔偿损失等诉请均不予支持。虽华润超市未提出上诉，但鉴于被诉侵权商品未侵犯“黑蔓”注册商标权，一审判决华润超市停止实施侵犯第9839097号“黑蔓”注册商标专用权的行为并无依据，该院予以纠正。另，需要指出的是在宝玑公司注册商标尚存的情况下，远怡公司只能在原有使用范围内使用被诉侵权商标，且为了防止混淆，远怡公司应在巧克力商品进行商标意义的使用行为时附加适当区别标识。关于赔偿数额，因宝玑公司并未提供证据证明远怡公司因侵犯第9851923号“AMATLLER”商标权所获得的利益或者宝玑公司因被侵权所受到的损失，该院将综合考虑各种因素，包括涉案第9851923号“AMATLLER”商标的知名度、远怡公司侵权行为的性质、期间、侵权所造成的影响及主观过错、宝玑公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌定远怡公司赔偿宝玑公司经济损失1万元。

二审裁判结果

二审法院判决：

一、维持杭州铁路运输法院（2016）浙8601民初388号民事判决第二项，即远怡公司于判决生效之日起立即停止实施侵犯第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的行为，即停止销售标有“”侵权商标的巧克力商品；

二、撤销杭州铁路运输法院（2016）浙8601民初388号民事判决第一项、第三项、第四项、第五项；

三、远怡公司于判决生效之日起十日内赔偿宝玑公司经济损失10000元（包括为制止侵权支出的合理费用）；

四、华润超市于判决生效之日起立即停止实施侵犯第9851923号“AMATLLER”注册商标专用权的行为，即停止销售侵犯涉案注册商标专用权的巧克力商品；

五、驳回宝玑公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1050元，由宝玑公司负担420元，远怡公司负担630元；二审案件受理费300元，由宝玑公司负担75元，远怡公司负担225元。

本院查明

围绕当事人的再审请求，本院对有争议的证据和事实认定如下：

再审审查期间，远怡公司提供了以下证据：1.浙江省杭州市东方公证处出具的（2018）浙杭东证字第2205号公证书，公证内容为远怡公司与西班牙生产商之间的邮件及附件，拟证明所有邮件及附件的时间都早于2012年10月，远怡公司对“AMATLLER”在先使用的事实。2.上海虹桥友谊商城出具的情况说明，拟证明远怡公司于2006年起进口并在国内市场销售“AMATLLER”品牌巧克力商品，在先使用事实真实明确。3.西班牙方面商标注册证书，拟证明“AMATLLER”商标在2009年2月12日即在西班牙获准注册的事实。4.公证费发票，拟证明远怡公司支付的公证费用。

宝玑公司质证后认为，证据1中很多邮件内容是英文，没有中文翻译件，且该些邮件只能证明远怡公司曾经进口了该商品，不能证明远怡公司在中国境内在先使用“AMATLLER”商标。证据2系公司或者有关单位出具的证明，需要有该单位的负责人或者出具该证明的负责人签名及联系方式，该证据不符合相关形式要件，且该情况说明加盖的是上海虹桥友谊商城业务部印章，不具有证明资格和效力。证据3属于境外形成的证据，但没有办理公证认证手续，也没有中文翻译件，不予认可。证据4公证费发票没有异议。

经审查，本院认为，证据1邮件及其附件内容经过公证，且能够证明远怡公司进口相关商品的标识使用情况，与本案具有关联性，故予以认定。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百一十五条的规定，单位出具的证明材料，应由单位负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，并加盖单位印章。因此，证据2不符合法律规定的形式要件，不予认定。证据3系在我国域外形成，未办理相应的公证认证手续，且没有提供中文翻译件，亦不符合域外证据的形式要件，不予认定。证据4系因证据1所产生的费用，予以认定。

本院查明

本院再审另查明：2006年-2012年期间，远怡公司在与西班牙出口商往来邮件中的产品清单、附件中的图片均显示有“AMATLLER”字样，指向其所进口的巧克力商品。其他事实与一、二审查明的一致。

本院认为

本院再审认为，本案再审的争议焦点是：远怡公司主张对“AMATLLER”商标享有在先使用权的抗辩是否成立。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。该规定旨在保护善意的商标在先使用人的合法权利，对该款中“一定影响”的认定可从在先商标的持续使用时间、使用范围及商品销售数量等方面进行考量。本案中，根据远怡公司一、二审及再审中提供的证据看，远怡公司早在涉案注册商标的申请日之前，已经在其进口并销售的巧克力商品的原包装上使用了“”英文标识，在其中文标贴上使用了“黑蔓”中文标识。而“AMATLLER”作为西班牙一个古老家族的姓氏，没有固定含义，“黑蔓”为一种罕见的植物名称，远怡公司将该两枚标识用于巧克力商品上，具有较强的显著性，客观上指向了该商品的来源。同时，远怡公司在商品包装、商品交易文件以及商业展示活动中大量使用该标识，并通过较长的使用时间，较大的进口销售数量，较广的销售范围和较知名的销售区域，使相关公众亦借助该标识与远怡公司之间建立了较为固定的联系。因此，可以认定“AMATLLER”与“黑蔓”标识在巧克力商品上已经实质上产生了识别商品来源的功能，并具有一定的影响。且宝玑公司本案中指控远怡公司的涉案被诉侵权形态与远怡公司原使用形态没有任何改变，远怡公司并未脱离原有范围使用该标识，该使用行为完全符合前述法律规定的情形。故宝玑公司无权禁止远怡公司继续使用涉案“AMATLLER”英文标识，其要求远怡公司与华润超市停止侵权、远怡公司赔偿经济损失的诉讼请求不应予以支持。

综上所述，本院认为，远怡公司提出的再审理由成立。但远怡公司在二审中能就涉案“AMATLLER”英文标识使用情况进行举证而未举证，现在再审程序中提供证据，根据《诉讼费用交纳办法》第九条第一项的规定，应当交纳案件受理费，同时根据该办法第四十条的规定，当事人因自身原因未能在举证期限内举证，在二审或再审期间提出新的证据致使诉讼费用增加的，增加的诉讼费用由该当事人负担。故本案再审诉讼费用应由远怡公司负担。

裁判结果

依据《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百七十条第一款第二项、第二百零七条第一款之规定，判决如下：

一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终8294号民事判决；

二、撤销杭州铁路运输法院（2016）浙8601民初388号民事判决；

三、驳回宝玑贸易（上海）有限公司的诉讼请求。

本案一审案件受理费1050元，二审案件受理费300元，均由宝玑贸易（上海）有限公司负担。再审案件受理费50元，由上海远怡进出口有限公司负担。

审判长　　王亦非

审判员　　骆苏英

审判员　　陈　为

二〇一八年六月十九日

书记员　　张友财