标准必要专利禁令救济的利益平衡之道

自1474年威尼斯颁布第一部专利法以来，作为商事主体获得技术独占权以占领市场份额的重要工具，专利的形态产生了丰富的变化，标准必要专利（SEP：standard-essential patent）即是专利与技术标准结合的特殊形态的专利权。因标准必要专利兼具公共属性与私权属性，涉及自由竞争与专利权保护两方面，标准专利权利人申请禁令救济的行为不可避免地涉及利益冲突的各方主体，主要包括标准专利权利人和标准实施者之间的利益冲突，也涉及最终消费者、标准组织、政府和监管机构的利益。如何平衡相关主体的利益，对标准必要专利禁令救济作出适当的限制，既能保护标准必要专利权人的利益，又能保障善意标准必要专利实施人的合法权益，是标准必要专利禁令救济规则设置时应考虑的核心问题。

一、标准必要专利禁令救济的利益冲突：专利劫持与反向专利劫持

标准必要专利是技术标准包含的必不可少和不可替代的专利，也就是企业为生产技术标准化产品而不得不使用和不可规避的专利。[1]对于一般的专利（非标准必要专利），通常专利许可使用费受市场自由竞争的影响与限制，在专利许可谈判中，如果专利权人要求的许可使用费率过高，潜在的被许可人有机会寻求其他可替代技术或者自行研发可替代的技术，因此，一般专利权人很难因其享有的专利权获得对专利授权许可市场的控制力。[2]

专利标准化有利于促进技术的推广和应用，实现产品的互通互融，提高产品或服务的质量，然而，一旦专利进入某项标准成为产业领域普遍遵守的技术准则，这些专利便会产生“锁入效应（lock-in effect）”，相关市场主体只能选择接受标准必要专利许可，如果其采用其他的技术方案，将面临巨大的转换成本（switching costs）。由此，标准必要专利持有人在专利许可谈判中的地位将大大提高，其也因此获得远高于普通专利权人的市场支配地位。

这一事实意味着，如果标准必要专利人提起禁令来对抗侵权行为，其可以阻止竞争者的产品进入或遗留在市场上，这样会迫使专利实施者遵循一个不合理的非基于FRAND承诺的许可，该许可并非基于标准必要专利持有人发明创造本身的价值，而是因为实施者被锁在了标准之中，如果不对其禁令救济进行适当的限制，将有可能产生“专利劫持（patent hold-up）”现象，即导致专利许可费用畸高，损害善意标准必要专利实施人的合法权益，与技术标准化的初衷相背离，不利于技术标准的推广实施，也会使得消费者获取商品的价格上升，损害消费者的利益和社会公共利益，导致利益失衡。

与专利劫持相反，在标准必要专利许可中某些侵权人会实施一定的行为，比如恶意拖延专利许可谈判或极力压低专利许可费率，拒绝标准必要专利权人基于FRAND承诺的许可条件，意图以低于合理费率的价格获得专利许可，产生“反向专利劫持（patent hold-out）”现象。在这种情形下，如果标准必要专利权人无法获得禁令救济，将会导致其在专利技术研发过程中的投入无法获得合理补偿，将会打击标准必要专利权人创新的积极性和加入标准的动力，也会影响标准组织、政府和监管机构的利益。

二、标准必要专利禁令救济利益冲突的平衡：FRAND原则及其不足

禁令救济是《专利法》赋予专利权人的重要民事救济措施之一，法院可以应专利权人的请求责令侵权人停止侵权行为，根据禁令在法院依法确认侵权之前还是之后发布，可将禁令分为临时禁令和永久禁令。[3]我国现行《专利法》第66条规定了临时禁令[4]，我国虽然没有专门的法条规定专利的永久禁令，大多数专利侵权案件，法院在判定专利侵权之后，都会责令侵权人停止侵权。行使禁令救济是专利法赋予专利权人的正当权利救济程序，其本身属于利用市场支配地位的正当行为，标准必要专利持有人可以基于专利法的规定获得权利救济。但基于标准必要专利的特殊性，为防止专利劫持行为，对标准必要专利权人救济权利的行使需要附加一些限制。

国际标准化组织在长期实践中形成了一项重要许可政策——“公平、合理、无歧视（Fair,Reasonable,and Non-discriminatory）”，即FRAND原则。FRAND许可承诺是作为标准组织成员的标准必要专利权利人应普遍遵循的一项义务，[5]该承诺可以被解释为：（1）标准必要专利权人不得拒绝许可；（2）标准必要专利权人执行的许可费率不得高于该专利被纳入标准之前有替代技术与之相竞争时的许可费率；（3）对没有竞争关系的产品，可以适用不同的许可费率，但应受到（2）的限制。[6]其将标准必要专利的许可费限制在专利本身的价值范围，以解决因专利挟持和许可费叠加引起的利益失衡。

然而，FRAND是对标准必要专利许可方式和许可协议费率的定性限定，其内涵本身尚存在诸多争议，各个国家司法实践对其的理解和适用也有很大差异，有观点认为，FRAND承诺是SEP持有人和标准必要组织达成的使第三方受益的合同，潜在的被许可方属于纯受益的第三方，FRAND原则并未限定被许可方的行为，无法规制反向专利劫持行为，也未涉及禁令之诉和禁令抗辩的前提条件。此外，欧盟和德国法院在审理标准必要专利禁令救济纠纷中，鲜见有直接依据FRAND许可声明从民法角度来对标准必要专利权人的禁令救济进行限制。[7]美国法院司法实践中，法院颁发“禁令”非常谨慎，需要通过eBay案的“四要素测试法”来进行判断。对标准必要专利禁令的利益平衡问题，FRAND是重要的指导原则，但其不足以有效规制潜在被许可方的行为，在禁令规则的设计中还需考虑标准必要专利许可谈判的程序设计以及禁令的其他相关因素。

三、标准必要专利禁令救济的利益平衡之道：相关要素的考量与许可谈判的程序设计

（一）相关要素的考量

专利侵权纠纷语境下，标准必要专利权人基于实施者的侵权行为向法院提起禁令救济，对于禁令的发布条件，法院首先应遵循我国现行法律的相关规定。《专利法》第66条以及《民事诉讼法》第101条规定了禁令救济规则，《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若规定》第11条对禁令的适用条件作了明确。上述规则要求法院在审查禁令申请时，应当考虑以下要素：（1）被申请人构成专利侵权的可能性；（2）不及时制止有关行为是否会给申请人带来难以弥补的损害；（3）申请人与被控侵权人的损害（困难）的权衡；（4）申请人提供担保情况；（5）发放禁令是否损害公共利益。

与上述规则相类似，美国联邦最高法院在eBay案中确立了禁令救济的四要素分析法，即主张适用禁令救济的SEP持有人必须证明：（1）自己遭受了不可挽回的损失；（2）无法通过法律规定的其他救济方式（如金钱赔偿）弥补损失；（3）综合衡量对原被告双方的影响，适用禁令救济是合适的；（4）不会损害社会公共利益，如对美国消费者的影响等。[8]Microsoft Corp. v.Motorola, Inc.案引用了该案的四要素分析法考量SEP禁令，[9]后续的判例对该案的引用频率颇高。上述要素（1）、（3）、（4）与我国规则的（2）、（3）、（5）相对应。

如上文所述，与一般专利权人的市场地位不同，标准必要专利权人居于决定某一产品能否进人或遗留在市场上的支配地位，责令未经许可使用标准必要专利的标准实施者“停止侵害”，相当于排除了其对标准的使用，在实施者没有替代技术可以选择的情况下，对于巳经在市场上占有相当份额的实施者必将遭受极大损失，相当于将其在社会中已经产生市场效益的产品驱逐出去，对于尚未产生市场份额的主体，相当于阻止其进入市场。在我国标准必要专利禁令规则的设计过程中，相比于一般专利侵权诉讼，对于标准必要专利应采取更加慎重的态度，对于能够用法律规定的其他方式，比如支付许可费、赔偿损失的方式弥补标准必要专利权人损失的，应当首先适用其他救济方式。

（二）许可谈判的程序设计

标准中通常包含数量庞大的必要专利，实践中某件产品又不止涉及一项标准，标准必要专利实施人通常很难意识到其正在使用的是标准必要专利，其更不会知道涉案专利是否有效、专利是否属于标准、自身实施的技术是否构成全面覆盖。2015年7月欧盟法院为标准必要专利持有人和实施者都设定了明确的义务，对基于FRAND承诺下的许可谈判程序作了明确的规定，在一方不履行或者未合理履行商谈义务的情况下，另一方可以提起禁令救济或者抗辩。

欧盟法院认为“标准必要专利权利人在认为标准必要专利遭到侵权时，不事先通知或与被控侵权人协商则不能提起禁止性禁令或产品召回的诉讼来对抗侵权行为，即使标准必要专利已经为被控侵权人使用也不可以。标准必要专利权利人首先应当向被控侵权人投诉其侵犯的相关标准必要专利以及具体的侵犯方式。”[10]德国曼海姆地方法院在后续的案件中认为，标准必要专利权人必须对专利使用者被指控的侵权行为做出警告并进行详细说明，能够使得被控侵权人明白被控侵权商品实质上依从了相关标准，使得被控侵权人能够依据侵权通知分析相关法律问题（例如：判断自身侵权与否）。[11]

标准必要专利权人在标准制定和标准必要专利的申请过程中，精通和熟悉标准技术规范和专利申请的技术规则，而且现实中可能会出现标准必要专利捆绑大量非标准必要专利或其他无关联的专利进行专利主张，要求标准专利权人细化侵权通知的具体内容，可以解决标准实施人与标准必要专利权人之间的信息不对称，避免标准实施人因不了解纳入标准的专利之情况在协商上就非实质性问题与标准必要专利权人僵持、拖延，节约许可协商成本，提高谈判效率。只有专利属于标准且实施人真正在产品中使用了相应的专利，其才有向标准必要专利权人支付专利许可费的必要，侵权通知中至少应该包含专利与标准的对应关系，以及专利与被控侵权产品的对应关系。

欧盟法院指出，在标准必要专利权人向实施者发出侵权警告之后，实施者要表达其愿意基于FRAND原则获得专利许可的意愿，由此，专利权人基于其FRAND承诺提供一个具体的书面要约，实施者必须根据该领域公认的商业惯例以及诚信原则，基于客观因素而非拖延伎俩的基础上进行决策，积极回应要约，如果侵权人拒绝专利权人的书面要约，那他必须基于FRAND原则做出反要约。[12]上述规则规定了专利实施者勤勉、及时、不拖延回应要约的义务，在实施者未履行上述义务的情形下，其对专利权人禁令的抗辩将难以得到支持，由此可以规制“反向专利劫持”行为。

此外，专利涉及高度专业的技术，在专利纳入标准的情况下，标准实施人对要约条款是否符合FRAND承诺的分析较为困难，尤其是对于FRAND承诺中的“无歧视”，在没有对比对象的情况下，专利实施者根本无从判断，标准必要专利权人对情况相同的标准实施者的许可历史能直观体现“无歧视”，专利权人发出要约时应当披露相关专利的许可历史，尤其是之前已经达成的标准必要专利使用费条款。

目前，对于标准必要专利的禁令救济规则，我国《专利法》还没有明确的规定，2016年发布的《专利侵权司法解释二》第二十四条第二款[13]规定标准实施行为是否应当被停止，即禁令是否应当被颁发，取决于当事人是否存在主观过错或者过错的大小。[14]该款注意到了“FRAND”在判定标准必要专利权人是否违反义务中的重要作用，但对于专利权人主观故意的认定，“被诉侵权人在协商中无明显过错”未做进一步明确。标准必要专利利益平衡的考量不仅是个案公正的体现，更兼顾市场竞争和激励创新，基于对欧美司法实践的考察，以及我国立法现状，本文认为，标准必要专利的禁令救济应将一般原则与具体要素相结合、定性标准与程序义务相结合。专利法语境下，对标准必要专利禁令规则的设计，应首先考虑一般专利侵权禁令的颁布要素，防止标准必要专利禁令的滥用，基于标准必要专利相对一般专利的更高市场支配地位，不宜轻易颁发禁令，应以金钱损失的弥补为主，行为禁令的颁布为辅。然后，通过许可谈判的程序设计明确专利权人和被诉侵权人在许可谈判中的义务，结合FRAND原则具体考察双方善意与否。 


[1] 王晓晔，《论标准必要专利的特殊性》，《中国价格监管与反垄断》2015年第10期：第22页
[2] 祝建军，《标准必要专利禁令救济的成立条件》，《人民司法》2016年1月：第55页
[3] 崔国斌，《专利法原理与案例》（第二版），北京大学出版社2016年2月：第804页
[4] 《专利法》（2008）第六十六条第一款 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。
[5] （2013）粤高法民三终字第305号：交互数字通信有限公司(Inter Digital Communications，INC)等与华为技术有限公司标准必要专利使用费纠纷上诉案
[6] 罗娇，《论标准必要专利诉讼的“公平、合理、无歧视”许可——内涵、费率与适用》，《法学家》2015年第3期：第89页
[7] 魏立舟，《标准必要专利情形下禁令救济的反垄断法规制》，《环球法律评论》2015年第6期：第88页
[8] eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.（2006）
[9] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.（2012）
[10] Judgment in Huawei v ZTE, C-170/13，EU;C:2015;477
[11] Mannheim Regional Court Ruling 7 O 209-15
[12] Judgment in Huawei v ZTE, C-170/13，EU;C:2015;477
[13] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条第2款：推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
[14] 李剑，《专利法司法解释（二）第二十四条之解读》，《竞争政策研究》2016年3月号：第39页