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《海牙协定》外观设计权利转移比较研究

发布时间:2024-07-15 来源:知识产权家 作者:祁文洁 国家知识产权局
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世界知识产权组织(WIPO)官网于2022年2月5日宣布,中国加入工业品外观设计国际注册海牙体系,成为《海牙协定日内瓦文本》(1999年)的第68个缔约方和海牙联盟的第77个成员。

我国外观设计申请量近年来连续高居世界第一。2017年,我国受理外观设计专利申请62.9万件,2018年受理70.9万件,2019年受理71.2万件,2020年受理77.1万件(数据来源于2020年知识产权统计年报),呈逐年上升趋势。目前已生效的新《专利法》也推动我国外观设计迈上新台阶。加入海牙体系,可以使更多的创新主体参与外观设计工业品国际布局,提高其专利竞争力。

《海牙协定》分为1934年伦敦文本、1960年海牙文本及1999年日内瓦文本三个文本,我国加入的是1999年日内瓦文本。《海牙协定》主要对外国申请人的定义、申请人注册程序、注册申请书语言体系、审查要求、注册公布及保密、驳回决定及合理救济、国际注册的效力、保护年限作出了规定。

2020年,我国正式启动加入《海牙协定》准备工作,并于2020年10月17日通过《专利法》,对外观设计制度予以相应修改,以实现与《海牙协定》的有效衔接,包括增加局部外观设计保护内容、增加外观设计专利申请国内优先权、外观设计保护期限由10年延长至15年等。

《海牙协定》为创新主体提供简捷、高效的外观设计注册程序,缔约方仅需提交一份申请、使用一种语言、缴纳一份费用,即可在多个缔约方实现外观设计专利的保护,为外观设计专利的集中化管理提供了可能,显著降低了创新主体在全球化布局过程中的外观设计国际申请的支出成本,对我国外观专利体系的完善有着积极作用。

在专利运用中,专利商品化体现的一种表现形式为专利转让,其在专利成果转化、流通中占据重要地位。本文着重比较《海牙协定》中各缔约方对于转让手续的要求,旨在为创新主体提供流程、实体导航,使其对《海牙协定》中的权利转让有更清晰的认知。

海牙体系权利转移概述

概念概述

权利转移的概念及意义。权利转移是指所有权从一个主体转移至另一主体、所有权发生变更的情形,也就是通常所说的“易主”。专利权利转移是实现专利成果运用的一种方式,有助于创新主体将创新成果以转移的方式交付给具有资质的主体进行实施或开发,以更高效地运用于创新市场、实现其专利价值。

权利变更类型。权利变更根据其形式,一般分为协议权利转移,法院裁定、判决类权利转移,仲裁类权利转移,因企业合并分立的权利转移。协议权利转移,也就是通常所说的合同转移,即当事双方因为达成权利变更的合意签订转让合同,从而完成权利转移的形式。法院裁定、法院判决的转移,即当事双方因纠纷诉至法院,由法院经裁定或判决从而确定权利归属并完成权利转移的形式。仲裁委员会仲裁的转移,即当事人为定分止争选择仲裁的方式解决权利归属,从而完成权利转移。因企业分立合并的转移,大多为企业改变组织形式、主体发生改变、旧的组织形式消灭而产生的权利转移。

权利变更登记制度。所有权转移登记的一般要求为提交文件(请求书和证明文件)及缴纳规定的费用。一定要注意将所有权转移在国际注册簿中进行登记与该所有权转移的合法性进行区分。针对这一点,每个国家的要求不尽相同。在美国,转移合同生效即权利转移生效,转移生效并不以登记为必要条件,所有权转移登记的效力为对抗第三方。在中国,变更登记是权利转移生效的必要条件,登记后权利转移方能生效。

海牙体系中权利变更的相关规定

海牙体系依据的主要法律法规有:《海牙协定》1999年日内瓦文本(Geneva Act of July 2, 1999)、《海牙共同实施细则》(Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement)、《适用<海牙协定>的行政规程》(Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement)。这些法律法规也是进行比较研究的法律基础。

海牙体系与PCT体系变更流程比较研究

海牙体系与PCT权利变更流程比较

海牙体系实行集中管理,申请人必须向国际局提交申请,由国际局进行形式审查、公布,再自动启动国内实质性审查。PCT体系则分为国际阶段和国家阶段,国际阶段申请人向国家局递交申请,由国家局进行形式审查,确定申请日后移送国际局进行国际检索及公布;在国家阶段,专利授权由各个国家的专利局完成,进入国家阶段的程序必须由申请人自己启动。

海牙体系的流程为:提交申请(推荐通过eHague电子形式提交,极少数采用纸件方式);WIPO形式审查(如果申请不符合要求,WIPO将通知不规范。通常将有三个月的时间来更正;如果申请符合要求,WIPO将在国际注册簿上登记,并发送国际注册证);公布(WIPO将在《国际外观设计公报》上公布国际注册,该公报是有关国际注册所有数据的权威参考);国内实质性审查。

PCT国际阶段的流程分为:一是递交国际申请,PCT申请应向作为PCT受理局的国家局提出。这些被指定的国家称为“指定国”。中国国家知识产权局作为PCT指定受理局,只接受中国居民提出的国际申请,接受中文、英文两种语言。国知局受理PCT申请后,将对申请材料进行形式审查,确定国际申请日。该申请日也成为PCT申请在某指定国的实际申请日。审查合格后,国知局会将申请材料分别送交WIPO国际局和国际检索单位。二是国际检索:自优先权日起9个月,或自检索单位收到检索本起3个月(以后到期的期限为准),检索单位会制定检索报告(或在某些情况下宣布不制定检索报告)。检索报告或宣布将被传送给国际局和申请人。国际申请日(或优先权日)起满18个月后,国际局将公布PCT国际专利申请和国际检索单位作出的检索报告,并将该申请连同检索报告送交该PCT专利申请要求的指定国的专利局。三是国际公布:自优先权日起18个月满时,国际局将对国际申请进行国际公布。

在PCT申请国家阶段,专利授权由各个国家专利局完成。进入国家阶段的程序不是自动发生的,须由申请人申请启动。

海牙体系与PCT体系权利变更的办理程序比较 

在海牙体系下,缔约方通过Contact Hague发送文件以办理权利变更。请求变更所有权应提交海牙DM/2表格,应向国际局而非国家局提交。

在PCT体系下,权利变更的办理分为国际阶段的变更和国家阶段的变更,其中国际阶段的变更申请向国际局提交,国家阶段的变更申请向国家局提交。

海牙体系权利转移国际比较研究

在国际注册簿上,可以登记国际注册所有权的变更,其中既包括在全部或者部分被指定缔约方的所有权变更,也包括注册的全部或者部分外观设计的所有权变更。上述登记请求必须以相应的正式表格向国际局提交,并缴纳规定的费用。变更外观设计所有权可以有多种理由和方式,可以根据合同变更所有权(例如转让),也可因法院判决或执行法律(例如继承或破产)或者两家公司的合并。国际注册所有权的变更可以涉及国际注册的所有外观设计或者其中的一部分。同样,所有权变更可以针对所有指定的缔约方或其中的一部分。

《海牙共同实施细则》并不区分所有权变更的不同理由或不同类型,其对所有的情况统称为“所有权变更”。直到变更被登记在国际注册簿上,国际注册的前一所有人仍被称为“注册人”,因为该词是指登记在国际注册中的自然人或法律实体的名称。新的所有人是指“受让人”。一旦所有权变更进行了登记,受让人就成为国际注册的注册人。另外,所有权变更在国际注册簿中进行登记一事,必须区别于该所有权变更的合法性。例如,《海牙协定》并不对国际注册转让契约的合法性规定条件,这些条件由相关的国内法专门规定,并应得到遵循,而且缔约方之间可能互不相同(例如,是否有必要提交书面确认转让的文件、判断当事方法律资格的年龄证明等)。所有权变更的登记,通常是为了使该所有权变更产生对抗第三方的效力。

为了确保海牙体系的国际程序机制能够满足其国内要求,被指定缔约方可能根据《海牙协定》1999年日内瓦文本第16条第(2)款要求特定说明或文件的声明,或者根据《海牙共同实施细则》第21条之二第(1)款对所有权某些变更所作登记无效的声明,在各自主管局收到具体权利变更说明或文件之前,不承认所有权变更。这也是海牙体系的缔约方为确保海牙体系的国际程序机制能够满足其国内要求的具体体现。加入《海牙协定》时对所有权变更作出保留的国家或组织包括:非洲知识产权组织、丹麦、牙买加、墨西哥、韩国、俄罗斯、美国、中国。

通过查询美国、日本、韩国、中国加入《海牙协定》时特定声明的交存文本,可确定四国对权利保留情况,如表1。

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表1  所有权变更:四国对权利保留情况

美国权利转移

美国于2015年5月13日加入《海牙协定》(1999年日内瓦文本),且与中国一样对权利变更做出了保留条款。因此,在美国办理海牙外观设计的权利转移,除了向WIPO提交文件外,还需要根据美国《专利法》,向美国专利局提交符合其国内法要求的权利变更请求及证明文件,具体如下:

根据美国《专利法》35 U.S.C. 261的规定,专利应具有个人财产的属性。专利权转让应采用书面形式。转让的专利权在美国专利商标局登记后方可具有对抗第三方的效力;若未进行登记,则专利权的转移对在后的受让方无效。

根据美国专利商标局官网的操作指南,在美国专利商标局进行专利权转让的登记,应提交“封面页”及“转让协议原件的复印件”。美国专利审查程序手册(MPEP)Chapter 0300 Section 302规定了封面页及转让协议的具体要求。提交至美国专利商标局备案的证明文件,都应附一份完整填写的封面页,若填写不完整,将被退回进行重新补充。封面页中应包含原专利权人名称、受让方名称和地址、转让专利的简要描述、专利号、文件提交人的名称及地址、文件提交日期、文件提交人签章。

对于证明文件中的转让协议,美国仅要求提交该转让协议原件的复印件或原件的摘录即可。此外,非英文文件须附带译文,译文应由翻译人签字。

日本权利转移

日本于2015年5月13日加入《海牙协定》(1999年日内瓦文本),且未对权利变更做出保留。因此,在日本办理海牙外观设计的权利转移,只需向WIPO提交权利变更请求即可。加入海牙协定的缔约方可以通过Contact Hague发送海牙表格DM/2,请求变更所有权。

韩国权利转移

韩国于2014年7月1日加入《海牙协定》(1999年日内瓦文本),且对权利变更做出保留。根据韩国《外观设计保护法》,在韩国办理海牙外观设计的权利转让,需提交转让申请表、以韩文书写的转让合同、专利代理委托书(若委托代理机构)、经公证的国籍证明,并缴纳规定的转让费用。若当事人在韩国无固定居所或商业住址,转让登记必须委托在韩国有固定居所或商业住址的代理机构办理。

中国权利转移

中国加入《海牙协定》的交存文本也对权利变更做出了保留。在中国国家知识产权局未收到符合规定的文件之前,权利变更不发生效力。根据中国《专利法》,在中国办理权利变更手续,需要提交著录项目变更申报书及转让合同或其他证明文件。

结论

我国今年刚加入《海牙协定》,虽然有部分龙头企业及掌握核心技术的企业可能在这之前已通过《巴黎公约》等国际条约的方式参与了外观设计国际布局,但对于小微企业和个人申请人来说,外观设计这一领域还是相当陌生的。我国加入《海牙协定》对于这些申请人而言是一个重大利好,为其未来参与国际外观设计布局提供了可能。

参考文献:

[1]. 海牙体系-世界性外观涉及体系:https://www.wipo.int/hague/en/,2022年10月30日访问.

[2]. 韩国专利审查指南:https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01,2022年3月13日访问.

[3]. 李锦.如何使用美国专利在线转让系统(EPAS)[J].中国发明与专利,2004(6):64-66.

[4]. 美国专利商标局官网-权利转移\协议:https://www.uspto.gov/learning-and-resources/transferring-ownership-assignments-faqs#type-browse-faqs_160516,2016年8月25日访问.

[5]. 徐明.欧洲专利制度研究[M].上海:华东理工大学出版社,2017.

[6]. 李龙.日本专利法研究[M].上海:华东理工大学出版社,2018.

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