前言
2020年7月3日至8月16日，中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议稿)（下称修改稿） 在中国人大网公布，向社会公众征求意见[2]。其中，第四十二条的修改包括增加第二款。该款专利有效期补偿内容可谓我国拟对《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》[3]（下称《中美第一阶段经贸协议》）第四节专利部分的第1.12条相关内容的落实形态。《中美第一阶段经贸协议》是中美双方于美东时间2020年1月15日在美国华盛顿签署的。其中第四节专利部分的第1.12条约定专利有效期的延长，包含，中国在专利权人的请求下，应延长专利的有效期，以补偿在专利授权过程中并非由申请人引起的不合理延迟。就本条规定而言，不合理延迟应至少包含，自在中国提交申请之日起4年内或要求审查申请后3年内未被授予专利权，以较晚日期为准。美国确认其现行措施给予与该条款规定内容同等的待遇。美国的现行措施包括美国专利法中规定的专利权期限调整制度，该制度自1994年12月8日首次引入后，历经数次法条修改、案例法演绎，并将随着时间推移、形势更替继续演变。对例如医药等有些产业的专利权人而言，减少一天的专利保护期限可能意味着损失高达千万美金的收入，因此，中国的个人或组织等市场主体到美国进行例如专利布局、运用、及/或防御时，可善用美国专利权期限调整制度以避免不必要的专利期限损失、保护自己应有的合法权益。在当前新冠病毒肆虐全球的形势下，各国都在进行疫苗、特效药等技术的开发竞赛，适宜的专利制度有助于促进技术的进步，使我国具有优势地位。修改稿第四十二条第二款的专利有效期补偿有利于提升我国医药等产业的研发积极性，无论从近期还是长远来看都具有十分重要的现实和战略意义。鉴于上述，下文分析总结美国专利权期限调整制度的特点，结合相关诉讼案例探讨就美国专利权期限调整制度而言在美国进行专利申请的实践建议，并尝试分析修改稿第四十二条第二款，提出相关建议。美国专利权期限调整相关的成文法主要体现在专利法第154条的（b）款（35
U.S.C. 154(b)）、实施规则第1.701-1.705条（37 C.F.R. 1.701-37 C.F.R.
1.705）、及专利审查程序手册第2710-2736节（MPEP 2710-2736）。从效力高低和篇幅精简角度出发，下文重点就35
U.S.C. 154(b)来探讨美国专利权期限调整制度的特点。(一) 受外界影响产生、建立时间短、初期调整范围有限1790年4月10日, 美国国会通过了首部专利法，其后进行了多次修改。专利权期限调整制度引入的前一版是1988年8月23日修改、1989年2月23日生效的美国专利法第154条[4]，当时只有1款，规定的是专利的内容和期限（contents and term of patent），其中期限是17年。为修改关税及贸易总协定（General
Agreement on Tariffs and Trade, GATT）进行的乌拉圭回合谈判中，达成了与贸易有关的知识产权协议(Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)
的过渡条款乌拉圭回合协议法（Uruguay Round Agreements
Act）。为了服从乌拉圭回合协议法，1994年12月8日修改得到的美国专利法第154条[5]引入专利权期限调整制度。1994年12月8日修改得到的美国专利法第154条含有（a）、（b）、（c）3款。其中，为与其它国家一致，（a）款（2）项规定专利期限始于公告日、终于最早的申请日起20年。与此同时，因为考虑到前述20年包括专利授权过程，如果专利授权时间超过3年，专利的期限将少于法条修改前的17年，所以（b）款规定试图消除3种特殊情况对专利期限的不利影响。此时的（b）款标题为期限延长（term
extension），分为（1）抵触延迟或保密命令（interference delay or secrecy
order）、（2）上诉复审的延长（extension for appellate
review）、（3）限制（limitations）、和（4）延长的长度（length of
extension）4个部分。具体规定，如果抵触程序、保密命令、或专利上诉和抵触委员会（board of patent appeals and
interferences，下称BPAI）或联邦法院上诉复审这3种特殊情况造成专利公告延迟，延迟的时间应得到相应延长，但3种情况延长的时间分别及总和不超过5年。而且，上诉复审的延长时间受到后述限制：有期末放弃（terminal disclaimer）的不享受上诉复审时间的延长；
申请日起3年内的上诉复审时间要减掉；以及
申请人没有勤勉尽责的时间要扣除。
前述（a）款（2）项和（b）款从1995年6月8日生效，此时的（b）款虽然名为期限延长，但是也能部分起到补偿专利授权过程中的不合理延迟的作用，可谓专利权期限调整条款的最早雏形。从上述可见，美国专利权期限调整制度是为了消除专利期限改为与其他国家一致时受到缩减的不利影响而产生的，主要目的是确保从公告日起17年到申请日起20年的转换后，勤勉尽责的专利权人仍然能有公告日起17年的专利期限。迄今为止，在美国专利法约二百三十年的历史中，专利权期限调整制度存在了二十五年左右，十分之一多一点。专利权期限调整制度初产生时延长期限的情形有限，仅包括抵触程序、保密命令、或BPAI或联邦法院上诉复审造成专利公告延迟这3种特殊情况，而且延长时间最多不能超过5年。1999年11月29日美国发明人保护法（American Inventors Protection Act，AIPA）对美国专利法的修改可以说是全面引入了专利权期限调整制度，修改后的第154条的（b）款[6]的标题为专利期限的调整（adjustment
of patent term），分为（1）专利期限保证（patent term
guarantees）、（2）限制（limitations）、（3）专利权期限调整确定流程（procedures for patent term
adjustment determination）、及（4）专利权期限调整确定的起诉（appeal of patent term
adjustment
determination）4个部分。至少从前述标题可见，前2个部分主要为实体性规定，后2个部分主要为程序性规定，体现出美国专利权期限调整规定实体与程序并重的特色。
下表1示出1999年11月29日修改后的35 U.S.C. 154(b)主要内容，以及为得到现行的规定而分别在2002年11月2日[7]、2011年9月16日[8]、2013年1月14日[9]对35 U.S.C. 154(b)所做修订的要点，其中，上述标题、4个部分框架、和实体与程序并重的特色保持至今。
从上表1可以看出，35
U.S.C.
154(b)第（1）部分详细地规定了USPTO分别在授权一般流程各阶段、授权所需总时间、授权特殊流程的（A）、（B）、（C）三类延迟，以保证勤勉尽责的专利权人得到公告日起17年的专利期限，而第（2）部分又规定重叠、期末放弃、申请人未合理努力等限制情况，防止专利权人获得不恰当的专利期限延长，确保公众的利益。35
U.S.C. 154(b)第（3）、第（4）部分的要求重新考量、起诉时限等规定也意图在公众和专利权人之间寻求利益平衡。上述提及的RCE、派生程序等都是美国特有的程序，中国专利体系中并没有相应的规定和操作。中国主体到美国申请专利时需要参照当地法律规定、实务操作，避免专利期限甚至专利权利等的不必要损失。2019年1月24日的一份研究[10]中的两张图复制如下，分别显示2005年到2019年期间专利权期限调整平均年限和有两年以上专利权期限调整的专利数量占同期专利总数量百分比变化趋势。可见，左图中专利权期限调整平均年限和右图中有两年以上专利权期限调整的专利百分占比从2005年逐年上升，在2010-2012年间到达顶峰，然后逐年下降，从一定程度上反映出USPTO在授权过程中的时间控制方面近年来有所改进。此外，参考下表2案例1[11]可知，在2010年，联邦巡回上诉法院（下称CAFC）关于该案的判决纠正了USPTO关于（A）类、（B）类延误期间重叠的计算方式，故下边左右两图中专利权期限调整平均年限和有两年以上专利权期限调整的专利百分占比在2010年都有跃变。二、 就美国专利权期限调整制度而言在美国申请专利的实践建议
下文结合美国专利权期限调整相关的诉讼案例探讨就美国专利权期限调整制度而言在美国申请专利的实践建议。美国专利权期限调整相关的诉讼一般止步于弗吉尼亚东部地区地方法院（2011年9月16日修法后）、哥伦比亚特区地方法院地方法院（2011年9月16日修法前）、CAFC，目前尚未发现美国最高法院侧重专利权期限调整的判决。从约束力高低和行文简洁角度出发，本文重点关注CAFC的相关案例。下表2列出近10年来CAFC的一些相关案例的判决时间和要点，以展示各个时期CAFC对专利权人与USPTO有不同理解的35 U.S.C. 154(b)各个部分的具有约束力的司法阐释。
综合上表1、2，可以看出，在美国申请专利时可关注以下方面以避免不必要的专利期限损失、保护自己应有的合法权益。上表2中案例2、5、6都涉及RCE，接近表里案例总数量的一半。如前所述，RCE为美国专利申请实务中一种特殊制度。虽然，提出RCE后至核准通知发出前，USPTO造成的（A）类延迟仍有计算 (例如USPTO没有于申请人提出RCE后的4个月内发出OA、或是没有在申请人提交OA答复后4个月内给出下个OA等)，但是，RCE相应时间会从（B）类延迟中扣除，所以，至少从专利权期限调整角度而言，申请人宜在RCE阶段减少OA次数、尽可能速战速决、缩短整体时间。而且，参考上表2中案例6，RCE过程中的抵触程序终结到正式发出核准通知期间，不计为给予专利权期限调整的（B）类延误。虽然抵触程序已逐渐退出美国专利法的历史舞台，可是RCE过程中的上诉复审程序是否会有同样的效果，目前尚未明朗，有可能成为新的诉讼主题。提交IDS是美国专利申请中的另一种特殊实务操作，是专利申请人在整个专利申请期间必须注意的义务。不过，在不同时间提交IDS有收费与否、影响专利权期限调整与否的区别。参见上表2中案例3、5，申请人在答复OA时最好检查一下是否有IDS可一并提交，在收到美国或其它国家、地区专利局于对应案中给出的信息、资料时，适时提交IDS，以免被认为没有尽力配合审查，被扣除专利权期限调整天数。关于OA的答复，在USPTO依法指定的比如3个月期限基础上，通常可以交费请求不超过3个月的延展。但是，35 U.S.C. 154(b)(2) (C) (i)- (ii)规定，申请人未在3个月内答复OA的，延展天数须从专利权期限调整中抵消或扣除，而且35 U.S.C. 154(b)(1) (A) (ii)规定USPTO的（A）类延迟的一种是从OA答复提交时间起算。可见，在条件允许的情况下，没有其它考量，申请人在规定的3个月内尽早答复OA为佳。毕竟延展需要额外费用，而且可能缩短专利期限。此外，参考上表2中案例4，发现OA有问题应及时与USPTO联络、推动专利申请进程，否则USPTO更正错误前的延迟期间可能被认为是申请人延误，不能得到专利权期限调整。参照上表2中案例3、5，同样是晚交IDS，专利权期限调整计算时是否属于申请人延迟的答案却不相同。可见，专利权期限调整计算中判断“申请人延迟”时会看申请人在申请过程中是/能否做出合理的努力。2020年6月16日，USPTO在《联邦公报》（Federal Register）发布一项最终规定[19]，根据上表2中案例5的CAFC判决，对37 CFR 1.704专利权期限调整期间扣除的部分款项进行了修订，具体关于申请人的如下事项：请求延迟公告专利（37 CFR 1.704（c）（2））；
被视为放弃申请或迟付公告费（37 CFR 1.704（c）（3））；
提交预先修订过晚（37 CFR 1.704（c）（6））；
在专利审查与上诉委员会或联邦法院作出裁决后过晚提交修正或其他文件（37 CFR 1.704（c）（9））；
在下达核准通知后提交RCE以外的修正或其他文件（37 CFR 1.704（c）（10））。
为了与上表2中案例5的CAFC判决保持一致，上述最终规定修订以规定“扣除的期限等于申请人未尽合理努力配合来完成审查的起止日期之间的期间”替代“申请人未尽合理努力配合来完成审查对USPTO造成的影响”。另外，经修订的37
CFR 1.704（c）（10）把“USPTO在核准通知发出后明确要求的修改或其他文件”从“专利权期限调整扣除”中去除。前述变更适用于所有核准通知的邮寄日期为2020年7月16日或之后的2000年5月29日或之后申请的实用和植物专利。于申请人而言，收到USPTO的专利权期限调整通知时，可检查是否有尽了合理努力、无法合理努力的合理延迟时间被USPTO误扣的，若有，可依法申请USPTO重新考量、起诉，拿回被误扣的专利期限。终局核驳后再提答辩是常见应对方式，甚至有申请人只是重述已为终局核驳认定不具说服力的答辩论点，但参考上表2中案例7，若碰上专利期限至关重要的案子，申请时或应慎重考虑应对策略，否则可能被认定为答复不适格，期限届满到答复适格之间的时间为申请人延误，专利权期限调整计算时被扣除。作为美国专利申请中的又一种特殊实务操作，在收到USPTO的重复专利（double
patenting）OA时，其中一种应对方式是提交期末放弃，放弃专利期限的一部分以换取两个以上有相似保护范围的权利要求的专利权的授予。如上表1所示，35
U.S.C.
154(b)(2)(B)规定有期末放弃的专利权期限调整不能调整至超过放弃书里指定的日期。因此，对专利期限比较敏感的专利申请，建议慎用期末放弃。
三、 关于中华人民共和国专利法修正案(草案)(二次审议稿)相关条款的探讨
2020年7月3日至8月16日，中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议稿)（修改稿） 在中国人大网公布，向社会公众征求意见[20]。其中，第四十二条的修改包括增加第二款。该款专利有效期补偿内容可谓我国拟就美东时间2020年1月15日中美双方在美国华盛顿签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》[21]（《中美第一阶段经贸协议》）第四节专利部分的第1.12条相关内容落实的方式，且与上述35 U.S.C. 154(b)关于（B）类延迟的规定有相似之处，故下文尝试一并探讨。(一) 修改稿第四十二条第二款与《中美第一阶段经贸协议》第1.12条、和35 U.S.C. 154(b)相关内容比较分析下表3所列为《中美第一阶段经贸协议》第1.12条、修改稿第四十二条第二款和35 U.S.C. 154(b) 各自的相关内容、拟保障期限、延迟定义及补偿/调整取得方式。
从上表3可以看出，修改稿第四十二条第二款与《中美第一阶段经贸协议》第1.12条、和35 U.S.C. 154(b)相关内容相比，相似之处包括：均是从控制专利授权过程的总时长着眼，试图保障勤勉尽责的申请人一定的专利期限，35 U.S.C. 154(b)为17~20年，而修改稿第四十二条第二款与《中美第一阶段经贸协议》第1.12条为14~20年。
都排除由申请人引起的不合理延迟。
另一方面，除了RCE、派生程序等美国特有程序所造成的区别外，修改稿第四十二条第二款与《中美第一阶段经贸协议》第1.12条和35 U.S.C. 154(b)主要区别包括：35 U.S.C. 154(b)的规定列举了更多延迟补偿不包含的情形。
《中美第一阶段经贸协议》第1.12条和35 U.S.C. 154(b)的延迟定义明确，排除不包括情形后未在一定期限内公告本身为一种延迟，而修改稿第四十二条第二款文义上并未明确此点。
对于并非由申请人引起的不合理延迟，《中美第一阶段经贸协议》第1.12条规定在专利权人的请求下，应延长专利的有效期，修改稿第四十二条第二款规定专利权人可以请求补偿专利有效期，而35 U.S.C. 154(b)中法条保证专利期限，无需额外请求调整。
鉴于2020年7月9日国家知识产权局在北京举办的2020年第三季度例行新闻发布会[24]宣布，我国发明专利审查周期为20.3个月，修改稿第四十二条第二款对一般性专利申请影响有限。因为，如果在申请日起一年内提出实质审查请求，不申请优先审查、早日公布、延迟审查[25]等的一般性专利申请在满十八个月公布后进入实质审查，加上20.3个月的审查周期，大概率可在自申请日起四年内公告。如果在申请日起一年后、三年内请求实质审查，不申请优先审查、早日公布、延迟审查等的一般性专利申请的20.3个月的审查周期如果超出自申请日起四年，也极可能落在自实质审查请求之日起三年内。从而，不申请优先审查、早日公布、延迟审查等的一般性专利申请无论在申请日起一年内提出实质审查请求，还是在申请日起一年后、三年内请求实质审查，由于会在自发明专利申请日起满四年内及/或自实质审查请求之日起满三年内授予发明专利权，故都不能依据修改稿第四十二条第二款就发明专利在授权过程中的不合理延迟请求补偿专利有效期。与此同时，后述抽样分析显示，修改稿第四十二条第二款对大多数专利的影响有限。抽样中在国家知识产权局网站检索2020年7月3日公告的发明专利，得到5500条数据，申请日最早为2005年12月15日。为简便起见，假设两种极端情况，第一种为所有的专利于申请日起一年内提交实质审查请求，且2016年（含）以前申请的专利落入修改稿中第四十二条第二款范围，第二种为所有的专利自申请日起三年期满时提交实质审查请求，且2014年（含）以前申请的专利落入修改稿中第四十二条第二款范围。统计两种情况下落入修改稿中第四十二条第二款范围的专利数量及占比，列入下表4。从下表4可以发现，第一种情况下最多约23.15%的专利可能依据修改稿中第四十二条第二款得到有效期补偿，第二种情况则最多为3.27%左右，很明显实际数据有可能介于二者之间。关于补偿的专利有效期长度，以申请日为2005年12月15日的专利为例，其实质审查生效日为2008年4月2日，如果没有申请人引起的不合理延迟，从2011年4月2日后起算的话，到2020年7月3日，依据修改稿第四十二条第二款补偿的专利有效期最多可能达到9.25年左右（约111个月）。
不过，长远来看，适宜的专利制度有助于促进技术的进步，使我国在科技领域具有优势地位。聚焦当前，在新冠病毒肆虐全球的形势下，各国都在进行疫苗、特效药等的开发竞赛，修改稿第四十二条第二款影响的少数专利可能包括医药专利，补偿专利有效期可激励医药等行业的企业加码技术研发。可见，修改稿第四十二条第二款的专利有效期补偿具有十分重要的战略和现实意义。目前的修改稿第四十二条第二款难谓完美，例如，尚未明确不合理延迟的定义为何、涵盖哪些情形等，从而可操作性欠佳。即便可参考上述美国25年的相关立法和用法经验，然而美国专利体系本身与中国专利体系差异甚大，并且我国专利法需要结合中国的实际情况做出规定。那么何为不合理延迟呢？我国法规对于国家知识产权局在发明专利授权过程的处理时限几无规定，没有国家知识产权局延迟的现成标准。参照美国修改、规定各个阶段的官方处理期限也似乎过于繁琐。不妨明确从申请日起满四年，且自实质审查请求之日满三年后公告本身为不合理延迟的一种，补偿的专利有效期以从申请日起满四年，且自实质审查请求之日满三年后到公告日之间的天数为基础来减掉除外情形天数。从补偿的本意出发，不宜为负数，故可减到零为止。除外情形即为由申请人引起的不合理延迟。依据我国专利法的规定和操作实务，申请人延迟通常会造成相应权利的丧失，尤其是无正当理由的延迟。故而，此处的不合理延迟宜包括有正当理由的延迟，比如，请求延迟审查而得的延迟时间，或依据中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）第六条第四款、专利审查指南2010第五部分第七章第４节请求延长国务院专利行政部门指定的期限而得的延长时间。延迟审查有便于申请人进行专利布局和保护[26]等优点，目前只存在于《专利审查指南》并不利于其实践，或可在专利法第三十五条加入第二款，规定“申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。”如此修改可有助于为延迟审查提供上位法律依据。延长期限、延迟审查无疑会引起授权延迟，且是由申请人引起的，是否合理、可否得到补偿呢？需要视具体情况而定。立法、操作简便起见，可参考中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）第六条第一、二款，即因不可抗拒的事由者为合理，因其他正当理由者为不合理。如此，也可保证法条之间的相互一致性。因此，在我国现行法律规定和实践的基础上，可在修改稿第四十二条第二款末尾加入“补偿的专利有效期为自申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后到公告日之间的天数减去由申请人引起的不合理延迟天数，减到零为止。由申请人引起的不合理延迟时间包括因不可抗拒的事由外的正当理由请求延长国务院专利行政部门指定的期限、延迟审查等所延长、延迟的时间。”如此，补偿的专利有效期可为自申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后到公告日之间的天数减去由申请人引起的不合理延迟天数，规则明确，便于操作。关于专利有效期补偿的其他事项可以在专利法实施细则、专利审查指南中规定。例如，专利权人请求补偿的时间和方式，国家知识产权局确定补偿的专利有效期的流程性事项，专利权人不服国家知识产权局关于专利有效期补偿的确定时的救济事项等。举例来说，自发明专利申请日起满四年, 且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国家知识产权局可在授权通知书中告知，专利权人可以就发明专利在授权过程中的不合理延迟请求补偿专利有效期, 但由申请人引起的不合理延迟除外。专利权人请求补偿专利有效期的，可在办理登记手续、缴纳公告费用之前或同时提出请求。接到请求，国家知识产权局可在专利公告日确定后到专利公告日之间的时间段通知专利权人，所确定补偿的专利有效期长度。专利权人对国家知识产权局确定补偿的专利有效期长度不服的，可请求国家知识产权局行政复议。对国家知识产权局行政复议结果不满意的，可提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼的进程不影响专利公告进程，结果对补偿的专利有效期长度有改变的，由国家知识产权局相应修改并公告。目前专利年费规定到自申请日起20年，补偿的专利有效期有可能延伸到自申请日起20年之后，公平起见，补偿期间可考虑按所补偿的不合理延迟所处的年限收取年费。例如，补偿的不合理延迟发生在第七年，相应年费按第七年标准收取。美国的专利权期限调整制度直接影响美国专利的保护期限，在美国申请、运用、被运用专利的主体应关注其具体规定并参照执行，以免会有不必要的期限、权利等损失。我国的专利有效期补偿制度尚处于萌芽状态，可参考、借鉴美国专利权期限调整制度的立法和用法经验。不过，
我国有自己的国情和法律体系，具体如何需量体裁衣。而且，实践出真知，随着专利有效期补偿制度的建立、应用，我国可逐渐总结相关经验，对其评估、发展、完善，使其发挥应有的作用。
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