销售NFT作品的商标侵权问题

一、引言

当前，元宇宙数字资产交易以NFT作品为常见对象。NFT（Non-fungible Token，称为非同质化代币或非同质化通证）技术本质为区块链上一组元数据，映射特定内容，如数字音乐、照片等。经营者销售NFT作品以谋求在虚拟世界实现品牌价值，也产生为搭便车而未经授权使用商标的侵权问题。Hermès International v.Rothschild案[1]即是一例。对作品上使用商标的侵权认定，美国判例建立了旨在平衡表达自由与商标利益的“Rogers”标准。本案审理正聚焦于该标准的适用。

二、HermèsInternationalv.Rothschild案

（一）案件事实

原告是奢侈品行业的爱马仕公司，对其出售的著名铂金手提包享有“Birkin”商标权及商业外观权。被告Rothschild是一名设计师，于2021年12月以“MetaBirkins”为名制作100个描绘铂金手提包的数字图像收藏品，并铸造成NFT形式，在四个平台销售，售价与实物铂金手提包相当。爱马仕向纽约南部地区法院起诉，指控Rothschild未经授权使用“Birkin”商标，构成商标侵权、商标淡化、域名抢注。Rothschild以其将“Birkin”作为数字图像标题组成部分的使用属于艺术表达，受宪法第一修正案言论自由利益保护为由，提出驳回动议。

（二）法院裁决

本案争议焦点涉及销售NFT作品使用商标的侵权认定问题。法院指出，至少对于商标侵权之诉，“MetaBirkins”NFT数字图像属于艺术表达，适用“Rogers”标准。但诉状中有足够事实指控表明，被告的使用行为没有通过该标准下的两部分平衡测试，根据“Rogers”标准不受宪法第一修正案言论自由的保护，因此裁定拒绝驳回动议。

首先，Rothschild的使用行为不满足艺术相关性要求。Rothschild初始销售时将“MetaBirkins”NFT描述为向爱马仕最著名的铂金手提包之“致敬”（tribute）；在接受媒体采访时称其试图做一个试验，测试消费者是否会产生“作为数字商品的数字图像存在于现实生活中”的错觉；拥有“MetaBirkins”和拥有现实生活中的汽车或手提包二者之间不存在太多差别，因为这像是展示财富或诠释成就；因图像NFT能将消费者带入到元宇宙，所以其拥有了在虚拟世界中展示，甚至仅在线上展示的新销路。Rothschild意图利用爱马仕“Birkin”商标的知名度，将“MetaBirkins”NFT与爱马仕铂金手提包建立联系从而吸引消费者购买，而非在“Birkin”与数字图像作品之间建立艺术关联。

其次，即使存在艺术相关性，根据认定混淆可能性的“坡拉瑞德”因素（Polaroid factors），尤其从原告商标强度、实际混淆证据、被告陈述反映的使用恶意上看，Rothschild的行为对“MetaBirkins”NFT的来源或内容造成了明显误导。其中，实际混淆证据体现为，消费者在Instagram发帖称，相信爱马仕和“MetaBirkins”NFT存在关联。媒体也表明存在类似混淆，例如，一家杂志社错误报道了“MetaBirkins”NFT由与Rothschild合作的爱马仕公司发布消息。

Rothschild对此提出中间上诉审查请求，要求法院作出“即决判决”。法院认为，其请求不属于适合中间上诉的关键性法律问题，故裁定驳回。曼哈顿陪审团于2023年2月裁决Rothschild构成商标侵权、淡化以及域名抢注，Rothschild需赔偿爱马仕因商标侵权和淡化行为获得的利益11万美元，以及域名抢注的法定损害赔偿2.3万美元。

三、作品中使用商标侵权认定的“Rogers”标准

将商标使用于表达性作品（expressiveworks），涉及对言论自由的保护。联邦第二巡回上诉法院在Rogersv.Grimaldi案[2]中指出，只有当避免消费者混淆的利益超过言论自由的利益时，《兰哈姆法》才被解释为适用于艺术作品。当使用名人姓名作为标题而被指称具有误导性，除非标题与作品没有任何艺术关联，或标题对作品的来源或内容存在明显误导作用，否则将商标使用于表达性作品（expressive works），涉及对言论自由的保护。联邦第二巡回上诉法院在Rogers v. Grimaldi案[2]中指出，只有当避免消费者混淆的利益超过言论自由的利益时，《兰哈姆法》才被解释为适用于艺术作品。当使用名人姓名作为标题而被指称具有误导性，除非标题与作品没有任何艺术关联，或标题对作品的来源或内容存在明显误导作用，否则通常不适用《兰哈姆法》。作品中使用商标侵权认定的“Rogers”标准由此确立。适用该标准认定商标使用行为构成商标侵权，需要满足以下条件。

通常不适用《兰哈姆法》。作品中使用商标侵权认定的“Rogers”标准由此确立。适用该标准认定商标使用行为构成商标侵权，需要满足以下条件。

（一）适用门槛：商标使用于表达性作品

商标的使用属于艺术性表达而非商业性表达是该标准的适用条件。这一适用范围明确表达性使用的言论自由利益处于更高层次的价值位阶：当商标的使用超出来源标记的识别用途，则可能成为商标法禁止的例外。“表达性”使用范畴在美国判例中从作品标题扩展到具有艺术表达内容的作品。在Rogers案中，原告Ginger Rogers是一名歌舞表演者，原告指控被告Federico Fellini电影《Ginger and Fred》讲述两名意大利歌舞表演者的故事且标题包含其名字，根据《兰哈姆法》构成虚假广告。被告声称该标题受宪法第一修正案言论自由的保护。纽约南部地区法院作出有利于被告的“即决判决”。上诉法院认为，《兰哈姆法》可以适用于艺术作品的标题，但限制为避免的利益超过了言论自由利益的情形，以避免《兰哈姆法》和宪法第一修正案冲突。在Gordon v. Drape Creative,Inc.案[3]中，法院认为，贺卡是受宪法第一修正案保护的表达性作品，因为其通过幽默的文字和图像向消费者传达信息。据此，“表达性作品”包括了任何在内容上增加了幽默或批评的产品。商业表达则以商业广告为典例。在Facenda v.N.F.L.Films,Inc.案[4]中，电视节目标题《The Making of Madden NFL 06》旨在推广一部电子游戏，法院认定相关商标的使用属于商业言论，不适用“Rogers”标准。

（二）利益平衡分析之一：存在艺术相关性

艺术相关性要求商标的使用与表达性作品存在艺术性关联，否则适用一般侵权认定标准。认定其存在的门槛较低，除没有任何艺术关联外，一般都能满足。这有别于艺术程度与质量的判断，应是零和一的法律判断，而不是美学分析。例如，在Brown v.Showtime Networks案[5]中，被告在关于一名已故歌手的纪录片中提到原告，“高于零”（above zero）的艺术相关性体现在内容上：原告是该歌手的前夫，也是她孩子的父亲。

（三）利益平衡分析之二：不具有明显误导性

明显误导性是指被告对商标的使用明显使消费者误认为作品的来源或内容与商标权人存在关联。“误导性”的存在，通常通过评估混淆可能性的“坡拉瑞德”因素进行判断,[6]具体包括：原告商标强度、商标相似性、商品近似性、在先所有人跨越产品之间距离的可能性、实际混淆证据、被告使用商标的意图、被告产品质量、相关市场中消费者的经验。

“明显”意味着对混淆可能性提出更高要求。法院需要考虑造成混淆的原因是否在于明确指示、公开主张或明显的误导性陈述。[7]混淆可能性的认定结论必须特别令人信服，以超过言论自由的利益。[8]因言论自由处于更高利益位阶，法院倾向于保护表达性使用而容忍轻微混淆风险存在。例如，在Cliffs Notes v.Bantam Double day Dell Pub.Group案[9]中，被告出版的《间谍笔记》（Spy Notes）所涉及的滑稽模仿外包装，很大程度上使用了原告出版的《克里夫笔记》（Cliff Notes）外包装颜色和设计要素。法院认定，这虽然可以让人想起《克里夫笔记》，但只造成了轻微的消费者混淆风险，这种风险不如言论自由的公共利益重要。

四、“Rogers”标准下销售NFT作品的适用

以Hermès International v. Rothschild案为例，“Rogers”标准依旧适用于销售NFT作品的商标侵权认定，但新技术特征会影响利益平衡过程的具体分析，从而影响商标侵权构成与否的结论。

（一）NFT作品属于表达性作品

当商标使用于具有商品属性的NFT作品时，“表达性”与来源标记意义交织，仍落入“Rogers”标准的适用范畴。

其一，逻辑上，“Rogers”标准适用于商标侵权认定，而只有当标记的使用属于商标性使用，即作为识别和区分商品、服务来源的标记而使用，商标侵权判断才有必要。正因涉及言论自由的利益，这些不同的利益需要区别于一般混淆可能性标准的另外测试。[10]因此，即便作品的商业性内容与艺术性内容交织，商标使用的表达也应当被视为是非商业性的。[11]

其二，NFT的技术性作用不改变NFT作品的法律定性。使用NFT证明图像真实性并追踪后续流转交易，不会导致图像成为不再受言论自由利益保护的商品。[12]与此相反，NFT与数字图像的唯一对应特性可能增强艺术稀缺性以及由此带来的表达性。本案法院举了反例说明：如果是在现实世界中销售大量复制品，相应商标使用不受保护。

进一步而言，认定NFT作品具有表达性，要求NFT链接的底层数字内容是具有独创性的表达。与上述反例类似，另一起销售NFT作品使用商标的案件被判定不适用“Rogers”标准。在Yuga Labs,Inc.v.Ripps,etal.案[13]中，原告Bored Ape Yacht Club是闻名世界的NFT数字藏品铸造公司，使用“BAYC”商标宣传、出售数字图像NFT。自称概念艺术家的被告Ryder Ripps以“RR/BAYC”为名，销售内容与原告NFT相同的数字图像NFT。法院认为“RR/BAYC”NFT没有表达任何思想或观点，缺乏艺术表达。质言之，被告的NFT“作品”徒有数字图像的作品形式，实则是缺乏独创性的复制品，因此仅是仿冒商品而非表达性作品。

（二）NFT作品的经济价值使商标来源标记意义突出

本案法院否认了艺术相关性，原因不在于作品的NFT形式提高了认定门槛，而是Rothschild攀附商誉以吸引消费者的意图过于明显。

销售“MetaBirkins”NFT前，Rothschild制造并出售了“BabyBirkin”NFT，图像描绘的是印有四十周大胎儿的铂金手提包，初始售价2.35万美元，转售价高达4.7万美元。涉案“MetaBirkins”NFT售价也不菲，与实物铂金手提包上千美元到十万美元的价格相当，市场甚至出现了仿冒的“MetaBirkins”NFT。NFT作品之所以吸引消费者，是因为其不再是电子书或电影等只能被许可访问的数字资产，而是能被购买、销售、展示、赠送，甚至被损坏的个人财产。[14]尤其对艺术家与投资者而言，基于消费者对区块链上交易信息的信任，NFT作品的出售及二次转售更为容易，颇具收藏价值与投资价值，潜藏商业利益。以来源标记为基础功能的商标，在方兴未艾的NFT作品流通市场中，容易成为搭便车的工具，因此相关使用行为难以通过艺术相关性的检验。

（三）NFT及相关技术易导致明显误导性

Rothschild的行为产生了明显误导性，相关消费者和媒体的实际混淆证据尤具说服力。从消费者视角观之，NFT技术对感知作品来源无所助益，沉浸式的虚拟现实交易环境反而加剧了对NFT作品与爱马仕存在关联的误认。

首先，NFT不能确保作品上传者是真正创作者，混淆可能由此而生。NFT只能证明交易存在且有源可循，不能证明作品本身的出处。[15]铸造并出售NFT作品之所以存在版权侵权风险，根源就在于此。同样，NFT交易过程不表露作品真正创作者，消费者无从知晓。

其次，NFT依赖区块链，技术专业性可能提高消费者认知门槛。区块链虽已被应用到一些行业，但尚未完全普及或被广泛理解。[16]不理解技术原理的NFT作品购买者更加难以探究其来源。

最后，NFT作品的销售发生于致力实现人与物全面数字化的元宇宙网络空间。Web3.0时代的虚拟现实、增强现实等技术使该环境呈现虚实互动特征，并带来与现实世界趋同的沉浸式体验。[17]人类能够理解虚拟世界中何为物与个人财产，是因为他们在现实世界的经验。[18]因此，在没有作出任何区分，甚至意图测试消费者是否会产生错觉的情形下，基于“Birkin”商标知名度以及“Birkin”与“MetaBirkins”的相似性，虚拟与现实趋于无异的体验容易使消费者认为爱马仕已进入NFT交易市场，从而误认为“MetaBirkins”NFT的来源或内容与爱马仕存在特定联系，最终被认定构成侵权。

五、启示

在销售NFT作品成为世界范围内的新商业浪潮下，Hermès International v.Rothschild案对“Rogers”标准的适用分析，对我国在NFT作品流通领域实现商标保护具有启示意义。

第一，NFT技术及资产交易虚拟空间与现实世界近乎平行的特征影响消费者认知，能解释商标侵权认定中的商品类似程度因素。根据《商标法》第五十七条第一项、第二项，商标使用行为构成直接侵权以同种及类似商品或服务为限。虚拟空间与现实世界的消费体验趋同，NFT作品与数字图像反映的实物售价相当，容易使消费者认为存在特定联系，被认定构成近似商品。

第二，NFT作品具有较大经济价值，为商标权益的主张提供事实依据。权利保护以权利存在为前提。我国《商标法》保护注册商标专用权。如果商标权人未对NFT作品这一新兴商品进行商标注册，相关利益则可寻求《反不正当竞争法》救济。由此，NFT作品的收藏价值与投资价值能够成为潜在竞争利益的基础。

注释

[1]Hermès International v. Rothschild,590F.Supp.3d647(S.D.N.Y.2022).

[2]Rogers v.Grimaldi,875F.2d994(2dCir.1989).[3]Gordonv.DrapeCreative,Inc.,909F.3d257(9thCir.2018).[4]Facenda v.N.F.L.Films,Inc.,542F.3d1007(3dCir.2008).[5]Brownv.Showtime Networks,394F.Supp.3d418(S.Dhu.hunN.Y.2019).[6]Twin Peaks Productions v.PublicationsIntern.,Ltd,996F.2d1366(2dCir.1993).[7]Twentieth Century Fox Television adivision of Twentieth Century Fox Film Corporation v.Empire Distribution,875F.3d1192(9thCir.1993).[8]Twin Peaks Productions v.Publications Intern.,Ltd,996F.2d1366(2dCir.1993)

[9]Cliffs Notesv.Bantam Doubleday DellPub.Group,886F.2d490(2dCir.1989).

[10]Rogersv.Grimaldi,875F.2d994(2dCir.1989).

[11]Rileyv.National Federation of the Blind of North Carolina,487U.S.781(1988).

[12]Hermès International v.Rothschild,2022WL1564597(S.D.N.Y.2022).

[13]Yuga Labs v.Ripps,2022 WL 18024480(C.D.Cal.2022).

[14]Joshua A.T.Fairfield,Tokenized:The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property,IndianaLawJournal,Vol.97:1261,

p.1261(2022).

[15]秦蕊等.NFT：基于区块链的非同质化通证及其应用[J].智能科学与技术学报，2021（2）：237.

[16]Shlomit Yanisky-Ravid&Grace Monroy,The Promised Land:Block chain and the Fashion Industry,Brooklyn Law Review,Vol.87:609,p.612(2022).

[17]陈吉栋.超越元宇宙的法律想象：数字身份、NFT与多元规制[J].法治研究，2022（3）：44-45.

[18]Lawrence J.Trautman,Virtual Art and Non-Fungible Tokens,Hofstra Law Review,Vol.50:361,p.425(2022).