境外企业字号的中文译名受反法“企业名称”保护的司法认定

摘要：认定境外企业对字号的中文译名是否实际进行商业使用，必须结合主、客观因素综合考量，包括主观上对中文译名是否具有真实的使用意图，客观上是否实际实施商业使用行为。本案中，判断潘顿公司对其字号的中文译名“潘通”能否享有企业名称的相关权益，必须综合考虑使用要件与效果要件，特别是考虑该译名与企业主体是否已建立的稳定对应关系，尊重市场现状，保持审慎、谦抑的态度，充分平衡市场主体之间的竞争利益，保护消费者免受来源混淆的合法权益。

【裁判要旨】

在中国境内进行商业使用，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的境外企业名称中的外文字号及中文译名，可以认定为“企业名称”。商业使用包括将译名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。认定境外企业对字号的中文译名是否实际进行商业使用，必须结合主、客观因素综合考量，包括主观上对中文译名是否具有真实的使用意图，客观上是否实际实施商业使用行为。

境外企业在中国境内未对企业名称中外文字号的中文译名进行商业使用，且该译名与境外企业未形成稳定对应关系的，该译名不应认定为受反不正当竞争法保护的“企业名称”。

【案情介绍】

一审案号：（2018）粤0304民初41231、41233号

二审案号：（2020）粤03民终17922、17923号

上诉人（一审被告）：深圳市拓朴贸易有限公司（简称拓朴公司）

上诉人（一审被告）：深圳市潘通文化传播有限公司（简称潘通公司）

被上诉人（一审原告）：潘顿有限责任公司（Pantone LLC.）（简称潘顿公司）

潘顿公司的英文企业名称为Pantone LLC，其在中国境内使用的中文企业名称为“潘顿公司”。拓朴公司、潘通公司为关联公司。潘顿公司诉称，其对中文译名“潘通”享有在先权益。拓朴公司未经其许可，擅自申请注册www.pantone.net.cn域名，官网标注“潘通中国”，使用“潘通”标识销售色卡等商品，造成混淆；拓朴公司的官方微信公众号“PANTONE潘通”，主体认证信息列为潘通公司。两公司的行为造成相关公众误认，严重侵害潘顿公司的权益，构成不正当竞争，应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等民事责任。拓朴公司、潘通公司共同辩称，两公司系使用自有商标、字号“潘通”，不构成不正当竞争。

深圳市福田区人民法院认为，潘顿公司对其字号的中文译名“潘通”享有在先权益，一审判决：（一）拓朴公司、潘通公司停止侵害潘顿公司第518356号“PANTONE”、第1119320号“PANTONE”注册商标专用权的行为，即在推广、销售潘顿公司产品时应规范使用潘顿公司企业名称及“PANTONE”系列商标，并在合理范围内展示潘顿公司产品图片，明确指示所售商品的来源；（二）拓朴公司、潘通公司停止在www.pantone.net.cn网站、1688网络店铺、微信公众号“PANTONE潘通”上使用“潘通中国”字样；（三）潘通公司规范使用其企业名称，不得突出或单独使用企业字号“潘通”；（四）潘通公司注销域名pantone.net.cn；（五）潘通公司停止使用并变更微信公众号“PANTONE潘通”名称，变更后的公众号名称应仅指示其本身；（六）潘通公司删除www.pantone.net.cn网站“真伪查询”设置；（七）潘通公司连续三十日刊登声明、消除影响；（八）拓朴公司、潘通公司赔偿潘顿公司经济损失989741元及为制止侵权的合理开支63119元，合计1052860元；（九）驳回潘顿公司的其他诉讼请求。

拓朴公司、潘通公司不服一审判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。深圳中院二审判决：（一）维持一审判决第一项、第四项、第六项；（二）撤销一审判决第三项、第五项、第九项；（三）变更一审判决第二项为 ：拓朴公司、潘通公司停止在网站www.pantone.net.cn、1688网店、微信公众号上使用“PANTONE 潘通”字样，即在推广、销售潘顿有限责任公司产品时不得使用“潘通”字样 ；（四）变更一审判决第七项为 ：潘通公司连续七日置顶刊登声明、消除影响；（五）变更一审判决第八项为 ：拓朴公司、潘通公司赔偿潘顿公司经济损失700000元及维权合理开支63119元，合计763119元 ；（六）驳回潘顿公司的其他诉讼请求。

【案例评析】

在中国境内进行商业使用的境外企业名称，应当认定为“企业名称”；具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为 “企业名称”。故境外企业名称中外文字号的中文译名欲得到《反不正当竞争法》“企业名称”的保护，必须至少满足前述法定的使用要件（在中国境内进行商业使用）和效果要件（具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉）。

考虑到境外企业主体→企业名称（外文）→字号（外文）→字号的中文译名之间历经多次指代转换，字号的中文译名与境外企业主体之间的联系先天间隔较远。要赋予中文译名“企业名称”权益，不得不考虑该译名与企业主体是否已建立稳定的对应关系。本案中，判断潘顿公司对其字号的中文译名“潘通”能否享有企业名称的相关权益，必须综合考虑使用要件与效果要件，特别是考虑该译名与企业主体是否已建立的稳定对应关系，尊重市场现状，保持审慎、谦抑的态度，充分平衡市场主体之间的竞争利益，保护消费者免受来源混淆的合法权益。

使用要件

在中国境内进行商业使用，包括将译名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

主观要件：具有真实的使用意图。本案中，潘顿公司对“潘通”的译名缺乏真实的使用意图。从潘顿公司在“pantone.silksoftware.net/hk/tc”网站中使用“彩通®配色系统® [PANTONE MATCHING SYSTEM®]”“ 彩 通®（PANTONE®)”“ 彩 通®（PANTONE®)这一名字”“彩通[PANTONE]这一享誉全球的名字”“彩通色彩研究所®[PANTONE COLOR INSTITUTE®]”等字样可知，潘顿公司实际系使用“彩通”指称“PANTONE”，并无使用“潘通”的积极意图，其在中国境内系使用“潘顿”指代公司。

客观要件：实际使用。潘顿公司未实际使用“潘通”。根据潘顿公司提交的在案证据，均显示为相关公众或者媒体称呼其为“潘通”“潘通公司”，潘顿公司及其关联公司并未主动将“潘通”作为潘顿公司的企业字号或其涉案“PANTONE”商标的中文译名加以使用。潘顿公司于1990年即在我国申请取得“PANTONE”商标，“PANTONE”系列商标自1997年起在中国相关公众中即具有一定的知名度，潘顿公司在我国境内从事商业活动至今，未将“潘通”用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

关于“被动使用”：相关公众在中国境内系自发使用“潘通”，潘顿公司构成“被动使用”。根据潘顿公司提交的证据，使用网络搜索“PANTONE”，大多指称“潘通色卡”，且在潘通公司成立前，相关媒体发表的有关潘顿公司的报道内容中，已有“潘通色彩研究中心”“全球权威色彩机构潘通（Pantone）”“潘通（Pantone）发布的2014年年度流行色”等字样；在潘通公司成立后，相关杂志对潘顿公司的报道中亦称呼其为“潘通”“潘通公司”“潘通（Pantone）”“潘通Pantone色彩研究所 ”“权威色彩机构潘通Pantone”等，相关报道内容 涉及色彩领域、Pantone色卡和色号等。由此可见，相关公众系自发使用“潘通”，在通常认知中形成“潘通”与“Pantone”在色彩领域相关商品上的对应关系，潘顿公司未作出贡献。

关于“被动使用”能否赋权的问题，学界存在不同观点。肯定论认为，反不正当竞争法为行为规制法，其关注的是保护消费者免受来源的混淆，只要有法律可保护的正当法益，就可以通过调整行为以维持竞争秩序。无论社会公众的被动使用行为在企业简称之上创设的利益是否能分配给经营者，经营者都可以依据简称与企业的强对应性要求行为规制，此时反法所保护的是企业简称的“区分价值”，即保护企业简称与企业本身之间既成的客观联系[1]。“单单是主体的不同并不能区分使用的主被动，而顶多是自己使用和他人使用的区别。主被动使用的界限应该是‘是否违背权利人的意志’，权利人以外的其他主体的使用，只要不违反权利人的使用真意是不能作为被动使用来对待的，而不过是假他人之手使用而已。”[2]笔者认为，本案中法院不支持潘顿公司对“潘通”享有字号权益，并非持“被动使用”否定论，而是考虑到二者之间没有建立稳定的对应关系，对应性不强。

效果要件

从企业名称区分商品或服务来源的标识功能、实际效果来看，字号译名与企业主体之间应形成稳定的对应关系，此即境外企业名称中外文字号的中文译名得企业名称保护的效果要件。

最高人民法院的“乔丹案”[（2016）最高法行再15、26、27号]与本案非常类似，可作为本案重要的参考依据。“乔丹”是Michael Jeffrey Jordan的中文译名的一部分。最高院在该案中认为，“乔丹”这一特定名称已符合三项必要条件 ：其一，该特定名称在我国具有一定知名度，为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。因此，“乔丹”可以视为Michael Jeffrey Jordan的姓名。结合本案，潘顿公司的英文全称为Pantone LLC，Pantone系其企业名称中的字号，二者具有稳定的指代关系；“潘通”系其字号的中文译名，该译名在我国具有一定知名度、为相关公众所知悉，相关公众确有使用该译名指代该公司。但是，“潘通”与“Pantone”之间是否已建立稳定对应关系？

首先，从注册商标的授权过程来看，“潘通”与“Pantone”二者之间不具有稳定对应关系。1990年4月30日， 潘 顿 公 司 取 得 第518356号“PANTONE”注册商标专用权，核定使用商品为第16类“卡纸板、卡纸板制品”等。2015年7月21日，拓朴公司取得第14844240号“图片”注册商标专用权，核定使用商品为第16类“绘画图纸；卡板纸”等。两个注册商标核定使用的商品类别在“卡板纸”有重合，而卡板纸为两公司销售的主要商品（色卡）。即，行政机关在注册商标授权时认为，即使不同的注册人在同一种商品上分别使用“PANTONE”“图片”，相关公众对商品的来源亦不会产生混淆，“PANTONE”“图片”既不相同也不近似，不具有稳定对应关系。

其次，从中文翻译的过程来看，“PANTONE”与“潘通”不具有唯一对应关系。由于语言的转换，无论“PANTONE”如何翻译，其中文译文与Pantone LLC的指代关系必然较“PANTONE”弱，二者已经不是直接指代关系，而是翻译后的二次转指代关系。“潘通”不是“PANTONE”的唯一中文翻译，英、中翻译存在音译、意译二种翻译途径。“PANTONE”是臆造词汇，并非英文固有词汇，亦无潘顿公司色卡产品及配色系统之含义，故其中文译名并不适合意译。而从“PANTONE”英文发音的贴合度来看，“潘顿”较“潘通”更为接近，但“PANTONE”并非使用频率较高的常用英文单词，从我国境内相关公众对该英文词汇的认知水平和认识程度考量，“PANTONE”的英文拼写与“潘通”的拼音拼写“pantong”相近，仅最后一个字母存在差异，而二者的最后一个字母发音不明显，按照通常的拼读习惯，国内普通民众容易将“PANTONE”发音成“潘通”。

最后，从潘顿公司的实际使用过程来看，“PANTONE”与“潘通”不具有唯一对应关系。潘顿公司将“PANTONE”翻译为“潘顿”，又持续使用“彩通”注册商标，故“PANTONE”与“潘顿”“潘通”“彩通”之间均已形成一定的对应关系，即“潘通”与“PANTONE”之间并未形成唯一的稳定对应关系。从权利人的角度，“潘通”确系其可选择的译名之一；但考虑到潘顿公司自己将Pantone LLC翻译为“潘顿公司”，故从相关公众的视角出发，“潘通”→“PANTONE”→Pantone LLC并非唯一路径，亦即从“潘通”并不能直接指向Pantone LLC。潘顿公司自己的使用行为淡化了“潘通”与“PANTONE”的指代关系，以及“潘通”与Pantone LLC.的对应关系。

“潘通”的显著性和识别功能是一个动态变化的过程，把“潘通”的译名权益赋予潘顿公司，不利于维持竞争现状、避免市场混淆

首先，潘顿公司长期未对“潘通”积极使用并主张权利，导致“潘通”与其对应关系逐渐减弱。2014年5月30日，潘通公司成立，将“潘通”登记为企业名称，并在经营活动中使用“潘通”字号销售色卡产品。潘顿公司作为同行业竞争者，对潘通公司使用“潘通”字号、拓朴公司使用“图片”注册商标的相关情况不可能不知悉，但潘顿公司并未提交证据证明其在本两案诉讼前向二者主张过对“潘通”的在先权益。鉴于“PANTONE”与“潘通”并未形成唯一的对应关系，“潘通”与“PANTONE”在色彩配色领域所形成的稳定的对应关系并非由潘顿公司的实际使用所形成，结合其注册、使用“彩通”商标等大量事实，潘顿公司对“潘通”既无真实使用意图，更无实际使用行为，其欲再主张对“潘通”享有在先字号权益，缺乏事实依据。

其次，随着潘通公司对企业字号、注册商标“潘通”的持续使用，“潘通”与潘通公司已建立稳定联系。考虑到注册商标是法定权利，其与专用权人的联系先天较强，2014年至今，随着潘通公司持续使用“潘通”字号、注册商标，其与“潘通”之间的对应关系逐渐稳定。此时，司法审判如罔顾相关主体对“潘通”商业使用的现状，再将“潘通”的字号权益重新赋予潘顿公司，会导致“潘通”字号与注册商标分属不同商事主体，从而人为制造更大的混淆。潘顿公司本有很多机会主张对“潘通”的在先权益，其不但不积极使用、主张权益，在潘通公司登记企业字号、申请注册商标时无动于衷，放任潘通公司使用“潘通”数年，其对过渡期内相关公众对“潘通”识别商品的来源可能产生混淆，亦应负有相当责任。“法律不保护权利上的沉睡者”，司法实践必须积极引导权利人持续使用商业标识，科学合理地界定企业名称等权益边界与保护范围，充分发挥商业标识的识别功能，加强商业标识保护，保护消费者合法权益，服务品牌强国建设。

注释：

[1]参见李琛：《对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考》，《知识产权》，2010年第5期。

[2]参见黄汇、谢申文 ：《驳商标被动使用保护论》，《知识产权》，2012年第7期。