美国专利诉讼中惩罚性赔偿的动向和律师法律意见的作用

作者 ：方蕾  Jin & Fang律师事务所创始人及合伙人

　　　 夏锋  美国霍尼韦尔公司亚太区首席IP法律顾问

在严重侵权的情况下，美国专利法通常允许加重对侵权者的惩罚力度。美国专利法§ 284条款明文规定“在适当的情况下，法院可以按正常赔偿金的三倍处罚专利侵权者”。此法律规定的目的是要严惩“故意恶意”侵权者的侵权行为。

而具体的美国司法实践对惩罚性赔偿的判定标准则经历了复杂的演变历程。本文将向读者介绍美国法院关于专利侵权案件中惩罚性赔偿适用规则的历史演变，及其对中国公司的启示。

旧时Seagate案“客观鲁莽” 侵权行为标准

虽然在对应该使用何种标准来判定是否“故意”“恶意”侵权，从而加大惩罚力度的问题上，法院之间存在着争议，在2007年的In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360, 1371 (2007) 一案中，美国联邦巡回上诉法院制定了两步骤的检验标准来判断涉案的侵权行为是否属于“故意”或“恶意”。如果确实属于故意或恶意的侵权行为，那么，依据专利法§ 284条款的规定，该侵权者应该得到惩罚性的加重赔偿。这个两步骤的检验标准是：

第一步：专利权人必须以“清楚而有说服力”的证据证明，在客观认知上，侵犯者的行为很大程度上会对一项有效的专利构成侵犯；尽管如此，侵犯者仍然实施了其侵犯行为;

第二步：专利权人必须以“明确而令人信服”的证据证明，侵权者知道或者应当知道其行为具有侵权的风险。

这就是Seagate案所提出判断是否故意或恶意侵权的“客观鲁莽”侵权行为标准。

在Seagate一案中，原告Convolve，Inc.（“Convolve”）起诉被告Seagate Technology，LLC（“Seagate”）侵犯其多项专利。就在诉讼提起之前，Seagate聘请了一位外部顾问律师对Convolve的多项专利提出了评估和分析意见，然后向Convolve表示打算依据其律师的评估和分析意见来作非侵权辩护。在取证过程中，Seagate向法庭披露了其律师的评估和分析意见函，并将其律师作为庭外传讯的证人。之后，Convolve也要求披露所有涉案律师的工作文档。

Seagate一案的法律焦点，除了关乎律师与客户及律师工作文档所享受的特权是否被免除之外，还涉及到如何证明故意侵权及专利权人是否有义务在起诉专利侵权前必须获得律师的相关非侵权法律意见函。

联邦巡回上诉法院在Seagate一案中讨论了1983年的Underwater Devices Inc v. Morrison-Knudsen Co. 一案（“Underwater Devices”，717 F.2d 1380，Fed。Cir。1983）。该案曾被认为是就判定是否故意侵权及适合惩罚性加强赔偿的问题制定了评判标准。然而，联邦巡回上诉法院在Seagate一案中却认为，Underwater Devices一案中所涉及的“故意”，严格来讲更像是“疏忽过失”，而非民事诉讼中所定义的“故意”，故不符合最高法院的先案定义。因此，美国联邦巡回法院在Seagate一案中否决了Underwater Devices一案中对“故意侵权”的定义，并设立以“客观鲁莽”侵权行为作为判定故意侵权的标准。同时也指出被诉侵权人没有义务获得相关法律意见来证明其侵权行为是非故意、非恶意的。

总之，Seagate案确立了：专利权人必须以被诉侵权人的侵权行为是否符合“客观鲁莽”的侵权行为来判定其侵权行为是否构成“故意侵权”从而可获得惩罚性加强赔偿；而被诉侵权人在被诉之前也不再有义务获取相关法律意见。由于Seagate案设定了“客观鲁莽”的侵权行为标准，并且取消了被诉侵权人必须获取相关法律意见以证明其侵权行为是非故意、非恶意的责任义务，这使得对故意/恶意侵权的指控佐证更为困难和复杂。

现时Halo-Stryker“主观意识”侵权标准

在Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.，769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014) 和Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.， 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015) 这两起案件中，专利权人均请求法院对他们指控的侵权者采取专利法§ 284条款赋予的惩罚性处罚。然而，美国联邦巡回上诉法院依据Seagate案的“客观鲁莽”侵权行为的评判标准对是否故意侵权作了评判，从而拒绝了专利权人的诉求。在上诉到美国最高院后，在2016年6月13日，最高法院对这两起上诉案公布了联合判决：以不符合专利法§ 284条款的宗旨为由，拒绝采用Seagate案的“客观鲁莽”侵权行为标准作为评判是否故意侵权的标准。

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014)

Halo公司和Pulse公司都是电子器件供应商。早在2002年， Halo公司就发现Pulse公司在出售其受专利保护的相关电子器件产品，于是，Halo公司向Pulse公司发了两封信，信中提出愿意授权Halo公司的专利技术给Pulse公司。然而，由于Pulse公司的一个工程师断定Halo公司的专利应属无效，Pulse公司决定继续售卖其涉案被控侵权产品。2007年，Halo公司以专利侵权起诉了Pulse公司。

一审中，陪审团认定Pulse公司的行为构成了侵权，并认为故意侵权的可能性很高。然而，法庭却拒绝给予惩罚性赔偿，理由是Pulse公司在庭审中的抗辩既非“客观上缺乏依据”，也没有“弄虚作假”。相反，法庭依据Seagate案的“客观鲁莽”侵权行为标准，认定Halo公司的佐证未能证明Pulse公司的侵权行为属于“客观鲁莽”的侵权行为。在二审中，美国联邦巡回上诉法院维持了一审的判决。

Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015)

Stryker公司和Zimmer公司是整形脉冲冲洗装置医疗设备市场的竞争者。2010年，Stryker公司起诉Zimmer公司专利侵权。

一审中，陪审团认定Zimmer公司构成故意侵权，要求赔偿损失额是7000万美元，一审法庭追加了610万美元的赔偿数额并认为Zimmer公司的故意侵权行为恶劣，据专利法§284条款，应给予 三倍的损失赔偿，以至最终判定的赔偿额高达2.28亿美元。

依据证人证词，一审法庭认为Zimmer公司“几乎就是指导其设计团队抄袭Stryker公司的产品”，选择了“高风险-高回报的竞争策略”，而将“可面临的法律后果置之事后”。因此，一审法庭定论：基于Zimmer公司侵权行为的严重性和广泛性，三倍的损失赔偿额是合理的。然而，在上诉过程中，美国联邦巡回上诉法院虽认同一审法庭的侵权判定，但撤销了一审法庭的惩罚性三倍赔偿的判决，理由是：Zimmer公司在案件审理中提出了合理的抗辩主张，而Stryker公司的佐证未能满足Seagate案中的“客观鲁莽”侵权行为的标准。

2016年美国最高法院就Halo和Stryker两案的联合判决

2016年6月13日，美国最高法院就Halo和Stryker两案发布了一项综合判决，驳回联邦巡回上诉法院依据Seagate案的“客观鲁莽”侵权行为标准来判定是否故意侵权及是否依照专利法§284条款而给予加倍赔偿。最高法院指出，依据Seagate案的标准，一审地区法院只有首先确认侵权者的侵权行为是“客观鲁莽”的侵权行为，然后，才可能考虑是否可以增加损失赔偿。这里，最高法院对Seagate案苛刻和生硬的客观标准特别不赞同，认为以“客观鲁莽”标准来衡量评判一种侵权行为，会遗漏掉对许多应受惩罚的侵权者的酌定惩罚。在最高法院看来，不是所有的的故意侵权都有客观侵权证据，Seagate案的苛刻和生硬的客观标准要求会使一些最恶劣的侵权行为可能逃脱掉§ 284条款下的加倍处罚。

对被控侵权人来说，无论侵权时被控侵权人的实际意图或想法意愿如何，使用非侵权或挑战专利无效的抗辩往往都会剔除故意侵权的指控。最高院指出，专利法§284条款不可能允许侵权人以自己都不相信或仅在侵权发生之后才意识到抗辩理由来为其侵权行为辩护。相反，最高法院指出，专利法§284条款只是简单的规定“法庭可以判定增加损害赔偿到原赔偿的三倍”，而“可以”一词显然意味着法庭有酌定惩罚赔偿的选择权。

因此，最高院在本案中特别强调了§ 284条款明文规定一审地区法院有权力根据各样的不同情况来定夺是否提升赔偿金的处罚额度，而Seagate案苛刻和生硬的客观标准限制了§ 284条款赋予地区法院的这个权力。最终，最高院对Seagate案“客观鲁莽”标准做出了三大方面的异议：

首先，最高院否决了Seagate案的“客观鲁莽”的评判标准。最高院的这种做法，就使得被控侵权者无法用在发生侵权时并不知情为由来逃避惩罚性加强赔偿。同时，最高院还要求下级法庭依据被控侵权者在侵权行为发生时的认知来衡量被控侵权者的侵权动机和后果。

其次，最高院改变了专利权人必须证明故意侵权的举证责任。依据Seagate案的要求，专利权人必须以“清晰且有说服力的证据”来证明故意侵权。最高院指出，由于专利侵权诉讼一直都是以“优势证据”为举证责任，因此，依据§284条款来评判是否故意侵权及可能获得惩罚性加强赔偿也应该以“优势证据”，而非“清晰且有说服力的证据”为举证责任。

第三，最高院修改了对专利故意侵权及是否加倍赔偿提起上诉的审查标准。最高院认为，由于决定是否给予加强赔偿是可由地区法院自行选择决定的，所以“滥用选择权”标准应该是上诉审查的唯一标准，而非“全面重审“或“证据审查”标准。

局限性和潜在影响

Seagate案的“客观鲁莽”的评判标准在专利侵权诉讼中为证明“故意侵权”设立了一个高标准。毫无疑问，最高院在Halo与Stryker一案中采用的“主观意识”评判标准必会让证明“故意侵权”变得更加直接和容易。然而，最高院在Halo与Stryker一案中的主流判决意见以及大法官布雷耶的同意意见里都提醒道：地区法院对是否增加惩罚力度具有“选择权”，但这不意味着地区法院可以任意来决定。法庭也明确阐明“有意或明知侵权者可能会受到惩罚性处罚”，这里用的也只是“可能”而非“必定”。因此，无论对这个最高院的裁判及影响有多乐观，值得关注的是，最高院仍然强调地区法院“在行使选择权决定是否给予加倍赔偿及赔偿数额时，应该继续综合考虑每个案件的具体情况”而定。

律师法律意见的作用

此外，Seagate案判定被控侵权者没有义务责任寻求相关的非侵权法律意见。同时，最高院否决了“客观鲁莽”的评判标准，至此，被控侵权者的主观意识和思维动机被放在了首要位置。

虽然法院并没有强行规定需要律师出具非侵权或无效意见来证明被控侵权者的主观意识和思维动机，以此作为非故意侵权的抗辩证据，但是，此类律师的法律意见只会有利无害，并且可能成为抗辩非故意侵权的有利工具，尽管能够用来判断被控侵权者的主观意识和思维动机的其它证据也可能存在。

另外，律师的非侵权和无效分析意见必须及时获得，最好是在侵权发生之前。有法院裁定，在侵权过程中或侵权过程后，即使获得了律师的法律意见书，该法律意见书不一定能确保被控侵权者在主观意识上没有故意侵权。例如，在Dominion Res. Inc. v. Alstom Grid Inc. （No. CV 15-224, 2016 WL 5674713，E.D. Pa. Oct. 3, 2016）一案中，法院判定被控侵权者在侵权行为之后取得的法律咨询意见不足以证明侵权者没有故意侵权的动机。然而，尽管律师出具的无效或非侵权的法律意见存在着错误，但是，如果被控侵权者及时获得此法律意见，且合理地依赖此法律意见对无效或非侵权的分析判断，那么，该被控侵权者对故意侵权的指控具有完全的抗辩。例如，在Greatbatch Ltd. V. AVX Corp. （No. CV 13-723-LPS, 2016 WL 7217625, at *1 ，D. Del. Dec. 13, 2016）一案中，法院判定被控侵权者在侵权行为之前取得的法律意见，虽然是错误的法律意见，但却可以完全的证明被控侵权者没有故意侵权的动机。

总之，虽然最高院在Halo和Stryker的裁判中并没有要求被控侵权者必须提供不侵权或者专利无效的法律意见，但若提前做出这样的准备，及时获取非侵权或者专利无效的法律意见，对证明被控侵权者是否有故意侵权的动机会有非常大的帮助。

对中国公司的建议

我们注意到中国正在对中国专利法进行第四次的修改。第四次修订草案提议对故意侵权采取惩罚性的赔偿措施。由于中国的司法制度不是遵循判例法原则，立法者需要在相关实施细则和司法解释中对故意侵权以及故意侵权证据的鉴定和采纳进一步作出明确的定义及规定。中国或许可以参照美国的司法实践明确规定在侵权行为发生前已经获得外部律师中肯的不侵权法律意见的，一般不认为是故意侵权。专利与商标不同，技术性比较强，是否侵权常常不是非黑即白的，因此这种外部律师意见也可以帮助防止惩罚性赔偿被滥用。

对于目前正在或将要在美国开展业务的中国企业，例如中国投资者投资美国公司和/或技术，或者中国企业积极及时地与具有强大知识产权（IP）保护的美国公司进行兼并购交易等，依据最高院在Halo和Stryker判决中的“主观意识”侵权行为标准，强烈建议在进入美国市场之前，聘请经验丰富的美国知识产权律师对相关知识产权进行尽职调查分析，包括对相关产品和/或技术出具正式书面的“自由实施”（freedom to operate，即FTO），非侵权和/或专利无效等法律意见，以避免和/或降低侵权，或甚至被认定故意侵权从而需要承担惩罚性的加大赔偿的风险。

References

1.    In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360, 2007 U.S. App. LEXIS 19768, 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1865 (Fed. Cir. Aug. 20, 2007).

2.    In re Seagate Tech., LLC | Casebriefs (https://www.casebriefs.com/).

3.      Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014).

4.      Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015).

5.    Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc; Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 579 U. S. ____ (2016). 

6.    Sandonato & McMahon, Halo v. Pulse and Stryker v. Zimmer: SCOTUS Finds Seagate Test Objectively Unreasonable, IPWatchdog, June 24, 2016.

7.    Wooten, Willful Infringement, Opinion Letters, & Post-Halo Trends, IPWatchdog, September 29, 2017.

8.    Dominion Res. Inc. v. Alstom Grid Inc., No. CV 15-224, 2016 WL 5674713 (E.D. Pa. Oct. 3, 2016) (holding that the defendant’s state of mind on the final day of 12-18-month project was far too late to be defense to willfulness) (appeal pending).

9.    Greatbatch Ltd. v. AVX Corp., No. CV 13-723-LPS, 2016 WL 7217625, at *1 (D. Del. Dec. 13, 2016) (declining to vacate prior order for summary judgment of no willfulness even in light of higher standard under Halo). 

10.  Mudge & O’Dowd, Opinions Of Counsel Post-Halo: Lessons From 16 Cases, Law360, May 22, 2017.