星源公司等与上海星巴克咖啡馆有限公司等──关于驰名商标认定的几个法律问题

      【提 要】

        本案原告诉称被告侵犯了其驰名商标专用权并构成不正当竞争，涉及对驰名商标的认定、商标侵权的认定与法律适用及相关程序问题等。法院判决认为，原告主张权利的部分商标为驰名商标，被告将原告注册商标恶意登记为企业名称中的字号、在经营活动中使用各类标识的行为违反了民法通则关于诚实信用原则的规定，侵犯了原告的商标专用权并构成不正当竞争。

        【案 情】

        原告星源公司

        原告上海统一星巴克咖啡有限公司(以下简称统一星巴克)

        被告上海星巴克咖啡馆有限公司(以下简称上海星巴克)

        被告上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司(以下简称上海星巴克分公司)

        原告诉称：星源公司从1996年起在中国大陆分别注册了“STARBUCKS”和“STARBUCKS”文字及图形、“星巴克” 商标，核定使用于第30、42类等10余个商品及服务类别。基于1999年以来在中国大陆的使用和宣传，上述商标在中国已成为驰名商标。

        原告发现，上海星巴克及其分公司在企业名称中使用 “星巴克”字号，并在其经营中使用了与“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文字及图形商标相同或近似的标识。原告认为，“STARBUCKS”、“星巴克”等商标为驰名商标，被告在知道上述商标具有极高驰名度的情况下，其上述登记、使用行为，构成对原告上述商标权利的侵害，也构成不正当竞争行为，请求：1、判令被告立即停止侵犯上述注册商标专用权和对原告的不正当竞争；2、确认被告在企业名称中使用“星巴克”字样构成对原告“星巴克”驰名商标的侵权；3、判令被告停止使用所有与“STARBUCKS”等6个商标相同或近似的图形、标识，并停止使用含有“星巴克”字样的企业名称；4、没收和销毁被告现有的侵权物品；5、判令被告公开向原告赔礼道歉、消除影响，在《解放日报》、《新民晚报》上刊登致歉声明；6、判令被告赔偿原告经济损失人民币50万元；7、判令被告支付原告合理支出费用和律师费共计人民币56万元。

        被告辩称：1、原告无权利主体资格；2、原告有违反诉讼程序方面的行为；3、原告诉讼请求在实体上不能成立；4、原告要求被告停止使用含有“星巴克”字样的企业名称没有法律依据，被告的企业名称作为在先取得的合法权利应该得到保护； 5、被告的行为不构成商标侵权或不正当竞争。综上所述，请求驳回原告全部诉请。

        【审 判】

        一审法院经审理查明：星源公司是一家在美国注册成立的公司，以公司经营和特许经营方式在美国及世界范围内从事咖啡零售业务。统一星巴克系一家中外合作企业，于2000年3月2日成立,经营范围为：咖啡、茶座(含饮料)、点心、冰淇淋、餐饮。

        经中国国家商标局核准，星源公司于1996年将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识在第42类进行了商标注册，核定项目均为咖啡馆、餐馆。1997年，星源公司又将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识在第30类进行了商标注册，核定使用商品均为咖啡、咖啡饮料等。从1996年5月至2003年3月，星源公司还将上述商标在其他多类商品及服务类别上进行了注册。1999年12月28日将“星巴克”文字标识在第35类进行了商标注册。此后，又分别于2000年2月将“星巴克”文字标识在第42类、第30类进行了商标注册。

        1999年1月，中国大陆范围内的第一家星巴克连锁店在北京开业。在宣传材料中，开始使用“STARBUCKS”、“STARBUCKS COFFEE”文字及图形商标以及“星巴克”文字。2000年起，星源公司许可统一星巴克在经营中使用其在中国大陆分别注册于第30类、第42类的“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文字及图形商标。 

        上海星巴克是一家经营饮料、西餐、零售堂饮酒的企业，1999年10月20日获得企业名称预先核准，并于2000年3月9日成立。2003年7月1日，上海星巴克经核准设立了上海星巴克分公司，其经营范围为饮料、食品(不含熟食)、堂饮酒。两被告在其经营场所及其经营活动中，除使用其企业名称外，还使用了“上海星巴克咖啡馆有限公司”文字及三颗五角星的绿色圆形图形标识、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字标识等各类标识。

        一审法院认为：自“STARBUCKS”商标1985年在美国注册后，形成了以该商标为核心的系列商标。经权利人的宣传和使用，在世界范围内获得良好声誉。“星巴克”是“STARBUCKS”商标文字意译与音译的结合体，是“STARBUCKS”商标在华语地区的延伸。“STARBUCKS”和“星巴克”商标分别于1996年和1999年在中国大陆注册后，商标权人及关联人通过各类媒体、促销和公益活动对该些商标进行了长时间的广泛宣传，并投入了大量的资金。由于“STARBUCKS”系列商标广泛的国际知名度，以及在华语地区对“星巴克”商标的宣传、使用，“STARBUCKS”、“星巴克”商标的知名度迅速扩大，已为中国大陆相关公众所熟知。因此应当认定注册于第42类咖啡馆、餐馆的“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标为驰名商标。对于原告主张的其他驰名商标，由于对“STARBUCKS”、“星巴克”两驰名商标的认定，足以对原告权利提供充分、有效的法律保护，因此对其他商标是否驰名并无认定的必要。

        “STARBUCKS”、“星巴克”作为驰名商标，星源公司无论对“星巴克”文字的使用还是相关权利的取得，均早于上海星巴克；上海星巴克明知其对“星巴克”文字不享有合法民事权益，却将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记，具有明显的主观恶意，违背了民事活动应当遵循公平、诚实信用的原则，侵犯了星源公司“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标专用权，同时构成对星源公司的不正当竞争。

        因已认定上海星巴克将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记构成商标侵权和不正当竞争，故被告在其经营活动中使用各类含有“星巴克”字号的标识均无合法根据；被告使用的“Starbuck”英文文字、“咖啡杯图案”与原告的“STARBUCKS”商标、“STARBUCKS”文字及图形商标分别近似，且使用范围与原告商标核定使用商品或服务相同或相似，构成商标侵权及不正当竞争。

        因两被告因侵权所获得的利益和两原告因侵权所受到的损失均难以确定，法院在考虑被告侵权行为的性质、期间、后果，原告商标的知名度和声誉、原告为制止侵权行为的合理开支等因素的基础上综合确定赔偿数额。

        据此，一审法院判决：1、两被告停止侵犯星源公司的“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权；停止侵犯原告星源公司的“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标和“STARBUCKS”文字及图形商标专用权；停止侵犯统一星巴克商标使用权。2、两被告停止对原告的不正当竞争行为。3、两被告变更企业名称，变更后的企业名称中不得包含“星巴克”文字。4、两被告共同赔偿原告经济损失人民币500,000元。5、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司在《新民晚报》上刊登声明，向原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司赔礼道歉，消除影响。6、对原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司的其余诉讼请求不予支持。

        一审判决后，两被告不服，提出上诉，二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

        【评 析】

        一、关于驰名商标的认定

        1、关于驰名商标认定的必要性审查

        改革开放后的很长一段时期内，我国对驰名商标认定实行的是以事前认定为特征的单一的行政认定机制。为了适应加入世界贸易组织的需要，同驰名商标保护的国际趋势一致，我国重新构建了以行政机关和人民法院认定相结合的驰名商标双轨认定机制。2001年、2002年最高人民法院分别出台的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》为人民法院认定驰名商标提供了法律依据。自此，关于法院在个案中对驰名商标作出认定的问题不再有争议。根据两个司法解释，人民法院审理域名纠纷、商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。

        法院认定是以事后认定、个案认定、被动保护为特征的动态认定机制。根据上述司法解释，人民法院对驰名商标的认定机制有如下重要特征：1、依当事人的请求。一般情况下，基于普通商标专用权能够使商标得到适当保护，只有当依赖普通商标专用权不能获得适当保护时，依照当事人的请求，认定程序才会启动。因此，驰名商标保护是作为对普通商标专用权保护的一种补充，原告未主张的，法院不予认定。2、启动认定程序的有限性。目前，在域名、商标纠纷案件的审理中，启动驰名商标认定程序有明确的法律依据。在其他类型纠纷案件中，尚缺乏认定的法律依据。显然，相对于行政程序认定驰名商标，司法认定程序方便、成本低廉，由此造成一些当事人企图利用司法程序达到认定驰名商标的目的，从而刻意制造诉讼以寻求启动这一程序，这就偏离司法认定服务于权利保护的初衷。对此，最高人民法院对通过司法程序认定驰名商标的态度是审慎的，“必须要严格依照法律和司法解释规定的条件，只有在案件审理却有需要时，才能认定驰名商标”。而且，即便在有上述司法解释作为明确依据的纠纷案件中，目前也“只有在注册商标需要跨类保护或者恶意注册他人商标为域名时，才涉及有无必要认定驰名商标的问题。”正因为如此，当事人不能将认定驰名商标作为一项诉讼请求提出，而只能作为其主张的一个事实由法院确认，法院对驰名商标的确认不过是提供适当保护的一个中间程序，这也充分体现了法院认定机制的个案认定、被动保护的动态保护特征。

        本案中，根据原告要求确认“STARBUCKS”、“星巴克”等6个商标为驰名商标的请求，为了解决原告“星巴克”商标与被告企业名称之间的争议，有必要对本案涉及的“星巴克”等相关商标是否构成驰名商标作出判断。对于本案是否应启动驰名商标认定程序的问题，存在不同的认识。一种观点认为，本案虽有商标侵权因素，但争议的焦点在于被告将原告“星巴克”登记为企业名称中的字号，并不属于注册商标跨类保护性质，因此缺乏启动认定程序的根据。另一种观点认为，现有的启动认定程序的两种根据中，一种情况是，由于侵权人在权利人注册类别以外的商品或服务类别上使用注册商标，而对注册商标进行跨类保护；另一种情况是，侵权人恶意将权利人的注册商标另行注册从而取得域名的权利。从上述两种侵权行为的方式来看，侵权人都是采取表面合法的形式；从行为目的上看，都是借助注册商标的标识作用以及巨大的商业价值取得非法利益，具有主观恶意；从行为后果上看，都是给商标权利人造成提供一般司法保护所不能弥补的损害。与上述两种侵权行为比较，将注册商标登记为企业名称中的字号这种侵权行为同样具有前述特点。因此，为了给商标权利人提供适当保护，有必要启动驰名商标认定程序，这也符合民事法律的基本原则。虽然现有的司法解释对启动驰名商标认定程序的原因作了限制性规定，但这只表明最高人民法院对启动认定程序的谨慎态度，并不能认为是一种排他性质的限定。本案中，法院就是基于后一种意见对案情进行审查，并决定启动驰名商标认定程序。

        2、关于驰名商标的认定条件

        关于驰名商标的认定条件，我国《商标法》第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：(1)相关公众对该商标的知晓程度；(2)该商标使用的持续时间；(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(4)该商标作为驰名商标受保护的记录；(5)该商标驰名的其他因素。”

        从上述法律规定出发，本案综合考虑相关的事实证据，最终认定“STARBUCKS”、“星巴克”(均为第42类)商标为驰名商标。需要特别提及的是，本案将该两商标的国际知名度作为驰名商标认定的一个重要因素。不可否认，驰名商标与普通商标一样具有地域性因素，驰名商标的认定应当坚持域内驰名的原则即国内驰名原则，而不是所谓国际驰名性。但是，国际知名度可以成为系统考察商标是否国内驰名的重要因素，特别是对类似于本案的发源于国(境)外的注册商标。本案中，“STARBUCKS”商标起源于美国，在中国大陆进行商标注册前，该商标及以该商标文字为核心组合要素的商标已在世界各国广泛注册，并获得了很高知名度和良好声誉。从法院认定的事实来看，“STARBUCKS”系列商标或其品牌在国际上具有极高知名度。但是，判决显然并没有将国际知名度作为孤立的事实来看待，而是将其与相关商标在国内宣传、使用获得知名度的情况结合进行审查，进而认定国际知名度对国内知名度的提升作用。

        关于涉案商标国际知名度的认定，本案中把“STARBUCKS”系列商标在美国及世界各国和地区的注册情况作为一项重要的事实。判决书中除陈述了“STARBUCKS”系列商标通过使用和宣传取得良好声誉、得到驰名商标保护等事实外，还将“STARBUCKS”系列商标在120多个国家和地区进行了注册，类别包括20多个商品及服务类别及其近1，400次的注册总数作为认定国际知名度的重要事实。应该说，商标广泛注册的事实的确能够反映使用商标产品或服务的市场占有程度和相关公众对商标的知晓程度，从而在一定程度上体现商标的商业价值。

        二、关于企业名称登记、使用行为构成商标侵权的认定

        本案判决认定，上海星巴克明知其对“星巴克”文字不享有合法民事权益，却将与星源公司“星巴克”商标相同的“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记，并在其分支机构上海星巴克分公司的企业名称中使用，已给原告造成损害。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于《商标法》第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。本案中，被告无疑具有上述规定的“突出使用”行为，依法应认定构成商标侵权行为。但是，对于企业名称登记行为是否构成商标侵权行为有不同的观点。

        《商标法实施条例》第五十三条规定：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”可见，将驰名商标作为企业名称登记是可能构成商标侵权的，并可导致撤销企业名称登记的法律后果，前提是该驰名商标业已形成。

        本案中，被告在登记企业名称时，原告的商标虽已具有较高知名度，但法院并未明确当时商标已达驰名程度，而是在综合考虑原告商标直至诉讼前的相关事实因素，认定“STARBUCKS”、“星巴克”为驰名商标。可见，判决十分强调被告的主观恶意，即：被告将原告“星巴克”商标文字作为企业名称中的字号登记以取得外在的合法形式，借助“STARBUCKS”、“星巴克”等商标的知名度，“搭便车”来获得竞争优势，牟取非法利益，其商标侵权和不正当竞争的主观恶意十分明显。为此，考虑到原告商标的知名度，被告登记行为已经给原告造成重大损害及避免进一步的损害，必须消除被告实施侵权的基础。判决根据《民法通则》第四条关于民事活动应当遵循公平、诚实信用的原则的规定，认定被告的恶意登记行为属于商标法第五十二条第(五)项 “给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，侵犯了原告驰名商标专用权，在侵权形式认定及法律适用方面均有突破，较好地解决了商标权与恶意登记企业名称之间的冲突，对今后处理同类纠纷具有一定的参考价值。

        三、关于域外证据的认定

        本案中，原告对其在世界范围内获得的商标权利和经营权利方面的文件，在美国履行了公证、认证手续。对于此类证据可否采纳，存在不同意见。第一种意见认为，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条的规定，此类证据应在相关证据的形成地国办理公证、认证手续，因此，上述证据未按规定履行手续，不应采纳。第二种意见认为，证据形成地应理解为证据收集、形成的地点。上述在美国收集的证据履行了公证、认证手续，因此完全符合证据规则的规定，应予采纳。第三种意见认为，此类证据不属必须严格履行公证、认证手续证明诉讼主体资格的境外证据，从保护当事人的合法权益以及提高诉讼效率的原则出发，不一定要履行公证、认证手续。因此，对证据的形式真实性应予认可。笔者认为，《关于民事诉讼证据的若干规定》对境外证据性质未作区分，而是一体要求履行公证认证手续，出于各种原因在实践中完全依照这一规定执行确实有一定困难，这个问题也得到司法界的广泛关注。最高人民法院《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》关于境外形成的证据达成如下共识：对当事人提供的在境外形成的证据，应根据不同的情况分别处理。对证明诉讼主体资格的证据，应履行相关的公证、认证或其他证明手续；对其他证据，由提供证据的一方当事人选择是否办理相关的公证、认证或者其他证明手续，但人民法院认为确需办理的除外。但是，上述证据不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续，均应组织质证，并结合当事人的质证意见进行审核认定。笔者认为，这一规定付诸执行，可以在一定程度上缓解因公证、认证的形式要求所产生的审理期间过长问题，给当事人提供更多的诉讼便利。本案采纳了第三种意见，其出发点与上述共识一致。

        【附 录】

        作者：李国泉，法学硕士，民五庭审判员

        裁判文书：(2004)沪二中民五(知)初字第1号民事判决书

        合议庭：吕国强(审判长) 李国泉(承办法官) 杨煜