也论商标法中的“非法使用” 与“一定影响”

（作者：熊文聪，系美国加州大学伯克利分校高级访问学者/中央民族大学副教授）

近日， 一起商标异议纠纷引发了业界的广泛关注和激烈争论， 最高人民法院网络直播了该案再审庭审的全部过程， 并归纳出了其中的焦点问题， 包括： 再审申请人希力公司与千贝公司在被异议商标申请日前是否已使用“捕鱼达人”商标并且使之具有一定影响？ 希力公司所售的游戏软件具有退币等功能对希力公司主张的在先权益是否构成影响？ [1]业界与学术界也是围绕这些焦点展开讨论， 例如具有退币功能的游戏软件及游戏机是否为非法商品？ 一旦界定为非法商品，在其之上用于区分商品来源的标志是否能经长期使用建立“商业信誉”及“一定影响”？ 这种影响是否能获得商标法的正面评价乃至于得到一定的救济和排他性的保护？ 现行《 商标法》 第32条的“使用”是否仅限于“合法使用”？ “一定影响”是否也仅限于“良好”的商业信誉？

笔者认为， 上述焦点问题既紧密相关，又各自独立。 说其紧密相关， 是因为具有退币功能的游戏机一旦被界定为非法商品， 则很难再依据《 商标法》 第32条后半段来寻求救济； 说其各自独立， 是因为在非法商品上长期使用某商标是否能获得商标法的正面评价， 并不依赖《 商标法》 第32条而是其他条款， 或者说即使从《 商标法》 第32条可以得出在非法商品上长期使用某商标也能产生“一定影响”， 也不能当然地推出“此商标应当受到保护”这样的结论。 不少学者就“具有退币功能的游戏机是否为非法商品”展开讨论， 实际上， 这一问题对于本案而言仅仅属于证据和事实性问题， 或者说是依据我国刑法及相关行政管理法规所设定的标准来加以评判的，而并不涉及商标法的规范解释与法律适用。 因此， 本文的重心放在论证： 为什么一旦被认定为非法商品， 在其之上长期使用的商标将难以产生应当给予保护的权益， 即使其已经具有了相当的知名度和显著性。

先来探讨《 商标法》 第32条的“使用”是否包括“非法使用”。 笔者认为， 这里的“使用”指的是公开、 连续、 真实及合法地使用商标， 不包括非法地使用商标。 首先需要澄清的是， 从中文语法结构上来讲， 此处（ “已经使用并有一定影响的商标”） 的“使用”仅仅指商标的使用，而不是商品/服务的生产及使用， 更不是对商品/服务本身或商标标志本身的合法性或正当性进行评价。

其次， 这里的“合法”指的是没有违反法律及行政法规中的效力性禁止性规范， 但包括仅仅违反法律及行政法规中的管理性禁止性规范。 [2]这一区分与界定有司法判例上的支持。 例如在2007年的“康王”案再审中， 最高人民法院指出： “即使使用商标的产品的生产行为不符合其他法律法规的规定， 其法律后果也仅限于其他主管部门依据相关法律规定来处理其违法生产行为， 而不应该导致商标主管部门也以商品生产销售违法为由来处理该商品上的商标使用行为。 ”[3]又比如在2010年的“卡斯特”案再审中， 最高人民法院同样指出： “至于班提公司使用争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、 销售等方面的法律规定， 并非商标法第四十四条第（ 四） 项所要规范和调整的问题。 ”[4]再比如在2014年的“小拇指”案再审中， 最高人民法院重申： “即使杭州小拇指公司超越法定经营范围而违反行政许可法律法规， 这属于行政责任范畴， 该行为并不影响其依法行使制止商标侵权和不正当竞争行为的民事权利，也不影响人民法院依法保护其民事权益。 ”[5]当然， 法院并非一开始就认识这一区分的意义， 例如在2005年的“七匹狼”案中， 二审法院就认为： “由于在香烟上使用未经注册的商标， 违反了《 中华人民共和国烟草专卖法》 第20条第1款规定， 属于法律禁止性行为， 因此， 第三人龙岩卷烟厂在香烟上的在先使用行为不能产生受法律保护的在先权利”。 [6]该表述遭到了学界的批评， 也最终被前述最高院的在后裁决所纠正。

最后， 由于“捕鱼达人”案不涉及商标使用行为本身是否非法， 也就不涉及对这种行为是违反了效力性禁止性规定还是管理性禁止性规定作出分析与评价， 故无法仅从希力公司使用商标行为本身合法， 就得出其必然产生了正当权益进而可以获得排除他人在后注册的效力之结论。

接着， 我们来谈谈《 商标法》 第32条中的“有一定影响”。 何谓“有一定影响”， 《 商标法》 未做界定， 最高人民法院2010年施行的《 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（ 以下简称《 授权确权意见》 ） 第18条第2款给出了较明确的回答： “在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标， 即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。 有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、 区域、 销售量或者广告宣传等的， 可以认定其有一定影响”。 可见， 所谓“有一定影响”即为有较高的知名度，且结合该条第3款对于“有一定影响”的未注册商标“不宜在不相类似商品上给予保护”之规定可知， 该较高知名度低于驰名。 司法实践中， 多数判决体现了这一评价思路， 如在2015年的“报达家政”案中， 二审法院指出： “经多年经营和宣传， 在韩晶2006年申请注册商标前， ‘报达家政’标识在哈尔滨市已经具有了较高的市场知名度， 为相关公众所熟知”。 [7]但笔者认为， 虽然《 授权确权意见》 给出了评价“有一定影响”的上限， 即其知名度低于驰名商标， 但判断涉案未注册商标能否受保护， 显然不应该是一个模棱两可的弹性范围， 而应该是一个非此即彼的关键节点， 且本身何谓“驰名”仍是一个高成本化和不确定的法律命题， 法官不可能在每个案件中先考察未注册商标是否驰名， 进而反推其虽不驰名但有较高的知名度。 因此， 聪明的法官开始寻找另一条解释路径， 即用“显著性”取代“较高的知名度”。 如在2015年的“启航考研”案中， 法院旗帜鲜明地指出： “《 商标法》 为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益， 而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度， 亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此， 通常情况下， 如果使用人对其商标的使用确系真实使用， 且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用， 则该商标便具有了保护的必要性。 相应地， 该商标便已达到该规定中‘一定影响’的要求”。 [8]这段表述恰恰说明， “显著性”与“知名度”的内涵外延有很大差别， “显著性”不能用“知名度”替代， 法律保护未注册商标的正当性在于经营者经过使用在此商业标志之下建立了商誉。

可 见 ， 这 里 的 “ 较 高 知 名 度 ” 只 是 证明未注册商标经使用获得显著性的间接证据（ circumstantial evidence） 而已， 其本身并没有独立存在的价值， 更不能从中解读出“知名”的“名”必须是“良好的”、 “品质高的”名声（ well-known does not mean very famous） 。 同样地， 所谓的商誉（ 虽然英文称为goodwill） ， 也仅仅指在相关公众看来， 某商业标志与特定商品来源之间建立了固定联系， 消费者能够“认牌购物”而已， 这是一个“中性的”认定， 而非对商品品质的褒贬评价。 国家工商总局2014年修订的《 驰名商标认定和保护规定》 第二条规定， “驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标”， 删除了之前的“较高声誉”要件， 就是对这一概念的理性回归。 故此， 在对“较高知名度”和“商誉”双重祛魅之后， 我们不难得出， “有一定影响”仅仅指某未注册商标经长期使用具有了显著性， 能够发挥识别商品来源的作用， 而非产生了所谓的良好名声。 也因此， “一定影响”要件同样无法对在非法商品上使用商标的行为给出评价， 进而肯定或否定其获得商标法保护的正当性。

然而， 《 商标法》 第32条无法担此重任， 并不意味着法律有漏洞。 实际上， 《 商标法》 第10条第1款第（ 8） 项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标识不得作为商标使用并注册； 《 民法通则》 第7条“民事活动应当尊重社会公德， 不得损害社会公共利益”等条款都可以扮演这一评价角色。 从《 商品和服务分类表》 预先设定只能在合法的商品类别上注册商标， 而不包括非法商品（ 如淫秽制品、 赌博工具等） ， 也可以间接推知不能在非法商品上注册商标。 如果对《 商标法》 第9条做反向解释的话， 也可以得出只有“与他人在先取得的合法权利相冲突”才是不得申请注册的商标， 而与他人虽在先使用， 但却是在不合法的商品上使用的未注册商标并不会发生冲突。

当然， 有人也许会提出质疑， 即为什么同为知识产权法， 著作权法却认可“非法”取得的著作权同样应当受到保护呢？ 例证就是《 著作权法》 第4条的修订。 原《 著作权法》 第4条第1款规定： “依法禁止出版、 传播的作品， 不受本法保护”， 后经修订改为： “著作权人行使著作权， 不得违反宪法和法律， 不得损害公共利益。国家对作品的出版、 传播依法进行监督管理。 ”但众所周知， 这次修订是因为2009年中国在由美国向WTO提起的一项知识产权争端中败诉， 而美国之所以提起该争端， 主要是担心未经过内容审查的好莱坞大片无法寻求中国著作权法的保护，从而难以遏制猖獗的盗版市场。 未经过内容审查的电影只是不满足管理性禁止性规范， 而并不意味着其一定严重损害了公共利益， 而正如最高人民法院在前述商标案件中所体现的理念那样， 这样的作品并不一定就是“非法”（ 即违法了效力性禁止性规范） 作品， 其当然可以主张著作权的保护。 但另一方面， 如果作品本身非法， 如淫秽作品、 反党反社会作品， 则恐怕不能通过著作权法获得保护和救济， 至少笔者没有看到这类获得法院或执法部门支持的成功案例。

另一种情况是， 为什么未经许可而在他人作品之上创作的演绎作品可以获得著作权保护？虽然现行《 著作权法》 并未对此做明确规定， 但笔者赞同通说观点， 即应当承认其享有著作权。但同样需要澄清的是， 这种作品也不是“非法”作品。 所谓非法作品， 指作品本身（ 形式或内容） 严重损害了公共利益， 违法了效力性禁止性规范， 而基于侵权而再创作的演绎作品， 则仅仅是其创作行为一部分违法， 但作品本身不一定违法。 相反， 作品本身不仅不一定违法， 还因为其具有独创性而满足著作权法中“作品”的构成要件。 虽然这种侵权演绎行为不值得鼓励， 但从公平的角度看， 理应得到一定的救济和保护。 最关键的是， 这种作品本身及传播这种作品并不会给公共利益带来严重损害。

可能还会有人提出质疑， 即纵使商品非法（ 违反了效力性禁止性规定） ， 但在其上经长期使用已经产生显著性的未注册商标难道不应当保护吗？ 难道可以容许他人搭便车， 在与其功能有一定联系的合法商品上进行商标抢注吗？ 这个问题看似一个简单的不正当竞争问题， 实际上仍然是这种已经造成公共利益损害的“私有利益”是否能被法律所承认的问题。 好比说因赌博或放高利贷而产生的债权， 是否具有法律效力一样。 现行《 合同法》 第52条规定， “以合法形式掩盖非法目的； 损害社会公共利益； 违反法律、 行政法规的强制性规定”的合同根本无效。 1991年最高人民法院《 关于人民法院审理借贷案件的若干意见》 第11条更明确规定， “出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的， 其借贷关系不予保护。 ”退一步讲， 即使在先商标产生了显著性，也很难说在后商标的注册会产生混淆可能。 这不仅是因为非法商品与合法商品的相关公众范围不一样， 不会产生误认与混淆； 更主要的是因为其功能、 用途也很难说是相同或类似的， 例如毒品与医用杜冷丁的功能、 用途相同或类似吗？ 相信没有哪个商标审查员或法官敢给出肯定的回答。

由此观之， 在私有权益与公共利益之间，从来就没有泾渭分明、 互不干涉的各自界线， 相反是竞合与冲突常有之， 而权衡弊利、 化解矛盾则恰恰是立法者也是司法者的根本任务和擅长之处。 什么时候倾向保护私有权益， 什么时候倾向保护公共利益， 不能一概而论， 法律需要专业化、 精细化， 前述效力性禁止性规范与管理性禁止性规范的区别； 《 商标法》 第10条、 《 民法通则》 第7条及《 合同法》 第52条的立法宗旨；《 著作权法》 第4条的修订初衷； 等等， 无不是经过价值取舍后， 将何者应当优先受保护的论断类型化、 稳定化的结果。 而所谓的“上帝的归上帝， 凯撒的归凯撒”、 “任何人不得因不洁之手而获益”等法谚性的用语， 无非是一种不乏诗意的形象化比喻和充满感情的修辞性表达， 其扮演的角色仅仅是将之前复杂纠结、 波涛起伏的内心选择隐藏起来， 并大大降低说理的成本， 而不能将其作为得出价值判断结论的前提或原理。

综上所述， 《 商标法》 第32条后半段只能对商标使用行为本身的合法性作出评判， 并只能用于解决经使用获得显著性的未注册商标之恶意抢注问题， 但这并非每一个商标案件的症结所在，至少对于“捕鱼达人”案而言。 法院需要寻求其他的规范和原则， 来针对在非法商品上使用的未注册商标能否获得商标法的救济和保护这一崭新问题作出妥当的认定和解释， 这才是“捕鱼达人”案的新颖之处与价值所在。 当然， 如果法院最终认定“具有退币功能”的游戏机并不是非法商品， 则恐怕本案没有留给最高法院以机会来创造一个新型商标案件。 


注释 ：

[1]案件细节详见IvesDuran： 《 一波四折的“ 捕鱼达人” 商标案最终会迎来什么结果？ 》 ， 载知产力：http://www.zhichanli.com/article/44323， 2017年3月8日最后访问。
[2]关于两者的区别， 可参见王轶： 《 强行性规范及其法律适用》 ， 载《 南都学坛》 2010年第1期。
[3]最高人民法院(2007)行监字第184-1号驳回再审申请通知书。
[4]最高人民法院(2010)知行字第55号行政裁定书。
[5]最高人民法院（2013） 民申字第723号民事裁定书。
[6]北京市高级人民法院(2004)高行终字第463号行政判决书。
[7]黑龙江省高级人民法院(2015)黑知终字第9号民事判决书。
[8]北京知识产权法院(2015)京知民终字第588号民事判决书。