分析 | 常看到商评委败诉？其实人家胜诉更多……

日期：2016-11-04 来源：中国工商报作者：李俊青浏览量：

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基本情况

2015年，国家工商总局商评委共裁决商标评审案件10.89万件；因当事人不服提起行政诉讼，商评委全年收到北京知识产权法院和北京市第一中级人民法院的应诉通知7632件，与2014年的7452件相比增长了2.4%，占商标评审案件裁决数量的7%。进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件2012件，与2014年的2015件基本持平。进入最高人民法院再审听证程序或再审程序的案件224件，与2014年的58件相比增长了286.2%。

2015年，商评委共收到法院一审判决6618件，同比增长59.2%；二审判决2094件，同比增长51.6%；再审判决179件，同比增长244.2%。在法院已审结的案件中，含由于法院采信新证据和情势变更原因败诉的案件，商评委2015年一审胜诉率为81.4%，二审胜诉率为70.8%。

主要特点

（一）评审案件应诉量较大且略有上升

2014年，商评委共审结各类评审案件11.6万件，因处于新旧《商标法》过渡期间，商标注册与管理自动化三期系统上线延迟，上述案件中近一半系第四季度审结。加之收到法院应诉通知的时间具有一定滞后性，大量2014年审结的评审案件，商评委于2015年才收到法院的应诉通知，使同期被诉率高于历年平均水平。同时，2015年，商评委积极开拓进取，全年裁决各类评审案件10.89万件，与2014年的11.6万件相比虽有所下降，但仍保持在高位，这使得商评委2015年一、二审的应诉量仍相对较大，且整体略有上浮。

（二）商评委败诉原因与往年相比变化较大

从败诉原因占比对比表可以看出，与2014年相比，2015年商评委败诉原因整体上有两大变化。

1.部分原来所占比例较大的败诉原因在2015年败诉案件中所占比例明显下降。
虽然商标近似判定问题仍然是商评委败诉的第一大原因，但所占比例已由29%下降到22%。因商品类似判定问题导致的败诉案件比例由16%下降到11%，排名从第二位降至第四位。同时，因驰名商标认定与保护、《商标法》第十条第一款第（八）项“不良影响”的认定问题导致败诉的案件比例也由10%分别下降到6%、5%。

整体而言，2015年，因上述四个问题败诉的案件比例仅为44%，较2014年的65%大幅下降。此外，因“抢注在先使用并有一定影响的商标”条款败诉的比例也有所下降，由2014年的3%下降到2%。

2.败诉原因多且分散，同时出现了新的原因。
2015年，由于新旧《商标法》衔接、案件审理时限要求、审查标准不一致等客观原因的存在，商评委败诉原因有所增加。同时，由于共存协议、新《商标法》第十条第一款第（七）项的认定、显著性、在先权利保护、撤销复审案件中商标使用的认定、以欺骗手段或其他不正当手段取得注册、程序问题等败诉原因所占比例均有所上升。在涉及集体商标、证明商标的案件中，商评委与法院在对新《商标法》第十六条的理解、地理标志证明商标是否应审查其显著性以及是否应与普通商标进行近似性比对等问题上认识不统一，商评委因此败诉的案件共计7件，占0.6%。

具体分析

2015年，商评委一审、二审败诉案件数量为1827件，其中一审败诉1216件，二审败诉611件。通过分析败诉案件可知，导致败诉的原因主要可归纳为以下五个方面：

（一）因情势变更和法院采信新证据导致败诉

对于具体行政行为合法性的审查原则上应以作出行政行为时所依据的事实为依据。但在诉讼过程中，若出现引证商标被撤销等新情况，法院通常根据情势变更原则，判令商评委依据变化的事实重新作出裁定。2015年，法院考虑情势变更因素判商评委败诉的案件大量增加，其中一审178件，较2014年的66件增长169.7%；二审由2014年的23件增长至101件，增幅达339.1%。

同时,在商标评审诉讼实践中，基于更好地维护当事人利益、实质性地解决案件争议等各种考虑，法院通常对其他涉案当事人提交证据不加限制，且在大量案件中，由于诉讼过程中提交了行政程序中未提交的新证据，法院直接以商评委认定事实错误或者以诉讼证据可能会改变事实认定为由撤销商评委裁决。2015年，法院一审采信了诉讼过程中提交的新证据并据以判决商评委败诉的案件数量为176件，占一审败诉案件的14%，同比涨幅较大。

因情势变更或法院采信新证据导致的败诉并非商评委裁决不当，系因诉讼过程中事实发生了变化，故法院一般判决由原告承担诉讼费用。严格来说，此类案件不应作为败诉案件统计。

（二）因处于新旧《商标法》衔接阶段，部分问题法律规定和审查标准不够明确导致败诉

在新旧《商标法》过渡期间，最高人民法院、国家工商总局与商评委曾先后对新法施行后的法律适用等问题作出解释和说明，但相关规定较为原则，而评审案件情况相对复杂，在评审实务中由于新旧法衔接原因导致败诉是新法施行之初较为突出的现象。

新《商标法》对第十条第一款第（七）项作了较大的修改，原来在旧法下一般通过第十条第一款第（八）项调整的对质量等特点及产地产生误认的情形，可以适用新法第十条第一款第（七）项。但是，由于新法第十条第一款第（七）项的审查标准不明确，在理解和适用上存在诸多分歧，因此条而败诉的案件由2014年的0.1%上升到2015年的2%。

分歧主要表现为两方面：一是关于含企业名称商标与申请人名义存在实质性差异的问题。2015年，商评委因该问题败诉的案件共计20件。在此问题上，分歧主要集中在商标注册申请人与商标中所含的企业名称虽然不一致，但二者具有某种特殊关系的情况。二是关于对“带有欺骗性”的理解。分歧主要在于对“带有欺骗性”与本条款后半句“容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”关系的认定。在评审实务中，对本条款的理解和适用倾向于将前后两个部分独立理解，只要判断存在其中一种情形，就认定属于本条款规制的范围。而人民法院的判决更多地将前后两部分理解为递进关系，即以误认的结果作为适用本条款的前提，故在具体案件中会考虑公众的认知水平、一般社会生活经验或常识等因素，对于虽然具有夸张等不实描述的标志，不会一概认定带有欺骗性。

此外，“商品化权”的保护问题也是2015年关于在先权利认定中的一个热点问题，以驯龙高手、功夫熊猫商标案为代表，法院在判决书中明确了电影名称或电影人物形象名称可构成应受《商标法》第三十二条保护的“在先权利”，并对予以保护所应考虑的因素作了原则性界定。在判决中确立“商品化权”的确有利于制止他人不正当借用他人作品名称或他人所创立的角色形象名称的知名度获取利益的行为，但最大的障碍在于法律规定的缺位，对此问题仍需作更深入的研究。

（三）因部分问题尚未形成确定、统一的意见导致败诉

在商标评审及诉讼实践中，部分事实的认定主观性较强，没有明晰的界限，这使得商评委与法院在个案标准的把握上存在出入，法院判决之间也存在认定不一的问题，此类问题突出体现在商标近似与商品类似关系的判定上。

1.商标共存注册的问题

商评委一审因商标近似判定存在分歧导致的败诉案件比例由2014年的29%下降到2015年的22%，下降幅度较大，但商标近似判定问题仍然是商评委败诉的第一大原因，其中法院考虑商标使用情况，允许近似商标共存又占有相当大的比例。主要有三种情形：

一是考虑在后商标注册人提交的使用证据，认定在后商标经过使用已具有一定知名度或已形成稳定的市场秩序，能够与引证商标相区分。

二是在后商标注册人主张其在先申请或注册有相同或近似商标，系争商标为在先基础商标的延伸注册，法院考虑该因素，认定系争商标与引证商标的注册不易引起混淆误认。

三是法院对共存协议采取了更为宽容的态度。

2.类似商品的判定问题

在一审败诉的案件中，商评委因商品类似判定问题败诉的案件比例由2014年的16%下降到2015年的11%，原因在于商评委从制止他人恶意抢注、不当攀附他人具有较高知名度商标的目的出发，在商品关联性较强、商标近似、在先商标知名度较高、恶意明显的案件中，适当突破商标注册用关似商品和服务区分表，加大了对在先商标的保护力度。但是，即使考虑商品主要原料、生产部门、生产工艺、功能、用途、销售场所、消费对象等客观因素，不同的审查人员、法官仍有可能作出不同的主观判断。

（四）对部分审理标准的理解和适用存在分歧导致败诉

从2015年案件败诉情况来看，败诉原因不仅存在于驰名商标的认定与保护范围、通过使用获得显著性的认定等传统问题上，还出现了新的原因，如证明商标和集体商标的审查、撤销三年不使用案件中使用行为的认定、《商标法》第四十四条第一款的适用等。

1.驰名商标的认定与保护范围

因驰名商标的认定与保护问题导致的败诉案件由2014年的10%下降至2015年的6%，主要原因在于新《商标法》关于驰名商标作为案件事实的定位得到了强化，驰名商标制度回归其法律保护手段的趋势进一步明显。但是，驰名商标案件败诉仍然占了相当的比例，分歧主要集中在驰名事实的认定及驰名商标的跨类保护范围两方面。

（1）驰名事实的认定问题。在实践中，商评委与人民法院在驰名事实认定方面存在的分歧主要体现在两个方面：一是在证据形式的认定和把握上存在不同标准。目前商评委仍将有关申请人经济指标的审计报告、纳税证据及行业排名证明作为判断引证商标是否构成驰名商标的重要依据，并与其他证据进行综合审查和判断，而人民法院对上述证据的证明力在审查判断上明显不同。二是就曾经受过驰名商标保护或者国外企业在中国大陆注册并长期使用、客观上已具有较高知名度的商标在驰名商标认定上适当减轻举证责任的标准尚未统一。

（2）驰名商标的跨类保护范围问题。目前，商评委与人民法院就反淡化理论的引入问题已基本达成共识，但在如何运用反淡化理论对驰名商标进行跨类保护问题上仍存在较大分歧，法院判决之间亦存在标准把握不一致的问题。

2.通过使用获得显著性的认定

与2014年相比，一审中商评委因显著性问题导致败诉的案件比例由5%上升到6%，其中部分案件涉及通过使用获得显著性问题。商评委和人民法院的主要分歧在于：商评委对于通过使用取得显著性的商标的审查，较多考虑相关公众对该商标的认知情况，慎重考虑该标志注册获得商标专用权是否损害同业经营者的合法权益和社会公共利益，因此在举证要求上明显高于法院。

3.证明商标、集体商标的审查

因集体商标、证明商标问题，尤其是涉及地理标志的集体商标、证明商标的审查引起的败诉案件增多，是2015年评审诉讼中新出现的情况，主要体现在商标注册管理机关商评委的观点和做法是将集体商标与证明商标普通商标进行近似性比对，亦对其进行显著性、合法性等的审查。但北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第五条则规定地理标志证明商标与普通商标不进行近似性比对，不论其申请在前还是申请在后。

4.关于撤销三年不使用案件

撤销三年不使用（以下称撤三）案件占败诉案件的比例大幅上升，从2014年的2%上升至2015年的6%，此种类型的案件败诉数量占本类型涉诉案件数量比例亦较高，除采信诉讼过程中提交的新证据外，原因主要有两点：一是新《商标法》施行后，撤三案件及相应复审案件的审限要求提高，使此种类型案件总量上升幅度较快；二是撤三案件涉及“商标使用”的界定，难度较大，评审机关和人民法院在部分问题的认识上存在分歧。

（1）关于使用行为的认定存在较大争议。法院一般将公开、真实使用界定为具有真实使用意图且已经进入商品流通领域的使用，部分评审案件把握的标准与此有所不同。另外，在对一些具体的使用方式如赠送行为的认定、对外出口行为的认定、营销合作及广告宣传的认定等问题上，尚未完全统一认识，对一些具体问题如证据真实性、是否形成证据链等问题的审查判断，在不少案件中也存在差异。

（2）“象征性使用”的认定增多。象征性使用行为是指使用行为即使真实存在，但未达到一定规模，系为规避《商标法》关于撤三的规定以维持其商标注册效力而不是出于真实商业目的使用商标的行为。2015年评审诉讼中，因涉及“象征性使用”问题而被撤销的评审决定较以往有所增加，且多为商评委认定的使用被法院判决定性为“象征性使用”。

5.法院对待个别问题的态度时有变化

以新《商标法》第四十四条第一款为例：2015年，北京市高级人民法院在“清样”“关汉卿”等异议复审诉讼案件中，明确了非以使用为目的大量注册与他人在先注册的具有一定知名度的商标相同或近似的商标的情形，在异议复审程序中可以参照适用《商标法》第四十四条“以其他不正当手段取得注册”的规定，对被异议商标不予核准注册。而2013年北京市高级人民法院曾有判决认为新《商标法》第四十四条第一款（2001年《商标法》第四十一条第一款）不应适用于异议复审程序，导致2013年~2015年期间在此问题上法律适用混乱。此前一批被迫转而适用其他条款或者不予支持的评审案件在此判决后被认为应该适用新《商标法》第四十四条第一款而败诉，导致由于此原因败诉案件由2014年的0.6%上升到2015年的1.2%。

（五）因审查质量导致败诉

在败诉案件中，部分败诉系因审查员在评审过程中出现疏漏所致，主要表现为两方面：一是违反法定程序，二是部分驳回复审案件中存在商品类似关系认定错误问题。

1.违反法定程序问题。2015年因违反法定程序败诉的案件比例由2014年的3.8%上升到2015年的6.2%，败诉原因主要包括：漏审或超范围评审、转换条款未通知当事人申辩、对案件当事人的主体资格未尽到审查义务或漏列错列当事人、未等质证期限届满即作出裁决、未提交答辩状亦未出庭应诉等。对此，商评委将进一步严格评审工作程序，严肃工作纪律，增强审签人员工作责任心。

2.部分驳回复审案件中存在商品类似关系认定错误问题。主要是因审理人员未进行认真比对所导致。针对该问题，商评委将加强管理，在案件审理中增强审理人员的责任意识，做到对每一种商品逐一比对，进一步提高案件审理质量。针对非规范商品或服务，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大关联性，服务的目的、内容、方式、对象等方面是否相同或者具有较大关联性，两件商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供，或者其提供者之间存在特定联系。

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