第三方销售二手商品是否构成商标权人的真实使用

2023年8月29日，欧盟知识产权局第五上诉委员会在“TESTAROSSA”商标撤销案中，指出第三方销售二手商品不构成商标权人的真实使用，商标声誉本身的持续也不能等同于商标的使用。

法拉利公司是国际注册指定欧盟的文字商标“TESTAROSSA”的所有人，该商标注册使用于第12类和第28类的多种商品。2015年，法拉利公司引证该商标对他人商标提起异议时，被对方以不使用为由提起撤销。

法拉利公司举证并抗辩指出，Testarossa是其在1984年至1996年生产的一款运动汽车，是史上最辉煌的法拉利车型之一。尽管不再生产，Testarossa汽车在收藏市场仍然极受欢迎，被重新销售为最受追捧的、价值最高的运动汽车之一。

撤销申请人认为法拉利公司30来年一直未使用该商标。收藏家之间二手法拉利Testarossa跑车交易不构成商标的真实使用，第三方独立汽车经销商的极少销量，不是法拉利公司为之，也没有经过法拉利公司的同意，也不构成商标的真实使用。

2016年12月16日，在处理第12类的商品时，撤销处撤销了“TESTAROSSA”在“汽车”之外的注册。之所以保留“汽车”，是因为在涉案期间，带有“TESTAROSSA”商标的汽车在各个成员国市场上仍在交易，并被相关公众认可为来源于法拉利公司。双方上诉。上诉委员会中止程序，等待欧盟法院就德国杜塞尔多夫法院请示的平行案件（C-720/18和C-721/18）作出初裁。2020年10月22日，欧盟法院初裁明确，二手商品如果是商标权利人本身出售，那商标就仍是在标明权利人的身份及其对商品的保障，就是真实使用。

根据前述初裁，上诉委员会对本案涉及的问题合并审查并作出裁定（R334/2017-5以及R343/2017-5）。针对有关12类汽车上的注册问题，上诉委员会认为，本案涉案期间（2010年至2015年）法拉利公司的“TESTAROSSA”商标未在“汽车”上真实使用，因为法拉利公司自己没有销售二手汽车，第三方出售二手Testarossa汽车或其零部件不能认为是法拉利公司的真实使用。权利用尽后第三方对标记的使用不是商标权利人的真实使用。在首次销售给分销商后，除非商标所有人积极参与这些二手商品的第三方销售，或收取佣金，甚至被告知这些销售，都不再涉及商标权利人的真实使用。本案中，法拉利公司并没有证据证明前述情形的存在。上诉委员会还明确，单纯的知名度本身并不能证明真实使用：一个商标曾被广泛使用，停止使用多年以后可能仍享有知名度，但这不能证明作为商标被持续地使用。另外，对于替换零件的问题，上诉委员会认为，销售替换零部件可构成主要产品——“汽车”的使用，前提是相关公众认为它们来自同一家公司并且是商品的组成部分。然而，本案中，某些零部件是从旧车辆中取下并由独立的交易商出售，虽然提到“Testarossa”，但仅仅是以描述性方式表明零部件与汽车适配，也不能看作法拉利公司的商标使用。