代理人或者代表人“未经授权”商标注册行为的司法认定

要旨

适用《商标法》第十五条第一款规定的前提在于确定商标权利归属于被代理人或者被代表人。对于商标权利归属的认定，需要结合创意来源、各方约定、商标使用等在案证据作出妥善认定。在商标已经实际使用的情况下，特别需要注意区分实际使用人是对自己商标的使用，还是基于被授权许可而对他人商标的使用。对于共有商标，认定是否构成“未经授权”的注册，应当根据在案证据，对商标注册行为是否获得了全体共有人的授权作出判断。

一、案情

（一）本案商标及国家知识产权局的无效宣告裁定

第22597259号“女子十二乐坊”商标（下称诉争商标）由北京世纪星碟文化传播有限公司（下称世纪星碟公司）于2017年1月12日提出注册申请，经核准后专用权期限至2028年2月13日。该商标核定使用的服务为第41类，包括教育、组织表演（演出）等。

2021年8月11日，国家知识产权局作出商评字〔2021〕第216849号《关于第22597259号“女子十二乐坊”商标无效宣告请求裁定书》，认定：王某某在签订“女子十二乐坊”项目合作协议之后成立世纪星碟公司，作为世纪星碟公司的法定代表人，王某某及世纪星碟公司对“女子十二乐坊”项目必然知晓。根据合作协议书的约定，有关“女子十二乐坊”项目的相关权益应由签订协议的杨某某、王某某等全体股东共同所有。王某某作为世纪星碟公司的法定代表人，世纪星碟公司的行为可视为王某某的行为，世纪星碟公司在未经授权的情况下，以自己的名义在第41类演出、现场表演等相同或类似服务上将“女子十二乐坊”作为商标进行注册，已构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（下称2013年商标法）第十五条所指的“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”之情形。国家知识产权局裁定：诉争商标予以无效宣告。

世纪星碟公司不服上述裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

（二）“ 女子十二乐坊” 乐队经营的相关事实

北京星碟文化发展有限公司（下称星碟文化发展公司）于1994年4月18日成立，王某某为法定代表人。

2001年5月30日，包括王某某、杨某某等在内的十余人签订合作协议，约定全体股东投资48万元，合作“女子十二乐坊”项目，项目由全体股东委托星碟文化发展公司经营。该公司负责招聘艺员、艺术总监、演出经理等工作人员，负责音乐的改编、创作、配器、排练，负责舞台背景的创作及制作，负责演出的安排，负责MTV、专辑的制作及发行等日常经营工作。对于股份，协议约定星碟文化发展公司占25.6%的干股，其余74.4%的股份分成十二份，每份占6.2%，由十二个不同的股东认购，股值48万元。合作协议约定有效期二年，有效期结束后，协议自动终止，经股东大会表决，项目合作期可延长，延长时间以股东大会决议为准。该协议虽多处使用“股东”“股东大会”字样，但各签署方并未成立新公司，此外协议对于商标等无形资产权益的归属并未约定。合作协议由股东个人签署，并无星碟文化发展公司加盖公章。

合作协议签订后不久，2001年6月18日，“女子十二乐坊”乐队正式对外宣布成立。

世纪星碟公司成立于2001年8月16日， 王某某为法定代表人、公司股东之一，世纪星碟公司成立后成为“女子十二乐坊”乐队实际的经营方。2001年10月5日，“女子十二乐坊”乐队举办了第一场音乐会。后该乐队经运营取得一定的知名度。2003年11月23日，杨某某、王某某等十二人曾在深圳召开“女子十二乐坊”项目股东大会，但该会议未最终形成书面的股东会决议。此后王某某向杨某某等十一人支付过220 万元。在之后各方争议过程中，王某某主张该款项系向杨某某等十一人支付投资分红和收购项目股权的款项，杨某某等十一人认为是项目分红，并非股权收购款。

2003年5月底，合作协议约定的两年经营期届满后，协议各方事实上并未继续签署新的协议。世纪星碟公司通过自己运营或再授权其他主体运营的方式，进行后续的“女子十二乐坊”乐队的经营活动。2015年5月23日，王某某因病离世。

（三）在先相关注册商标被撤销的事实

北京星碟文化发展有限公司（下称星碟文化发展公司）于1994 年4 月18 日成立，王某某为法定代表人。2002 年5 月28 日，在合作协议存续期间，世纪星碟公司申请注册第3191592 号“女子十二乐坊12GirlsBand 及图”商标。该商标于2003年9月14日获准注册，核定使用在第41 类“ 教育；节目制作；现场演出”等服务上。

2005年6月17日，包括杨某某等在内的十一人提出撤销该商标的申请。2003年12月2日，原国家工商行政管理总局商标评审委员会认定该商标的注册构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（下称2001年商标法）第十五条所指的未经授权、代表人以自己名义恶意抢注被代表人商标的情形，裁定撤销该商标。世纪星碟公司不服该裁定，提起行政诉讼。经两审终审后，2016年12月22日，北京市高级人民法院作出终审判决，判决驳回世纪星碟公司全部诉讼请求。[1]

诉争商标系在“女子十二乐坊 12GirlsBand 及图”商标被撤销，同时王某某于2015年5月23日因病离世后，由世纪星碟公司重新提出申请。

二、审判

北京知识产权法院认为，合作协议约定有关“女子十二乐坊”项目的相关权益应由签订协议的全体股东共同所有，“女子十二乐坊”标志应属于“女子十二乐坊”项目主体所有。世纪星碟公司的原法定代表人王某某作为“女子十二乐坊”项目的股东，系“女子十二乐坊”项目的代表人之一。世纪星碟公司系王某某在签订合作协议后，于2001年8月成立的法人单位。作为世纪星碟公司的原法定代表人，王某某及世纪星碟公司对“女子十二乐坊”项目必然知晓，世纪星碟公司的行为亦可认定为王某某的行为。因此，世纪星碟公司在未经授权的情况下，以自己的名义在第41 类娱乐服务、演出等服务上申请注册诉争商标，已构成2013年商标法第十五条所指的情形，应予无效宣告。被诉裁定认定正确。北京知识产权法院判决：驳回世纪星碟公司的诉讼请求。[2]

世纪星碟公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为：合作协议并未明确约定因乐队经营产生的商标等权利的归属，但从合作协议中股东、股份份额、权益等约定来看，包括商标权在内、与“女子十二乐坊”乐队经营相关的权利应当由合作协议约定的股东共同享有。就乐队的经营，杨某某等人与世纪星碟公司已经形成事实上的委托代理经营关系，双方构成2013年商标法第十五条第一款规定的代理人与被代理人关系。合作协议期满后，世纪星碟公司事实上继续运营乐队。

但其继续经营的行为并不代表其事实上已经取代“女子十二乐坊”项目的原始股东，成为乐队经营相关权益的所有人。此种情形下，世纪星碟公司仍是以代理的身份经营，其与原始股东之间的关系应当认定构成2013 年商标法第十五条第一款规定的代理人、被代理人的关系。作为“女子十二乐坊”乐队的直接经营者、项目股东的代理人，在未获得项目股东一致授权同意的情况下，世纪星碟公司于2017年1月12日申请注册诉争商标，已经违反2013年商标法第十五条第一款之规定，杨某某据此主张诉争商标应予宣告无效有事实及法律依据，北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。[3]

三、重点评析

现行商标法第十五条第一款规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”这一规定是2001 年修改商标法所增加的内容，2013 年修法时予以保留。根据《关于< 中华人民共和国商标法修正案（草案）>的说明》，增加该款规定，既是基于履行《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）国际条约义务的要求，也是基于实践中恶意注册现象日益增多的实际情况。[4] 对该规定的适用，需要重点把握以下几个方面：

（一）对于代理代表关系的认定范围的确定

不论是2013年商标法，还是《巴黎公约》，均未对“代理人”或“代表人”作出进一步的阐释。而司法实践中，民法、公司法及诉讼法中，均多次出现“代理人”或“代表人”概念，商标法中还有“商标代理机构”的概念。本款规定中的“代理人”“代表人”与上述概念之间的关系，在司法实践中曾经存在不同理解。从该条规定的具体适用，可以看出基于遏制恶意抢注商标的初衷，对其的解释经历了扩张解释的过程。

当前司法实践中，以下几种主体均可以认定构成“代理人”，包括：

1. 商标代理人。该类人员是商标法语境下狭义的代理人，即接受商标权利人委托，在其权限范围内，代理权利人办理商标注册申请或其他商标相关事宜的人。

2. 民法意义上的代理人，即基于与商标权利人的授权合同关系，代理其进行包括合同洽谈、协商、签订等具体民事活动的人。这类代理人一般基于明确的合同关系形成。

3. 基于商事往来而可以知悉商标情况的销售代理。[5]

2010年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第12条规定：“商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权，以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的，人民法院应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的行为。”上述规定，明确将存在商事代理关系的经销商、销售代理商列入“代理人”范围，使其受到商标法第十五条第一款之规制。需要注意的是，这类人员的范围，并不限于总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系的代理人、代表人，还包括一般销售代理关系的代理人、代表人。而对于“代表人”的理解，也不限于代表企业办理商标注册或其他商标事宜的人，亦可扩大为与被代表人具有特定从属身份关系、代表执行职务关系，进而可能知悉其商标的相关人员，包括法定代表人、代表执行合伙事务人员等。

（二）商标权益的归属需要结合在案证据作出认定

首先，关于2013年商标法第十五条第一款规定中的“商标”范畴，该款规定虽然未如本条第二款规定将商标限定为“未注册商标”，但若从商标法整体规范体系上解读，如被代理人或被代表人所主张的在先商标为已注册或已申请的商标，被代理人或被代表人可援引2013 年商标法第三十条或第三十一条予以救济。因此，2013 年商标法第十五条第一款中被代理人或被代表人所有的商标一般应为其“未注册或未申请”的商标，由此可以避免条款之间不必要的竞合。[6]

其次，适用本款规定的前提条件在于确定商标权益归属于被代理人或者被代表人。而这一归属的认定，需要结合创意来源、合同约定等因素进行综合判断。如在“江小白”商标无效宣告行政纠纷案中，法院综合有效使用证据、合同约定、设计来源等证据，认定“江小白”商标的名称及相关产品设计由四川新蓝图商贸有限公司（下称新蓝图公司）时任法定代表人陶石泉提出并提供给重庆市江津酒厂（集团）有限公司（下称江津酒厂），同时合同约定产品概念、设计等权利归属于新蓝图公司所有，而且江津酒厂提供的证据不能证明其在先使用“江小白”商标，故新蓝图公司申请该商标，并不属于商标法第十五条第一款规定的情形。[7]

被代理人或者被代表人是否实际使用商标，不影响本款规定的适用。对于已使用商标，可结合多种证据综合认定商标归属，对于未实际使用的商标，则需要结合在案证据，妥善认定其真实的权利人。一般而言，未注册商标的在先使用人即为商标权益的归属方，但如果证据显示直接使用人仅为被许可使用人，则许可使用人应当被认定为真正的权益归属人。在授权使用的情况下，如果被许可使用人未经实际权利人同意，擅自将其商标注册的情况下，仍可能构成本款规定的情形。

（三）未经授权的事实需要结合在案证据作出判断

代理人或者代表人是否获得授权属于事实问题，在案件审理过程中，需要根据案件证据作出认定。一般而言，主张存在授权行为的商标注册人需要对授权关系的存在提供证据予以证明。司法实践中，认定是否存在授权关系需要注意以下几点：

一是获得授权应以明示为必要，默示不构成有效授权。商标注册人不能以被代理人或被代表人知道诉争商标的申请注册而未提出反对意见为由，主张被代理人或被代表人已经通过默示的方式允许商标的申请。

二是是否获得授权应以商标注册申请时作为判断基点。代理人、代表人虽然在申请注册时未取得被代理人、被代表人的明确授权，但被代理人、被代表人对该申请注册行为进行了事后追认的，视为代理人、代表人取得了被代理人、被代表人的授权。如代理人或者代表人在商标注册申请提出时系基于有效授权行为，仅仅是因为嗣后双方发生争议，被代表人或被代表人意图撤销授权，则不宜认定为构成该条适用的情形。双方所发生的争议，可通过其他途径解决。

三是关于商标共有情况下有效授权的认定，首先，应参照2013年商标法及现行商标法第五条关于商标共有的相关规定[8]，认定是否存在商标共有的情形；其次，在商标共有的情形下，虽商标法对被代表人或被代表人多数授权是否可以认定构成有效授权无明确规定，但可参照《中华人民共和国民法典》关于共有物处分[9] 及《中华人民共和国著作权法》（2020年修改）关于合作作品的相关规定[10] 处理。即考虑到商标注册与注册商标权利产生、归属认定密切相关，故原则上授权商标注册应由所有权利人协商一致行使，多数权利人授权不宜视为代表所有权利人意思表示。

四、结论

在适用2013年商标法第十五条第一款时，对于是否存在代理代表关系，需要结合口头或者书面合同，以及双方事实上形成代理代表关系的证据进行认定。对于代理代表关系，应采取广义的解释，即该等关系并不限于狭义的商标事务代理关系。诉争商标的实际权利归属，不能简单地以使用为认定标准。实际使用的主体如果仅仅是被许可使用人，当然不应认定为诉争商标的所有人。在最终认定商标注册行为是否系“未经授权”的注册行为时，要审查是否存在实际权利人明确授权的意思及授权行为。特别是在诉争商标属于共有的情况下，即使商标注册获得了部分权利人的授权，但在其他共同权利人明确提出异议的情况下，亦不应认定有效授权的存在，而应当认定该注册属于本款规定的“未经授权”的商标注册行为。

注释

[1] 北京市高级人民法院（2016）京行终2529 号终审行政判决书.

[2] 北京知识产权法院（2023）京行终1877 号号行政判决书.

[3] 北京市高级人民法院（ 2023）京行终 1877 号行政判决书 .

[4] 《巴黎公约》第6 条第7 款第1 项规定：“如果本联盟任何一个国家的商标所有人的代理人或者代表人，未经该所有人授权而以自己的名义向本联盟任何一个或一个以上的国家申请该商标的注册，该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册”.

[5] 孔祥俊. 商标法 原理与判例[M]. 北京：法律出版社，2021 ：360-361.

[6]《 北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 12.2 条 .

[7] 最高人民法院（ 2019）最高法行再 224 号行政判决书 .

[8]《 商标法》第五条：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标, 共同享有和行使该商标专用权.

[9]《 中华人民共和国民法典》第三百零一条：处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、 变更性质或者用途的, 应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意, 但是共有人之间另有约定的除外.

[10]《 中华人民共和国著作权法》（2020年修改）第十四条第二款：合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使; 不能协商一致 ,又无正当理由的, 任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利, 但是所得收益应当合理分配给所有合作作者.