对85℃商标侵权案的两点商榷

美食达人公司于2003年创立85度C品牌，先后取得了四个“85℃”的注册商标，经过其多年宣传和使用，其在第43类咖啡馆、蛋糕店等的注册商标被中国商标局认定为驰名商标。2016年5月，美食达人公司发现在上海易买得超市有限公司（以下简称易买得公司）销售的、由光明公司生产的优倍系列鲜牛奶产品外包装上的显著位置，使用了与其注册商标相同或相似的85℃，光明公司在广告宣传中亦突出使用了85℃。遂将易买得公司及光明公司诉诸法庭。

上海黄浦法院一审认为：光明牛奶标注85℃缺乏事实基础、正当性基础、有违商业惯例和必要性原则构成商标侵权；

2018年12月，上海知产法院作出二审判决，认为光明公司使用85℃仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，是对温度表达方式的正当使用，且未构成混淆，改判驳回美食达人公司一审全部诉讼请求。

笔者对二审判决改判依据的“描述性使用”及“不构成混淆”有一些不成熟的商榷，具体如下：

一、关于描述性使用的构成要件，及光明公司使用“85℃”字样是否属于对巴氏杀菌工艺的正当使用

1. 描述性使用的构成要件

《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

北京高院在2006年发布的《北京市高级人民法院关于印发<北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答>的通知（2006）》第26条指出：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：

（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

总结上述及司法实践可以得知要满足描述性使用，即正当使用，一般需要满足如下条件：

1． 使用是出于善意，即为了说明相关的商品及服务的有关特征和性质；

2． 这种使用是必要的；

3． 在使用上还应当以非商标的方式进行；

4． 在使用的客观效果上该使用不会引起不良的效果。

正如本案一审法院在判决中指出的：“正当使用的核心不在于或不仅在于标识本身的描述性属性，而更强调的是使用行为的正当性，包括主观善意和客观合理。善意强调主观上无恶意，合理强调行为的妥当性和必要性，并应当参考商业惯例等因素予以综合判定。”

2. 光明公司对85℃使用的正当性存疑

首先，商标法第五十九条对描述性使用有明确规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”具体到本案中，85℃属于鲜牛奶在生产采用的巴氏杀菌工艺中的一个温度，从法条文本上看，不指向“商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量”。最多属于商标法第五十九条规定的“其他特点”。尽管《商标审查及审理标准》对“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”的解释包括了“生产工艺”，但是这是关于商标授权确权的行政程序的部门规章，是否可以延及司法审判中对侵权行为正当性的依据待商榷，且《商标审查及审理标准》对此的解释事实上是针对商标第十一条的解释。

其次，光明公司对85℃的使用不具有必要性。根据本领域的技术常识，以及判决书中对“与巴氏杀菌工艺相关的事实”的描述：“《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》第3.4条巴氏杀菌是指为有效杀灭病原性微生物而采用的加工方法，即经低温长时间（63℃-65℃，保持30分钟）或经高温短时间（72℃-76℃，保持15秒；或80℃-85℃，保持10秒-15秒）的处理方式。” 即巴氏杀菌工艺实际上是在63℃-85℃使用的杀菌工艺，85℃仅仅是整个巴氏杀菌工艺采用的温度范围中的一个点值，这个点值并没有与其他温度点值有突出的重要的区别的作用。所有的乳制品公司，包括光明公司没有，也不可能只用85℃这个点值对鲜牛奶进行杀菌。也就是说85℃与巴氏杀菌的工艺并非强对应关系。

从光明鲜牛奶在此争议后更换的包装也能清楚的看到，其将相应的温度修改为了75℃，也从另一个角度证明了，光明公司使用的巴氏杀菌不限于85℃的点值，而是在某一个范围内，而且更重要的是，牛奶消费者关心的是其购买的牛奶是否新鲜，是否采取了巴氏杀菌这种保留较好口感的工艺，并不关心这个工艺采取的是63℃-85℃中的具体哪个点值，所以光明公司突出使用某个点值的温度必要性，与工艺也没有对应关系。

再次，光明公司的对85℃的使用难谓“出于善意”，一审判决其实明确指出，“美食达人公司于2016年4月发函告知在相关类别上存在注册商标专用权的情形时，此时已为明知，光明公司在并非必要标注85℃的情况下也应当立即予以避让，或者改变在显著位置突出标注的方式，以尊重他人已有的权利，维护商标管理的秩序，但其仍继续大量使用被控侵权标识，此种使用难谓善意”。另外，美食达人公司的85度C系列商标在咖啡烘焙连锁餐饮业内具有一定的知名度，且同时销售各类饮品和牛奶，光明公司负有一定的注意义务，如前所述，其对85℃的使用并不是必要的，完全可以使用63℃-85℃中的其他点值，光明公司在能够避让的情况下，没有对在先权利进行避让，从主观和客观上都难以证明其是善意使用。

最后，光明公司对85℃的突出使用的方式已经构成商标性的使用。商标性使用指的是行为人将特定文字或图形作为标识使用，用以建立该标志与自己特定商品之间的联系。从文章开头的图片能够看出，光明以显著的方式使用了85℃，该标识明显大于其自身商标中的“光明”和“UBEST”字样，亦大于外包装盒正面除“优倍”以外的其他所有标注，建立了这一标志与其牛奶之间的联系，也不符合司法实践中对正当使用应为非商标性使用的要求。

二、如正当使用抗辩成立则无需讨论“混淆误认”，本案对混淆的理解过于狭窄

1. 若正当使用成立，无需再对混淆误认进行论述

首先，二审法院认为：“光明公司关于其在被控侵权商品上使用85℃的行为，属于对温度标识的合理使用”，混淆了商标领域与版权领域的法律概念。事实上商标领域的不侵权抗辩应称之为正当使用，而非合理使用，后者属于版权领域的不侵权抗辩。

对正当使用的保护，源于对言论表达自由的保护，位阶高于知识产权的私权救济。因此，若构成正当使用的，不应再考虑是否混淆误认，即便构成混淆误认，其后果也应由商标权人自行承担。故，二审改判既认定正当使用，又论述不混淆误认，在逻辑上不能自洽，或者说有蛇足之嫌。

事实上，对于混淆误认是否是正当使用的要件的认识，北京市高级人民法院对亦经历了一个过程，其于2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19条规定：“商标合理使用应当具备以下构成要件：（1）使用处于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或描述自己的商品或服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。但如前所述，但北京高院在2006年颁布的指导意见则认为要构成描述性使用或指示性使用等“正当使用行为”时，不再将“相关公众不会造成混淆误认”列为必要条件。

2. 司法审判中讨论混淆误认时，不仅应仅限于讨论消费者对商品/服务来源的误认，还应包括消费者对经营者联系的误认，否则可能加剧大品牌的商标霸凌行为

在司法实践中，包括驰名商标的司法解释，以及《商标审查及审理标准》对驰名商标混淆可能性的判断标准，不仅仅包括了消费者对商品/服务的来源产生误认，即认为标识系争商标的商品/服务系由驰名商标所有人生产或者提供；还包括了使消费者联想到标识系争商标的商品的生产者或服务的提供者与驰名商标所有人存在某种联系，如投资关系、许可关系或者合作关系。

如本案一审法院提到的：“如果认为光明公司及其享有的注册商标更有知名度即可以任意在商品上突出使用他人享有注册商标的标识，将实质性损害该注册商标发挥识别商品来源的功能，对该注册商标专用权造成基本性损害，同时，亦有违商标管理的秩序，故光明公司的上述抗辩，不能成立。”

事实上一审判决还没有说透的一句是，即便消费者能够清楚的看到被控侵权产品来源自光明公司，但是在看到突出使用的85℃字样的时候，依然有可能想到两者是不是存在许可或合作关系？或者光明是不是投资甚至收购了拥有85℃品牌的美食达人公司？从而影响消费者的购买选择。

如果在商标侵权的判定上仅仅考虑消费者对产品来源的混淆误认可能性的话，那么就会加剧这样一种局面：所有的知名企业，只要其在商品或服务中标识清楚自己的商标或产品来源后，便可以随意的使用与他人在该或者近似领域核准注册的商标的近似标识，反正消费者不可能对该产品来源产生混淆。这将加剧大品牌的商标霸凌行为，恐从根本上架空注册商标的保护制度，或与《反法》六条真正“接轨”了。