专利间接侵权的实质条件

裁判要旨

1.专利间接侵权制度实质上是专利权排他效力的扩张，在适用该制度对专利权提供保护的同时应当避免专利权效力的过度扩张，防止专利产品零部件或其他没有获得专利保护的设备、工具的市场垄断，损害权利要求的划界作用以及公众基于此产生的信赖利益。

2.专利法司法解释关于“专门用于实施专利的产品”所述“专门”应指客观上只能用于实施专利，而不以当事人的主观认识为限。若被告在诉讼中已经证明所制造的装置有实质性非侵权用途，可以认为不属于“专门用于实施专利的产品”。

3.人民法院关于专利法司法解释中“他人实施了侵权行为”的把握标准通常为能够推定他人实施了侵权行为。考虑到专利权人经常是需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值，将“私人实施”纳入间接侵权制度规制范围，对专利权人的保护更为有力，也符合司法解释确立间接侵权制度的目的。

4.专利技术方案需要两个相互配合的部件共同实现，专利权人向市场既提供专利产品，同时也单独提供只有唯一配合关系的部件，且单独提供时未附加任何限制条件的，消费者有理由认为专利权人已经许可搭配任何可以适配的包括专利权人所提供的在内的部件，应当根据诚实信用原则确认专利权人作出了允许他人利用其售出的部件实施专利的“默示许可”。 

案情

原告某酷贸易有限公司（以下简称某酷公司）诉称：美国某顿公司系第2015800619**.*号，名称为“滑雪板固定器和靴子”的发明专利权人，原告经该公司授权有权提起本案诉讼。原告发现被告某搏体育用品有限公司（以下简称某搏公司）制造并在被告某吟信息科技有限公司（以下简称某吟公司）运营的电商平台“小红书”上销售、许诺销售被控侵权的固定器产品，并告知用户该产品仅能与原告的滑雪靴搭配使用。被告某搏公司还发布了测试人员将原告滑雪靴与被控侵权产品搭配使用的视频。案外雪具租赁店亦将被控侵权产品与原告滑雪靴共同提供给有滑雪需求的租赁用户。原告认为相关公众购买被控侵权产品后可以通过与原告滑雪靴的结合完整实施原告涉案专利的技术方案，被告某搏公司帮助、诱导他人实施涉案专利，构成对原告专利权的侵害。请求法院判令：1.被告某搏公司立即停止侵害原告第2015800619**.*号，名称为“滑雪板固定器和靴子”发明专利权的行为，包括停止制造、使用、许诺销售和销售侵害原告专利权的产品，销毁该侵权产品的专用制造模具；2.被告某吟公司立即停止侵害某酷公司专利权的行为，包括停止销售、许诺销售侵害某酷公司专利权的产品；3.被告某搏公司赔偿原告经济损失100万元；4.被告某搏公司赔偿原告为制止侵权而支出的合理费用20万元。

被告某搏公司辩称：1.某搏公司已研发成功自己的滑雪靴，可以与被诉的固定器配合使用，因此被控侵权产品具有非侵权的其他实质性用途，且某搏公司不存在诱导、帮助测试人员或雪具租赁店进行侵权的意图，未实施销售、提供专用品以积极诱导他人实施涉案专利技术方案的行为，故某搏公司销售被控侵权产品的行为不符合间接侵权的构成要件，不构成专利侵权。2.原告将专利产品中的产品部件分开销售，且未提出限制性条件，应当认为购买者获得了利用该些产品部件制造、组装专利产品的默示许可，被告制造固定器的行为不构成专利侵权。

被告某吟公司辩称：小红书平台仅提供信息储存空间服务，无主动审查权利来源的法定义务，其亦及时采取了下架措施，故某吟公司不应承担侵权责任。

法院经审理查明：美国某顿公司系涉案发明专利权人，该公司将涉案专利以独占许可的方式许可原告使用，并有权提起相关诉讼。涉案发明专利“滑雪板固定器和靴子”共有76项权利要求，既有对“滑雪靴”或“固定器”单独撰写的权利要求，也有本案中主张的“滑雪靴”加“固定器”的组合装置权利要求。原告生产、销售的固定器和滑雪靴既可单独购买，也可将两者组合购买。

被告某搏公司制造并在被告某吟公司运营的电商平台“小红书”上销售、许诺销售被控侵权的固定器产品，并告知用户该产品仅能与原告某酷公司的滑雪靴搭配使用，其自己的滑雪靴还在研发中。被告某搏公司还在“小红书”平台上发布了测试人员将某酷公司滑雪靴与被控侵权的固定器搭配使用的视频。案外雪具租赁店亦将被控侵权产品与原告滑雪靴共同提供给有滑雪需求的租赁用户。

审理中，被告某搏公司研发出了自己的滑雪靴，该滑雪靴可以与被控侵权产品配合使用，且配合使用后的技术方案不落入涉案专利权利要求的保护范围。

审判 

上海知识产权法院审理后认为，本案主要涉及到对我国专利间接侵权制度中“专门用于实施专利的产品”“他人实施了侵权行为”的理解及根据诚信原则发展的“默示许可”问题。其中“专门用于实施专利的产品”的“专门”应指客观上只能用于实施专利，而不以当事人的主观认识为限。本案被告在制造并提供“固定器”时，主观意图就是为了配合原告“滑雪靴”使用。诉讼期间，被告又研发出了能够适配的不落入原告专利权利要求保护范围的“滑雪靴”，被告产品客观上具备了实质性非侵权用途，不属于侵权专用品；“他人实施了侵权行为”中“他人”应当包括终端消费者。考虑到专利权人经常需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值，将消费者“私人实施”专利方案的行为纳入间接侵权制度规制范围，对专利权人的保护更为有力，也符合司法解释确立间接侵权制度的目的；关于默示许可问题。原告既向市场提供滑雪靴与固定器组合装置，同时也分别向市场提供滑雪靴和固定器。由于滑雪靴只能与固定器搭配使用，基于固定器损耗频率高于滑雪靴的客观特点，消费者购买滑雪靴之后，必然会寻求能够适配的固定器。原告单独提供滑雪靴时未附加任何限制条件，消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的产品，应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。原告专利也有对固定器单独撰写的权利要求，但被告固定器并不落入原告专利任何一个固定器权利要求的保护范围。考虑到权利要求的公示作用，结合原告在售出滑雪靴时对购买者的默示许可，被告对于提供与原告滑雪靴适配的固定器不会侵犯原告专利权有合理的信赖利益。因此，被告行为不构成间接侵权。法院据此判决驳回原告全部诉讼请求。

宣判后，各方当事人均未上诉，一审判决已生效。

评析

专利间接侵权制度起源于美国，我国专利法并没有专利“间接侵权”的法定概念，北京市高级人民法院曾在《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中对专利间接侵权行为定义为：行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。2016年3月颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利法司法解释）从司法解释层面确定了两种间接侵权的行为类型，为司法裁判提供了明确的法律依据。即根据被控侵权人实施行为的方式，专利间接侵权行为可分为帮助型间接侵权与诱导型间接侵权两类。两种类型间接侵权行为的成立通常需同时具备以下要件：第一，行为人主观上明知他人会实施侵害专利权的行为；第二，客观上存在第三方实施的直接侵害专利权的行为；第三，行为人提供了专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等以帮助他人直接实施侵害专利权的行为或积极诱导他人直接实施侵害专利权的行为。审判实践中，在围绕前述构成要件对专利间接侵权行为进行审查时，往往面临以下三大问题：一是对专利专用品的界定标准如何明晰；二是对下游直接侵权行为的认定尺度如何把握；三是对专利间接侵权的适用限制如何明确。

一、专利专用品的界定标准

专用品是帮助型间接侵权的核心判定要素，特指专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等产品。域外立法中，美国《专利法》第271条第（c）款明确了专用品的认定要件：该成分、材料或器械是有关发明的实质性部分，同时该成分、材料或器械是为了用于侵犯专利权而特别制造或特别改装的，并且不是主要可用于非侵权目的。我国司法实践中，通过相关判例逐步形成了我国国内司法领域就专用品的判定标准。其中，北京市高级人民法院在索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案中，提出了用于我国国内司法关于认定专利专用品的两要素判断法：“该专用产品对涉案专利技术方案具有实质性作用，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品对实现涉案专利技术方案而言，不但不可或缺，而且占有突出的重要地位，而不是任何细小的、占据很次要地位的产品；该专用产品不具有实质性非侵权用途，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品并非通用产品或常用产品，除用于涉案专利技术方案外无其他合理的经济和商业用途。”在此基础上，该院在《专利侵权判定指南（2017）》第119条中进一步明确，“专用”产品，应当以原料、产品等是否对实现涉案专利所请求保护技术方案具备实质性意义且具有“实质性非侵权用途”为判断标准，即，若相应的原料、产品等为实现涉案专利技术方案所不可或缺且除用于涉案专利所保护技术方案而无其他“实质性非侵权用途”，一般应当认定该原料或产品等为“专用”。可见，无论是美国《专利法》还是我国司法领域，对于专用品的判断，除了需考量是否具有实质性非侵权用途外，还需考量产品在实现涉案专利技术方案中占有的重要程度，两者不可或缺。

在举证责任分配层面，专用品的认定遵循“原告初步举证+被告反证抗辩”的规则：首先应由原告举证证明被控产品无其他实质性非侵权用途、专用于涉案专利技术；原告完成初步举证后，举证责任转移至被告，由其举证证明产品具备合法非侵权用途，以此否定专用属性。

本案中，诉讼初期，原告凭借被告产品宣传页面、评论区回复等证据，足以证明被告在制造并提供被控侵权产品时，主观意图就是为了配合原告滑雪靴而使用，被告产品具备专用品的属性，此时原告已完成专用品初步举证义务。然而诉讼中，被告研发成功了可以与其固定器配套使用的滑雪靴，且两者配合使用后的技术方案不落入原告专利权利要求的保护范围。由此带来一个问题，判断“专门用于实施专利的产品”是否应该坚持客观标准。我们认为，这个问题的解决还是需回归到对专利法司法解释第二十一条的文义解释，该条解释并未将“专门用于实施专利的产品”中的“专门”限定为需以当事人的主观认识为限，则根据其文义理解，应指客观上只能用于实施专利即可。被告在诉讼中已经证明所制造的装置客观上已具备实质性非侵权用途，可以认为不属于“专门用于实施专利的产品”。从司法价值层面，允许被告于诉讼后通过自主研发消除被控侵权产品的专利专用属性，一方面可以精准划分侵权责任边界，为市场主体预留合规整改与技术迭代的空间，另一方面也可防止专利权人利用间接侵权制度不当扩张形成行业垄断，遏制行业技术创新。

二、下游直接侵权行为的认定

根据传统侵权法理论，间接侵权行为具有依附性，其成立的前提是必须存在直接侵权行为。同时，专利侵权判定适用“全面覆盖”原则，确定间接侵权的前提需存在他人未经许可为生产经营目的完整实施专利的行为。因此，向非生产经营目的的个人、家庭使用者等提供专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物的行为，并不构成帮助侵权，即严格排除私人、非经营性实施行为。但随着数字时代技术的迭代、小众定制产业的兴起、网络零部件交易市场的活跃，严格排除私人实施行为的司法模式逐渐显现局限性。如个人可通过网络渠道采购各类专用零部件，自主组装侵权产品，形成海量、分散、隐蔽的私人侵权行为。若一概豁免私人实施行为，零部件销售主体极易以“下游均为私人自用”为由规避帮助侵权的法律追责。有学者指出：某些生产者可能会刻意回避实施某项技术特征，由终端的不知情的消费者刻意完成最后的环节，依据“共同侵权”理论，此时的生产者并不侵权，显然，这对专利权人而言是不公平的。间接侵权制度的目的是为了规制直接侵权无法覆盖到的隐秘侵权行为，如果再苛以过于严厉的条件，可能会丧失立法的本意，面对复杂多样化的侵权行为模式，很大一部分间接侵权行为可能因此无法得到法律的确认。在美国，虽然法院也要求专利权人在间接侵权的指控中必须证明被告的行为导致了直接侵权，但诉讼时大多数法院并不要求专利权人证明有另一个人实际从事了直接侵权行为。只要专利权人表明被控侵权人的一个顾客如果按照产品预想方式使用她购买的产品将侵犯专利权就足够了。美国第八巡回上诉法院在1931年的Graham Paper Co. v. International Paper Co．一案中指出：针对间接侵权行为，为专利权人提供救济不需要以直接侵权行为已经开始作为先决条件，只要存在直接侵权的威胁即可。

目前，国内的相关司法裁判也在逐步放宽对“生产经营目的”的认定标准。最高人民法院在焦蕊丽与中国农业科学院饲料研究所等侵害发明专利权纠纷案中明确细化了《专利法》中关于“生产经营目的”的判定标准：“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动，也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定，而应着眼于专利实施行为本身，考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的，可以认定其行为构成“为生产经营目的”。此外，最高人民法院在菲利普莫里斯生产公司等与深圳市凯明瑞科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，进一步将消费者私人实施行为纳入到专利侵权规制范畴。该案原告专利权利要求1为一种气溶胶发生系统，该技术方案需将电子点烟器与烟弹结合使用。被控侵权产品为电子点烟器，在销售给消费者时包装盒里没有烟弹。消费者购买了被控侵权产品后，配合烟弹一起使用的过程中实现了涉案专利权利要求1的整体技术方案。最高人民法院在该案中认为，由于电子烟产品消费者购买被控侵权产品的唯一目的就是将该产品与烟弹结合实现吸烟体验，被告制造被控侵权产品的唯一目的，亦是将该产品最终出售给电子烟产品消费者，使得其在购买被控侵权产品后与烟弹相结合使用，从而再现涉案专利权利要求1的完整技术方案。且无论是被控侵权产品实物的使用说明书，还是网页展示产品图片，均指导消费者如何将烟弹与被控侵权产品结合使用，故应当认定被告明知被控侵权产品系专门用于实施涉案专利的专用气溶胶发生设备，仍然以生产经营为目的，予以制造、销售和许诺销售，属于帮助侵权行为。因此，将部分私人实施行为适度地纳入到间接侵权制度规制范畴，有助于完善专利间接侵权判定体系，契合司法解释确立间接侵权制度的立法目的，强化专利权的保护力度。

回归到本案，由于本案最终的“实施行为”过于简单，以至于他人只要同时获得“滑雪靴”与“固定器”，就可以组合后以生产经营目的向消费者提供侵权装置，应当推定存在“他人实施了侵权行为”的即发可能性。

三、对专利间接侵权行为的适用限制

专利间接侵权制度实质上是专利权排他效力的扩张。而专利法司法解释在确立专利间接侵权制度的同时，又严格规定成立的要件，体现了利益平衡的考量。故而在个案裁判时，对该制度的适用应当力图既实现对专利权提供有效的保护，又要避免专利权效力过度扩张，以致造成对专利产品零部件或其他没有获得专利保护的设备、工具的市场垄断，损害权利要求的划界作用以及公众基于此产生的信赖利益。专利权人行使其权利时，亦应当遵循诚实信用原则，如果他人有理由认为基于专利权人先前行为而可以自由实施专利时，则应当根据诚实信用原则保护该他人的信赖利益。

在美国，伴随着美国专利间接侵权制度的发展，默示许可抗辩作为一项限制专利间接侵权的抗辩制度逐渐发展完善并已形成了相对明确的适用标准。1986年由美国联邦巡回上诉法院审结的Met－Coil Systems Corporation v．Korners Unlimited，Inc．案，是专利间接侵权默示许可抗辩适用的经典案例，对其他法院审理同类案件产生了深远影响，成为法院判定专利间接侵权默示许可抗辩是否成立的主要裁判标准。在该案中，原告Met－Coil公司作为一项方法专利的受让人，制造并销售用于将金属管道末端弯曲成凸缘的辊轧成型机及配套角件；被告Korners公司因生产、销售其中的角件，被Met－Coil公司以构成专利间接侵权为由诉至法院。原审法院援引United States v．Univis Lens Co．案的裁判规则指出：Met－Coil公司所售辊轧成型机作为实施涉案方法专利的核心部件，除用于实施该方法专利外无其他用途，因此购买该辊轧成型机的客户，已获得利用该核心部件实施专利方法剩余步骤的默示许可。由于Met－Coil公司未能举证证明其在销售辊轧成型机时对该设备的使用作出过限制，二审法院认为，从专利权人对仅能用于实施专利方法的非专利部件进行无限制销售这一行为，可以推断出该非专利部件的购买者已获得实施相关专利方法的默示许可。此后，在美国司法实践中，无论是涉及方法专利还是产品专利的间接侵权案件，对默示许可原则的适用逐渐形成统一的标准：首先，专利权人或被许可人销售的产品除了用于实施专利外，没有实质性非侵权用途；其次，销售的具体情形清楚地表明或能够推断出默示许可的存在（在该类案件中，法院主要考察专利权人或被许可销售人在销售时是否做出明确的限制）。

我国专利许可制度的发展历程中，2008年《专利法》修订之前，明确规定专利实施许可应当订立书面合同，严格排除了“默示许可”的可能。2008年修订后的《专利法》删除了“书面”形式的强制要求，为默示许可在我国国内的司法适用提供了法律空间。2008年7月，最高人民法院在[2008]民三他字第4号答复函中明确：专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。可见，就专利权人参与技术标准制定或同意专利进入相关技术标准的情形，最高人民法院以答复函的形式确立了专利默示许可行为的存在。此后，相关案例又进一步拓宽了默示许可的适用场景。在江苏优凝公司与扬州勘测设计公司等侵犯发明专利权纠纷案件中，一、二审法院就专利权人将其发明纳入水利部“948”推广项目的行为，认定为系专利默示许可行为。被告在项目推广期间实施涉案专利的行为属于在合理信赖的情形下实施专利的行为，不构成专利侵权。

在部门规范性文件方面，2016年，国家知识产权局曾在《专利侵权行为认定指南（试行）》中，将专利许可分为明示许可和默示许可，并将默示许可分为基于产品销售产生的专利默示许可和基于先前使用产生的专利默示许可等情形。其中对于产品专利默示许可的判定规则为“如果专利权人或其被许可人并非销售专利产品本身，而是销售专利产品的相关零部件，这些零部件只能用于制造该专利产品，不能用于其他任何用途，同时专利权人或其被许可人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默示许可，其制造、组装行为不构成专利侵权行为”。

鉴于专利默示许可是专利许可的一种特殊的许可形式，属于被控侵权人的侵权抗辩事由，应当由提出抗辩意见的被控侵权人承担举证责任，证实许可合意事实的存在。在范俊杰与吉林市亿辰工贸有限公司（以下简称亿辰公司）侵害实用新型专利权纠纷案中，专利权人范俊杰曾将本案专利图纸及电子文件提供给案外设计院，设计院在该图纸基础上完成了被控侵权螺栓的设计图纸。亿辰公司根据设计院的设计图纸完成了被控侵权螺栓的加工制作和销售。亿辰公司在被控侵权后，主张默示许可。对此，最高人民法院认为：范俊杰从未与设计院签订实施许可合同并主张支付使用费，故从范俊杰上述推广行为中，并不能得出其许可设计院实施本案专利的意思表示，更无法得出范俊杰许可亿辰公司实施本案专利的意思表示，不能推定成立默示许可。因此，审判实践中，通常严格限制默示许可抗辩的适用范围，默示许可需以可推定的许可意思表示为核心，避免默示许可规则被滥用。

本案中，原告既向市场提供“滑雪靴”与“固定器”组合装置（即专利产品），同时也分别向市场提供“滑雪靴”和“固定器”。由于“滑雪靴”只能与“固定器”搭配使用，并且基于滑雪靴和固定器的特性，固定器损耗频率高于滑雪靴，消费者购买了“滑雪靴”之后，必然会去寻求能够适配的“固定器”。而原告向市场单独提供“滑雪靴”时没有附加任何限制条件，因此消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的包括原告所提供的在内的“固定器”，应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。另一方面，本案原告专利共有76项权利要求，既有“滑雪靴”加“固定器”的组合装置权利要求，也有对“滑雪靴”或“固定器”单独撰写的权利要求，而被告提供的“固定器”并不落入任何一个“固定器”权利要求的保护范围。即被告所提供的“固定器”并不是原告的独创性发明。考虑到权利要求的公示作用，结合原告在售出“滑雪靴”时对购买者的默示许可，被告对于提供与原告“滑雪靴”所适配的“固定器”不会侵犯原告专利权有合理的信赖利益。被告行为不构成专利间接侵权。