厘清专利间接侵权的实质条件

近日，上海知识产权法院在审结的B贸易（北京）有限公司（以下简称B公司）与P体育用品有限公司（以下简称P公司）等侵害发明专利权纠纷一案中，明确专利间接侵权的实质条件，依据诚实信用原则，适用默示许可制度，判决驳回B公司的全部诉讼请求。

美国某顿公司系涉案发明专利权人，2023年，美国某顿公司与B公司签订专利独占许可协议，将涉案专利独占许可B公司使用。B公司发现P公司制造且在电商平台上销售、许诺销售侵害涉案专利权的“X-VITX快穿固定器”产品，发布将被诉侵权产品与B公司滑雪靴搭配使用的推广信息，招募测试人员评测，并将被诉侵权产品销售给雪具租赁店，诱导消费者将被诉侵权产品与B公司销售的滑雪靴搭配使用。B公司认为，P公司未经B公司许可通过组织他人测评的方式直接实施了涉案专利并且帮助、诱导他人实施涉案专利，侵害了涉案专利的专利权。P公司在收到侵权警告函后，不仅未停止侵权行为，反而不断上线新的推广信息及新产品的销售信息，侵权恶意明显，应当适用惩罚性赔偿。故诉至上海知产法院，请求判令P公司立即停止侵害B公司第201580061956.5号，名称为“滑雪板固定器和靴子”专利权的行为，包括停止制造、使用、许诺销售和销售侵害B公司专利权的产品，销毁该侵权产品的专用制造模具，赔偿经济损失100万元和合理费用20万元。

P公司辩称，生产被诉侵权固定器并与B公司滑雪靴配合属于对滑雪靴的使用，并非制造和再造行为。B公司销售滑雪靴后，就P公司的后续使用行为构成权利用尽，故P公司未实施直接侵权行为。P公司已研发成功自己的滑雪靴，可以与被诉的固定器配合使用，因此被诉侵权产品具有非侵权的其他实质性用途，且P公司不存在诱导、帮助测试人员或雪具租赁店进行侵权的意图，P公司也未将涉案专利的技术方案固化在固定器中，不存在销售、提供专用品以积极诱导他人实施涉案专利技术方案的行为，故P公司销售被诉侵权产品的行为不符合间接侵权的构成要件，不构成专利侵权。B公司将专利产品中的产品部件分开销售，且未提出限制性条件，应当认为购买者获得了利用该些产品部件制造、组装专利产品的默示许可，P公司制造固定器的行为不构成专利侵权。

上海知产法院经审理认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条规定，明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，该提供者的行为属于提供专门用于侵权的产品的帮助侵权行为。本案主要涉及到对上述我国专利间接侵权制度中“专门用于实施专利的产品”“他人实施了侵权行为”的理解及根据诚实信用原则发展的“默示许可”适用问题。其中，“专门用于实施专利的产品”中的“专门”应指客观上只能用于实施专利，而不以当事人的主观认识为限。本案P公司在制造并提供“固定器”时，主观意图是为了配合B公司“滑雪靴”使用。诉讼期间，P公司又研发出了能够适配的不落入B公司专利权利要求保护范围的“滑雪靴”，P公司产品客观上具备了实质性非侵权用途，不属于侵权专用品。“他人实施了侵权行为”中“他人”应当包括终端消费者。本案中将“滑雪靴”与“固定器”结合在一起，从而“制造”落入B公司专利保护范围装置的是终端消费者。考虑到专利权人经常需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值，将消费者“私人实施”专利方案的行为纳入间接侵权制度规制范围，符合司法解释确立间接侵权制度的目的。关于默示许可问题，根据《中华人民共和国专利法》第二十条规定，行使专利权应当遵循诚实信用原则。因此，如果他人有理由认为基于专利权人先前行为而可以自由实施专利时，则应当根据诚实信用原则保护该他人的信赖利益。本案中，B公司既向市场提供滑雪靴与固定器组合装置，同时也分别向市场提供滑雪靴和固定器。由于滑雪靴只能与固定器搭配使用，基于固定器损耗频率高于滑雪靴的客观特点，消费者购买滑雪靴之后，必然会寻求能够适配的固定器。B公司单独提供滑雪靴时未附加任何限制条件，消费者有理由认为B公司已经许可搭配任何可以适配的产品，应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。B公司专利也有对固定器单独撰写的权利要求，但P公司固定器并不落入B公司专利任何一个固定器权利要求的保护范围。考虑到权利要求的公示作用，结合B公司在售出滑雪靴时对购买者的默示许可，P公司对于提供与B公司滑雪靴适配的固定器不会侵犯B公司专利权有合理的信赖利益。因此，P公司的行为不构成间接侵权。遂作出上述判决。

本案判决不仅厘清了专利间接侵权的实质条件，而且通过对专利法诚实信用原则的具体运用，明确了专利制度中“默示许可”的适用问题，在对专利权依法予以保护的同时，避免因专利权效力的过度扩张，造成专利零部件及其他没有获得专利保护的设备等的市场垄断，损害权利要求的划界作用以及公众基于此产生的信赖利益。