商标转让中需要注意的法律问题研究

摘 要：《商标法》第四十二条规定了商标转让。商标转让需经过国家知识产权局的审查方可予以公示。司法实践中，存在对该条所规定的“一并转让”及“有其他不良影响”的商标转让申请不予核准的理解不到位的情形。经过对商标法立法理念的分析可知，“一并转让”应当解释为应当一并提出转让申请，是否核准转让仍然需要审查其是否符合商标法的其他规定。“有其他不良影响”则指的是在商标转让人存在囤积商标、恶意抢注商标等行为时，商标行政机关如果仍核准其转让涉案商标则无异于变相鼓励此种行为，故该种情形下的商标转让亦不应当核准。

关键词：《商标法》第四十二条 商标转让 一并转让 有其他不良影响

一、基本案情

陈某欣欲将其名下8件“SAYSPU”商标转让给菲秀公司，二者共同向国家知识产权局提交了转让申请。国家知识产权局经审查核准了其中5件“SAYSPU”商标的转让。对于另3件注册在第3、20、35类上的“SAYSPU”商标（下称涉案3件“SAYSPU”商标），国家知识产权局认为，陈某欣名下在第3、20、35类上还注册有3件“SAYPU”商标（下称涉案3件“SAYPU”商标），与涉案3件“SAYSPU”商标构成相同或者类似商品上的近似商标，需一并提出转让，故下发了《商标转让申请补正通知书》。

菲秀公司与陈某欣补充递交了涉案3件“SAYPU”商标的转让申请。国家知识产权局认为，陈某欣累计申请、转让商标数量较多，以陈某欣涉嫌违反《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四条、第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”规定为由，要求提供涉案3件“SAYSPU”商标及涉案3件“SAYPU”商标（以下统称涉案商标）的相关使用证据或使用意图说明，所以再次向其下发《商标转让申请补正通知书》。菲秀公司遂向国家知识产权局提交了涉案商标的申请补正说明，以及照片、图片、商标使用授权书等证据。国家知识产权局经审查作出了6个《商标转让 / 移转申请不予核准通知书》（以下统称被诉通知书），认为陈某欣存在违反《商标法》第四条、第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形，且认为菲秀公司提供的使用证据无效，未予核准涉案商标的转让申请。

菲秀公司不服被诉通知书而提起诉讼，请求法院依法撤销被诉通知书，同时请求法院判令国家知识产权局核准涉案商标的转让申请。主要理由包括：一是陈某欣授权许可菲秀公司使用“SAYSPU”商标，经过菲秀公司的宣传使用，“朴写”和“SAYSPU”商标已经形成对应关系。为了证明其对涉案商标存在真实的使用意图，菲秀公司在一审补充提交了商标转让证明、商标注册证、影视版权使用许可合同、独家授权委托书、影视IP 授权书、合作合同、银行回单、发票、微信截图、线上店铺截图等证据。二是国家知识产权局在首次下发的《商标转让申请补正通知书》中要求陈某欣应一并将涉案3件“SAYPU”商标转让给菲秀公司，故菲秀公司和陈某欣是根据国家知识产权局的要求补充申请涉案3件“SAYPU”商标转让，后国家知识产权局未核准涉案商标的转让申请，于法无据。三是菲秀公司及陈某欣共提交了8件“SAYSPU”商标转让申请，国家知识产权局核准了其中5件“SAYSPU”商标的转让申请，并未认定过恶意注册，后国家知识产权局在审查涉案商标的转让申请时却认定有恶意注册的情形，系前后矛盾。

国家知识产权局答辩称，陈某欣存在不以使用为目的的恶意商标注册申请、以其他不正当手段取得注册的情形，其商标转让行为严重破坏和扰乱商标注册秩序，具有不良影响，违反《商标法》第四十二条的规定。并且菲秀公司依据补正通知书提交的使用证据无效，其提交的诉讼证据仍无法改变其“使用证据无效”的结论，故涉案商标的转让不应予以核准。

另外，经审理查明，至本案审理时，陈某欣名下共计280件商标，涉及第3、5、6、14、15、19、21、23、24、27、29、31、32、33、34、35、40 等 多个差异较大的商品、服务类别，申请时间集中在2019年至2022年。除陈某欣名下现有商标外，陈某欣还曾向菲秀公司及广州美天惠科技有限公司共计转让61件商标。

二、审判情况

根据查明的事实，结合各方当事人的陈述意见，本案涉及两个关键问题：一是此前国家知识产权局已经核准了其中5件“SAYSPU”商标，未认定商标转让具有不良影响，之后却未予核准其余3件“SAYSPU”商标以及与之近似的涉案3件“SAYPU”商标的转让，如何理解《商标法》第四十二条第三款[1]规定的“有其他不良影响的转让”不予核准；二是菲秀公司是在国家知识产权局的要求下一并申请转让涉案3件“SAYPU”商标，但是国家知识产权局却未予核准涉案商标的转让，如何理解《商标法》第四十二条第二款[2]规定的“应当一并转让”。

一审法院经审理认为，涉案商标由陈某欣申请注册。根据查明的事实，陈某欣申请注册有300余件商标，且所涉商品或服务类别较多。国家知识产权局发出的补正通知书中明确指出，陈某欣涉嫌违反《商标法》第四条、第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定，但陈某欣并未向国家知识产权局提交任何商标使用证据或使用意图说明，也并未在本案诉讼中提交证据。陈某欣作为自然人，申请商标数量较大，且类别较多，在无任何使用证据佐证的情形下，一审法院难以认定其申请注册商标系出于正常生产需要。故被诉通知书认定陈某欣存在违反《商标法》第四条、第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形正确。菲秀公司虽在行政审查、诉讼过程中均提交过证据，但其提交的在案证据不足以证明其受让除第3类上“SAYSPU”以外的涉案商标具有真实使用意图，或虽可以证明菲秀公司为在第3类上使用“SAYSPU”商标进行了准备，但商标法的立法精神和立法目的系禁止商标注册人以欺骗或者其他不正当手段取得商标的注册，防止扰乱商标注册秩序、避免不以使用为目的的恶意商标注册行为，从而维护公共利益。若允许商标注册人以上述行为取得商标并转让给他人，便将此情形视为障碍消除，则相关条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、售卖的立法目的将会落空，从而使得相关条款在实施过程中存在被规避的可能。

此外，对于菲秀公司提出的国家知识产权局先前曾就多件商标核准过陈某欣向菲秀公司的转让行为，以及涉案商标的转让是在国家知识产权局提出商标转让应符合相同商品上近似商标、或类似商品上的相同或近似商标应一并转让的规定的情况下进行的理由，一审法院认为，国家知识产权局先前的审查行为与本案的审查均为独立的审查行为，先前的核准行为与本案无关；根据商标法的相关规定，为避免造成商品或服务来源的混淆，相同商品上的近似商标、或类似商品上的相同或近似商标应一并转让，但“一并转让”指一并提出申请，对于一并提出转让申请的商标仍需要进行审查以确定是否符合相关法律规定。故对菲秀公司的诉请理由，一审法院均不予支持。

综上，一审法院判决驳回菲秀公司的诉讼请求，判决结果已生效。

三、重点评析

商标转让须向国家知识产权局提出申请，经其审查通过后才能将商标转让情况予以公示。商标的作用在于识别商品或服务的来源，通过商标标志将商品或服务与特定经营者之间联系起来，商标成为承载经营者商誉的载体。商标法既涉及保护商标权人对商标享有的财产权，又要考虑到消费者基于商标标志“认牌购物”、不被混淆的利益，也有防止经营者利用商标牟取不正当竞争利益、维护商标注册管理秩序以及公平市场竞争秩序的考量。商标法的立法理念应贯穿于商标专用权的获得和转让等各个环节。为实现立法目的，《商标法》第四十二条对商标转让作出了一定的限制。

（一）如何理解“有其他不良影响”的商标转让不予核准 

对《商标法》第四十二条第三款规定的“有其他不良影响的转让”的理解，应围绕商标法的立法理念展开。囤积商标、注而不用等恶意注册商标的行为，本就背离商标识别商品或服务来源的本质，亦浪费大量的商标资源，还给商标行政机关造成注册、管理等负担。当前，甚至还存在利用恶意注册的商标索要高额转让费用、向电商平台或市场监管部门发起投诉、恶意提起诉讼等行为。这些系滥用商标权、牟取不正当利益、干扰正常的市场经营的行为。若对此类商标的转让不加以限制，则可能为恶意注册的商标提供“出口”，导致恶意注册商标行为更加有利可图。 

此前，北京市高级人民法院在审理的一起案件中曾认定，除申请注册该案的诉争商标外，某公司还申请注册了700余件商标，涉及多个类别，且部分商标与他人在先申请的具有一定知名度的商标的标志相同或近似。在该案中，某公司提交的证据难以证明其申请注册诸多商标是出于真实使用意图，因此某公司的行为已经明显超出了其生产经营需要，扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源。该案诉争商标的转让行为违反了《商标法》第四十二条第三款之规定。[3]为了实现遏制商标囤积、恶意注册等不良行为的目的，在审查商标转让是否有其他不良影响时，通常应当重点考虑商标转让人申请注册商标的数量、核定使用商品或者服务的类别，是否有明显抄袭知名商标，囤积知名景区名称、地名、通用名称等情形，转让人或者与之相关联的市场经营主体的实际经营需求，提交申请转让的商标及名下其他商标的使用情况，还可参考商标转让人名下其他商标的申请转让次数及受让人的情况。

本案中，考虑到涉案商标的转让人作为自然人，申请商标数量较大，且类别较多，在无任何使用证据佐证的情形下，难以认定其申请注册商标系出于正常生产需要，故被诉通知书对涉案商标的转让申请不予核准的认定正确。虽然商标受让人提交了证据，但是证据不足以证明其受让涉案商标具有真实的商标使用意图，或即便受让人具有使用意图，亦难以消除商标转让人在申请注册涉案商标时所具有的恶意。若允许商标受让人通过提交具有真实使用意图的证据从而核准涉案商标的转让申请，其实是通过受让人的商标使用意图使得恶意注册的商标“合法化”，将有违《商标法》的立法目的。

（二）如何理解“应当一并转让” 

实践中，在转让人和受让人向国家知识产权局提出商标转让申请之后，国家知识产权局会依据《商标法》第四十二条第二款的规定对转让人名下商标的相关情况进行审查。若确实存在该规定的情形，国家知识产权局会通知其需要将相关商标一并提出转让申请。那么，国家知识产权局在审查的过程中要求当事人一并提出转让，是否意味着当事人提出一并转让的申请，国家知识产权局即应核准转让呢？ 

事实上，《商标法》第四十二条第二款的规定系为了防止相同或者类似商品上的近似商标因部分转让而分属于不同的主体，导致转让后相同或者类似商品或服务来源并非同一主体，但从商标标志来看，却仍是相同或者近似的，从而造成消费者对商品或服务来源混淆的情形。故商标法规定符合该条款情形的商标应当一并申请转让，是出于维护消费者利益的目的。但是如前所述，消费者利益的保护并非商标法唯一的立法目的，维护商标注册管理秩序、公平市场竞争秩序亦同属于商标法重要的立法目的，商标转让是否符合这些立法目的，同样需要经过国家知识产权局的审查。商标转让唯有符合前述全部立法目的，方可予以核准。故“应当一并转让”仅仅意味着转让人和受让人应当一并提出转让申请，并不意味着只要一并提出转让申请，国家知识产权局必然应当核准。本案中，虽然菲秀公司是在国家知识产权局通知其应当一并转让的情形下申请转让相关商标，但是否应当核准相关商标的转让申请， 仍然需要审查是否符合商标法的其他法律规定。如果商标转让申请还存在其他不良影响，则国家知识产权局仍然会作出不予核准的认定。故一并提出转让申请仅仅系核准商标转让的必要而非充分条件。

实践中，转让人与受让人之间可能由于系关联公司等原因，在国家知识产权局通知其转让商标时，并未提交全部商标的转让申请，而选择签订商标共存协议，那么这种情形下是否可以阻却该条款的适用呢？《商标法》第四十二条第二款对受让人的身份未进行区分，并且应当立足于避免相关公众对商品或服务来源产生混淆误认的立法原意，故商标共存协议并不足以阻却该条款的适用。[4] 

综上，对于欲从其他主体处受让商标的市场主体而言，需审慎考虑商标转让人的商标注册及使用情况，尽量避免商标尚未受让即已开始使用，之后却可能因不予核准转让从而无法取得商标权的不利情形。

参考文献：

[1] 《商标法》第四十二条第三款规定:"对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由."

[2] 《商标法》第四十二条第二款规定:"转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让."

[3] 北京市高级人民法院(2023)京行终7269号行政判决书.

[4] 北京市高级人民法院(2020)京行终1758号行政判决书.