驰名商标与注册商标权利冲突的解决路径

裁判要旨

当驰名商标与注册商标权利冲突时，首先，需要判断被告是否在其商标核定的商品范围内使用其注册商标，若其并非规范使用商标，则不能被认定为系对其注册商标的使用。其次，倘若被告行为属于对其注册商标的使用，法院需审查被告提出商标注册申请时有无侵权主观故意。即在被告提出注册申请时，原告商标是否已驰名。若已驰名，则应当推定被告明知原告商标，被告商标属于复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，被告申请注册商标时具有攀附原告驰名商标的主观故意，构成对原告驰名商标的侵害。

案号 

一审：（2022）沪73民初809号

二审：（2023）沪民终406号
 
原告：上海少年儿童出版社有限公司（以下简称少年儿童出版社）。

被告：台州十万个为什么贸易有限公司（以下简称十万个为什么公司）、台州市杭泽鞋业有限公司（以下简称杭泽公司）、台州捣蛋神童鞋业有限公司（以下简称捣蛋神童公司）、上海寻梦信息技术有限公司（以下简称寻梦公司）。

原告少年儿童出版社系《十万个为什么》系列图书的出版者及相关权益享有者。《十万个为什么》自1961年首次出版以来共计出版六版，此外，还有其他十余种版本的系列图书，该系列图书多次获评国家级、省市级奖项及荣誉，被《解放日报》《人民日报》等多家媒体所大量报道。2017年6月、2020年8月，少年儿童出版社在第16类书籍等商品上分别被核准注册了第17085619号“”、第36770859号“”商标，并将上述商标使用于《十万个为什么》多版本书籍、部分杂志、科普短视频及少儿科普剧、动漫等。被告杭泽公司于2018年8月至2020年3月期间在第25类服装、鞋、帽等商品上陆续注册了第25784683号“”、第29069921号“”、第33164582号“”、第39280355号“”商标。2020年7月，其还在第35类广告、替他人推销等服务类别上注册了第41484888号“”商标。杭泽公司曾出具多份商标授权书，将上述商标授权被告十万个为什么公司、捣蛋神童公司使用。十万个为什么公司将“十万个为什么”作为企业名称及1688店铺、拼多多店铺、天猫店铺名称，将“”标识用于其拼多多、天猫店铺头像；在抖音平台以用户名“十万个为什么”发布科普短视频，并认证为“十万个为什么”官方账号；在天猫店铺、1688店铺网页页面上突出使用“”“”标识。十万个为什么公司、杭泽公司、捣蛋神童公司在拼多多等多个平台的店铺内出售的童鞋商品上使用“”“”标识。原告主张“十万个为什么”应作为有一定影响的商品名称保护，“”和“”商标（以下简称权利商标）应被认定为驰名商标，前述三被告行为不仅构成不正当竞争，也构成对其注册商标专用权的侵害。被告寻梦公司作为拼多多平台的经营者，为三被告商标侵权行为提供了帮助。故请求判令：1.四被告立即停止侵犯原告第17085619号“”、第36770859号“”注册商标专用权的行为；2.被告十万个为什么公司立即停止不正当竞争行为，变更企业名称中的“十万个为什么”字样；3.被告十万个为什么公司、杭泽公司、捣蛋神童公司在《中国知识产权报》上发布声明；4.被告十万个为什么公司、杭泽公司、捣蛋神童公司共同赔偿原告经济损失500万元及为维权支出的合理费用115,000元。

审判 

上海知识产权法院经审理后认为，在权利商标被注册前，“十万个为什么”系列图书在少儿科普图书领域享有很高的知名度和美誉度，被相关公众广为知悉，已经具备了识别图书商品来源的属性特征，可以作为有一定影响的商品名称保护。被告十万个为什么公司使用“十万个为什么”作为其企业字号及多个平台的店铺名称，构成擅自使用原告有一定影响的商品名称的不正当竞争行为。该被告在抖音上的相关宣传行为亦构成虚假宣传。被诉侵权商品为童鞋，与原告商标核定使用的商品类别既不相同也不类似，故有必要对该商标是否驰名作出判定。原告“”商标被注册前，已开始使用于《十万个为什么》杂志中，该商标主要部分是“十万个为什么”，故“十万个为什么”在科普图书领域所积累的高知名度自然会延续至该商标。该商标经过原告持续使用及广泛宣传，已经具有很高的知名度和市场声誉，应被认定为驰名商标。三被告在童鞋上使用“”标识的行为，虽属于对其注册商标的使用，但系复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，具有攀附原告驰名商标知名度的主观故意，已造成相关公众的混淆，构成对原告注册商标专用权的侵害。原告“”商标的主要部分即为“”，其注册日早于原告“”商标，“”商标的注册日亦晚于被诉侵权行为开始实施的时间。且就原告指控的被告与“十万个为什么”有关的使用行为，法院已通过有一定影响的商品名称予以保护。故本案中，并无必要对原告“”商标是否驰名作出认定，法院对原告要求对该商标亦进行驰名商标认定的主张不予支持。寻梦公司作为拼多多平台的经营者，已对涉案拼多多店铺内的侵权商品采取禁售措施，故对原告诉请其停止商标侵权的行为，法院不再予以支持。法院遂判决：被告十万个为什么公司、杭泽公司、捣蛋神童公司立即停止侵害原告第17085619号“”注册商标专用权的行为并在《中国知识产权报》非中缝版面刊登声明、消除影响，赔偿原告经济损失50万元、合理费用108,000元；被告十万个为什么公司立即停止对原告的不正当竞争行为并立即停止使用其企业名称，赔偿原告经济损失30万元；驳回原告其余诉讼请求。

宣判后，被告十万个为什么公司、杭泽公司、捣蛋神童公司提出上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。
 

评析

驰名商标与注册商标权利冲突，是指对争议的标识，原、被告双方均拥有商标权，一方面，注册商标权利人对其商标享有专用权，有权在核定使用商品上使用并禁止他人在相同或近似商品上使用相同或近似商标。另一方面，驰名商标权利人对其商标也享有专用权，甚至享有跨类禁用权，当两者标识构成近似时，权利发生冲突，给予谁优先保护，如何保护则成为一个值得思考的问题。驰名商标蕴含着高知名度的商品或服务的经济价值，亦是企业商誉的重要体现，因此在驰名商标与注册商标发生权利冲突时，正确认定并保护驰名商标显得尤为重要。《TRIPS协定》等国际条约规定了对驰名商标进行跨类保护的基本原则，我国商标权法也做了相应规定。

 一、驰名商标与注册商标权利冲突的司法现状

根据我国《商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。随着社会经济的发展，侵权行为呈多样性、复杂化趋势，愈来愈多的商标侵权纠纷涉及到驰名商标与注册商标的权利冲突。该类案件的原告通常以权利商标应作为驰名商标保护为由，主张他人注册并使用的商标构成对其驰名商标的侵害，但最终被法院采纳而得到支持的并不多，主要原因在于：第一，根据按需认定原则，被诉行为已通过其他方式得到救济，原告商标在案件中没有必要被认定为驰名商标；第二，当事人提供的证据不足以证明原告商标已经驰名；第三，被诉侵权商标与原告商标在商品或服务方面差异明显，不会造成相关公众的混淆；第四，被诉侵权商标与原告商标标识存在较大区别，不构成对原告商标的复制、摹仿或者翻译。

审判实践中，在对驰名商标进行跨类保护时通常需要考虑权利商标的显著性、知名度、权利商标与被诉侵权商标核定使用商品或服务的关联度、两标识的近似度、被诉行为人的主观过错等因素。鉴于每个案件权利商标与被诉侵权商标的情形有所不同，对该类案件，如何审慎甄别事实，按需认定驰名商标、合理适度确定驰名商标跨类保护范围、平衡好驰名商标和注册商标人之间的利益，始终是案件审理的疑难问题。

 二、驰名商标与注册商标权利冲突的解决路径

当驰名商标与注册商标产生权利冲突时，首先需要对被告商标使用情况进行审查，若被告行为确属对其注册商标的使用范围，则就涉及到对原告商标是否构成驰名商标的认定及判断被告行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害。

（一）审查被告商标使用情况

对被告商标使用情况的审查，主要是判断被告是否在其商标核定的商品范围内使用其注册商标。审判实践中比较常见的是被告并非在其商标核定的商品范围内使用商标的情形。该类被告为了攀附原告商标的知名度，通常先在与原告商标不相同或类似的商品范围内注册与原告商标相同或近似商标，在使用时，又采取超出商标核定的商品范围，或采用拆分、组合等方式使用其注册商标，以达到与原告商标混淆，攀附原告商标知名度的侵权目的。对前述行为的审查，实际上涉及到商标使用权的审查。需要说明的是，商标使用权和商标禁用权制度的保护范围略有区别。商标禁用权审查的范围为在相同或类似商品上使用相同或近似商标，并产生混淆（相同商品相同商标不涉及混淆的判定）的情况。商标使用权范围的审查，仅就注册商标核定的商品使用相同商标的审查，即是否在商标核定的商品范围内使用（是核定的具体商品而非核定的商品类别），是否使用与注册商标相同的标识（不包括近似标识）。具体而言，涉及到对被告商品类别及被告使用标识的判定。

如在“江小白”驰名商标侵权案件中，就涉及到对商品类别的判断。被告使用的标识与其注册商标标识完全相同，其商标核定使用的商品为医用冷敷贴，被诉侵权商品标注的产品名称虽然为医用冷敷贴，但相关销售页面及评价中均明确系面膜。法院查明，医用冷敷贴是指是由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成的产品，主要用于物理退热、冷敷理疗，仅用于闭合性软组织。医用冷敷贴与日常具有护理、补水功效的护肤产品不同，它不是为正常皮肤美肤或日常护理、补水而设计的产品，而是为了有炎症反应的皮肤能够快速消炎和修复损伤而设计的贴剂。此明显与面膜产品有很大的差别，故被告并非系在其注册商标核定的商品范围内对其注册商标的使用。

在“晨光”驰名商标侵权案中，则涉及到对被告使用的是否系其注册商标标识的判断问题。该案原告商标为“晨光”图文商标，被告虽然在牙刷产品上拥有晨光商标，但其在儿童牙刷产品上实际使用的是晨光图文商标，与其注册商标并不相同。故法院也未采纳其系基于对其注册商标使用的意见。

若经审查，被告确系在其商标核定的商品范围内使用其注册商标，此时要注意区分驰名商标案件与普通商标案件审理思路上的区别，在不涉及认驰的商标侵权案件中，就上述情形，即可直接适用《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，告知当事人向行政部门申请解决。但根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，若原告商标能作为驰名商标保护，而被告商标属于复制、摹仿或者翻译原告驰名商标的，原告有权要求禁止被告使用。因此，驰名商标案件中，法院有权就该类权利冲突问题进行审查。本案中，被诉侵权商品为童鞋，被告商标核定使用的商品类别包括鞋，故被告确实是在其注册商标核定范围内使用其商标。此时，原、被告商标权产生了权利冲突。

（二）驰名商标认定的基本原则

驰名商标案件中，在双方均有商标，且被告规范使用的情况下，唯有原告商标满足驰名商标保护的条件下，其才有权要求禁止被告使用。此类案件在对原告商标驰名度的认定时，通常涉及到对认驰必要性和认驰时间点的把握。

1.认驰必要性的把握

司法认定驰名商标应坚持按需认定、被动认定、个案认定、事实认定原则。按需认定意味着在案件审理确有必要的情况下，法院才能够并且也应当在个案中认定驰名商标。当权利人请求认定多枚商标驰名的情况下，可以根据案件处理需要，在确保权利人获得充分救济的前提下，认定其中一枚或部分商标驰名。驰名商标认定的必要性所考量的因素往往在于权利商标核定使用的范围、与被诉侵权行为所涉商品或服务是否构成相同或类似、是否会造成相关公众的混淆，即是否存在跨类保护的需要。但认定驰名商标之“需”并非仅“跨类”一种，当被请求认定驰名的商标可以被另一个商标完全包含在内时，仅需要认定将其完全包含在内的商标为驰名商标，被包含的商标可以通过属于驰名商标的主要部分进行延伸保护，而并不必要将其认定为驰名商标；多个被请求认定为驰名商标的商标注册时间不同且商标主要部分存在重合的，应认定注册时间更早的商标为驰名商标，其可以延伸保护到注册时间更晚的商标，因此注册时间较晚且是其他商标主要部分的商标没有认驰的必要，仅需要通过认定注册时间在先的商标即可受到延伸保护。此外，若与涉案商标有关的被控侵权行为可以通过其他法律规定予以救济的，亦无需将其认定为驰名商标。  

本案中，原告请求将“”“”两枚商标认定为驰名商标，其中，“”属于“”商标的主要部分，且其注册日较晚，与其有关的主要被控侵权行为是被告十万个为什么公司对其企业及店铺名称的使用，而该使用行为法院已通过有一定影响的商品名称予以保护，因此并无必要对 “”商标是否驰名作出认定。“”商标核定使用类别为第16类书籍，而被诉侵权行为所涉商标核定类别为第25类童鞋，两者既不相同也不类似，故确有必要对“ ”商标是否构成驰名商标进行认定。

2.认驰时间点的把握

为了维护商标注册制度的稳定性，驰名商标与注册商标权利冲突案件中，在对原告商标驰名度进行审查时，还需要注意对认驰时间点的把握。根据商标法司法解释的规定，法院在对该类案件进行审查时需要注意的除外情形之一为被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。即需审查被告提出商标注册申请时有无主观故意的问题，审查在被告提出注册申请时，原告的商标是否已驰名。若已驰名，则应当推定被告明知原告商标，被告申请注册行为具有攀附原告商标的主观故意，构成对原告驰名商标的侵害。但若在该节点时原告商标尚未达到驰名程度，即便在这之后，经过原告的经营，其商标已经具备相当高的知名度，在诉讼时可以作为驰名商标考虑，但鉴于在被告申请注册时其尚未驰名，则不能以此作为禁止被告使用其注册商标的理由，相应诉请不应得到支持。

本案在对认驰时间点进行审查时，遇到审理难点，即从原告商标核准注册至被告商标申请注册的时间间隔非常短，仅7个多月，根据原告对涉案商标的使用情况，能否认定在被告商标申请注册前，原告商标已能被认定为驰名商标？有观点认为，驰名商标的形成往往需要企业多年的辛勤培育，具有时间上的持续性，商标刚刚注册或形成不久一般不可能形成较高知名度。对于起诉时注册时间较短的商标，原则上不予认定。但也有观点认为，一个商标是否驰名取决于相关公众对其知悉程度这一结果性事实，至于这一结果是怎么实现的，在多少时间内实现，这在法律上没有意义。而且，宣传手段的丰富性和信息传递的快捷性使得一个品牌短时间变得非常知名是完全可能的。诚然，权利商标注册时间的长短确实是审判实践中驰名商标案件中通常需要考量的因素。但本案特殊性在于，涉案《十万个为什么》系列图书早在1961年就已首次出版，截止2013年，历时五十余年，已经先后出版六版，累计发行量超过1亿册。其第六版的发行量居当时中国科普读物发行量之首。自《十万个为什么》图书首次出版以来，该系列图书获奖无数，所获奖项中包括“国家级科学技术进步奖”等高规格的奖项，在业界得到很高的评价。“十万个为什么”在少儿科普图书领域已经具有非常显著的商标识别度及很高的知名度。鉴于“”商标主要部分是“十万个为什么”，故“十万个为什么”在科普图书领域所积累的高知名度自然会延续至该商标。该商标被注册后，经过与《十万个为什么》系列图书及周边的持续紧密使用和广泛宣传，“”商标的知名度亦得到进一步提升。因此，原告提供的证据已充分证明，在被告商标申请注册前，“”商标已经具有很高的知名度和市场声誉，能够作为驰名商标保护。且经过原告持续使用及广泛宣传，该商标的知名度持续至今。被告行为已构成对原告驰名商标注册商标专用权的侵害。