商标侵权案件中使用行为与销售行为的判断标准

摘 要：我国对于商标侵权的打击重点通常在于制造和销售环节，而对末端的购买和使用行为不予处理，司法实践中准确区分二者尤为关键。然而，由于“销售”与“使用”概念的抽象性，为打击“知假用假”式的隐蔽式侵权带来挑战。在包工包料的承揽工程中，若承揽人购买使用侵犯他人注册商标专用权的商品，并将该商品用于工程建设，最终随工程成果一并交付发包方的行为，并不属于单纯的使用行为，而应解释为《中华人民共和国商标法》第五十七条第（三）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”的侵权行为。 

关键词：商标侵权 知假用假 销售 使用 隐蔽侵权

一、案情

原告圣戈班伟伯（上海）建材有限公司（下称“上海圣戈班公司”）诉称：其经授权享有第1600043号“圣戈班”、第G834491号“伟伯”、第G843462号“WEBER”商标在中国市场的使用权，并有权就侵权行为进行维权。2020年至2021年期间，原告多次发现被告上海东徽建筑装饰工程有限公司（下称“东徽公司”）在其承接的项目工地上使用侵犯原告注册商标专用权的瓷砖黏合剂。为此，原告分别向属地市场监督管理部门举报，行政部门经调查均认定被告侵害注册商标专用权并进行行政处罚。原告认为，被告作为各施工项目的承包方，在其工地上使用假冒产品的行为，属于销售侵犯注册商标专用权商品的侵权行为，构成商标侵权；且涉案四工程项目实际施工面积大、招标金额高，被告在不同时间、不同项目均使用了假冒的侵权产品，侵权行为恶劣，严重侵害了原告的商标权益和商誉，造成原告高额经济损失。请求法院判令：1.被告停止销售侵犯“圣戈班”（商标注册号：1600043）、“伟伯”（商标注册号：G834491）商标、“WEBER”（商标注册号：G843462）商标专用权的行为；2.被告赔偿原告经济损失1000000元，以及赔偿原告为维权支出的合理费用 44723元 ；3.被告在全国媒体或各侵权行为地省级媒体上就其侵犯原告注册商标专用权的行为刊登致歉声明，消除影响。

被告东徽公司辩称：其仅是在施工中使用了侵权商品而并非销售侵权商品，不属于商标侵权行为，并且其已就该行为受到了行政部门的处罚，并足额缴纳了罚款，不应在民事诉讼中再向原告赔偿经济损失，且原告主张的赔偿金额远高于行政处罚金额，不应得到支持。

二、审判

上海市杨浦区人民法院经审理认为，根据行政处罚查明的事实以及行政查处扣押的照片，由被告承建的四地工程上所使用的瓷砖黏合剂包装上使用了与原告注册商标相同的“伟伯”“Weber”标识；经权利人鉴定，被告使用的黏合剂均非原告或其关联企业生产制造，故涉案黏合剂均为侵权商品。被告作为项目的承建方，在施工过程中采购侵权商品并实际用于有偿装饰装修工程，其使用侵权商品具有经营性目的，不属于单纯的采购、终端消费，被告将购买的侵权商品用于施工并随整体工程成果一并交付开发商，其取得的价款中亦包含有侵权商品的对价，符合销售行为的特征。被告采购侵权商品并使用在承建工程中，从中获取经济利益，属于销售侵犯注册商标专用权商品的行为，依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。鉴于被告在施工过程中使用侵权商品并随整体工程成果一并销售，易使开发商或业主等相关公众误认为其工程内使用的系原告正品，故被告还应就其商标侵权行为消除影响。故认定被告构成对原告商标专用权的侵害，判决被告东徽公司赔偿原告上海圣戈班公司经济损失及为维权支出的合理费用50万元，并在《中国知识产权报》上刊登声明消除影响。宣判后，原被告均未上诉，本案判决现已生效。

三、重点评析

我国《商标法》对于商标侵权的打击重点在于制造和销售侵权商品环节，对于末端的购买和使用侵权商品并不打击，即便存在“知假买假”和“知假用假”的行为也不予处理。这一做法符合目前我国的知识产权保护水平与公众的一般认知，具有合理性。但是由于概念的抽象性与可解释性，法条中销售与使用的概念不同于日常用语，所以司法实务中准确区分销售行为与使用行为显得尤为关键，这涉及商标侵权与否的认定，甚至涉及刑事责任的有无。在新类型案件中准确区分销售行为与使用行为更为重要，这可能涉及一个行业的存亡以及整个市场秩序的重构。

不同于传统的生产商或经销商向下游商家或终端消费者销售假冒商品，本案涉及包工包料的建筑承包商在工程中故意采购假冒商品后进行使用的行为，且侵权商品被最终使用后消费者无法通过商标来识别来源。由于侵权商品在该阶段已经被使用，或成为从物或由于添附行为成为物的一部分，后续随建筑工程一并交付，不再以独立商品的形式回归流通领域，故如何认定这一知假用假的行为成为本案的认定难点。

（一）名为使用实为销售的认定 

商标使用行为是构成商标侵权的前提，而商标的识别作用以商品的流通为前提，若商品退出流通领域，则商标就无法发挥识别作用。

从交易定性上来说，使用与销售的根本区别在于商品是否退出流通领域：消费者在购买到商品后通过对商品的使用，发挥商品的使用价值，此时商品彻底退出流通领域，属于商品使用行为；经销商在进货后又进行转卖，发挥商品的交换价值，使商品继续在市场流转，则属于商品销售行为。

在建筑工程施工或其他加工承揽的经营模式下，作为发包方的开发商和作为承包方的施工方之间应属于一种概括的销售关系。施工方在施工过程中直接或添附使用侵权商品的行为都是为了完成最终成果并予以交付，即便在该阶段侵权商品发生了物理形态的变化或因施工成为其他物的一部分，其仍处于市场流通领域，在施工过程中使用相关产品或建材用于工程建设中符合销售行为的特征。

另外，在包工包料的加工承揽经营活动中，特别是在建筑工程及装饰装修施工等领域，施工方既负责原材料采购，又负责原材料安装调试，其使用侵权商品的目的具有经营性，不属于一般消费者。在购入、安装、交付发包人的整个过程中，施工方将购买的侵权商品用于施工并使其成为最终成果的一部分，取得的价款中包含侵权商品的对价，而侵权商品所有权随工程成果的交付一并有偿转让，由此侵权商品所有权发生转移，本质是一种买卖法律关系，故施工方使用侵权商品应认定为一种销售行为。

（二）判断混淆可能性的主体认定 

对于一般商标侵权案件，只有商标使用行为给相关公众造成混淆可能性才有可能构成侵权。在施工方知假用假的情况下，侵权商品在物质层面上被使用，且由于黏结剂、涂料等商品特殊的使用方式，造成侵权的隐蔽性较强，最终消费者无法直接感知侵权商品，更因商标与侵权商品的分离，无法通过商标来识别来源。若以最终消费者为相关公众的判断主体，很难得出混淆可能性的结论，故不宜将最终消费者作为判断混淆与否的相关公众。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。上述相关公众系为判断商标之间是否混淆所拟制的具有一定注意力和识别能力的消费者及其他经营者。不同于其他国家商标法的规定，我国对相关公众的认定较为宽泛，并未仅限于最终消费者。本案中，若以发包方作为判断混淆与否的相关公众，可以得出混淆可能性的结论。

发包方作为施工方的合同相对人，也是最终施工成果的接受人，对施工方使用假冒商品的行为存在密切关系，且施工合同以及竣工验收过程均会涉及建材的规范使用，故发包方可以解释为该类商标使用行为的相关公众。

当发包方对施工方施工时使用的具体产品品牌作出指定时，承揽人如违反合同约定知假用假，欺骗发包方，即便商品的样态发生改变，也不影响混淆误认的判断。一方面，知假用假的行为违反双方合同中关于指定品牌的约定，构成违约；另一方面，该欺骗行为导致发包方以为施工方如约使用指定品牌的商品用于施工，容易导致发包方混淆误认的后果。

在施工方知假用假的行为构成销售行为的前提下，该销售行为导致发包方产生误认混淆可能性，故应认定施工方知假用假的行为属于侵害他人商标专用权的行为。

（三）支持原告商标维权符合严格保护的司法政策 

政策取向和导向是法律适用的灵魂，[1]将“知假用假”行为解释为销售，支持原告商标维权符合严格保护知识产权的司法政策。一般认为，法律的威慑力取决于两个基本的变量：一是违法行为的查处概率或发现概率；二是违法成本或追究违法行为责任的严厉性。

从法经济学的成本收益分析理论出发，只有当侵权人的违法行为查处概率，乘以违法成本，大于违法所获的收益时，侵权人在侵权行为中才无从获益，进而放弃实施侵权行为，或在经济学上预防侵权行为发生；反之则会造成侵权违法有利可图，变相助长侵权行为发生。

知识产权的无形性以及估值难以确定，导致其维权发现难、取证难、赔偿低。法院判赔金额可能无法充分填平权利人的损失或剥夺侵权人的侵权获益，导致司法实践中侵权查处概率乘以违法成本可能小于侵权收益。这使得侵权人有利可图，以至于重复侵权和以侵权为业现象常有出现。

我国为落实知识产权严格保护的政策出台过诸多举措，从法经济学角度分析，相关举措在根本上可以分为提高查处概率及违法成本两类。在侵权收益无从调控的客观情况下，上述两类措施可有效落实知识产权严格保护的政策要求。如为了提高侵权成本，在知识产权赔偿领域引入惩罚性赔偿、设置知识产权法定赔偿最低数额、大幅提高侵权法定赔偿额上限、为知识产权侵权设置刑事责任并降低入罪门槛；为提高查处概率的举措有确立“证据披露 - 举证妨碍”规则、推定侵权赔偿数额；增设侵犯商业秘密举证责任专门条款、减轻权利人举证责任；鼓励电商平台开展侵权假冒线索自查、探索侵权行为公证悬赏取证制度，减轻权利人取证负担；完善证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则，试行举证责任转移制度，降低举证责任。

具体到建筑工程施工领域中，施工方为了降低施工成本、赚取更大收益，购买、使用假冒商品的行为不仅降低了工程质量，存在安全隐患，还侵蚀正品的市场份额，扰乱正常的市场竞争秩序，违法获利多，造成的社会危害性较大。由于此类行为隐蔽性较强、法律关系复杂，侵权认定难度较大。支持原告进行商标维权可以提高侵权人的违法成本和查处概率，有助于打击该类隐蔽式侵权行为。

主要理由在于侵权商品属于装修建材，在使用完毕后无法分辨原始样态、难以察觉真伪，导致查处概率极低，侵权成本再高也会有不法之徒铤而走险。原因在于对于施工方知假用假或以次充好的行为，相关利益方或维权积极性不高或维权力有不逮。如发包方即便发现施工方使用假冒建材，可能出于返工时长和返工成本的考虑不会积极处理。另外，对于最终消费者而言，首先，发现施工方使用假冒建材的识别难度大、鉴伪难度大、维权难度大；其次，维权成本高，即便消费者维权成功，其付出的成本也较为高昂，难以做到源头治理和根本预防。

而商标权人一方面相比发包方而言具有维权的积极性，另一方面相比最终消费者而言有专业的维权能力。若不允许商标权人维权，将无法打击此类行为，行政处罚与刑事处罚亦难以介入，变相助长该类隐蔽式侵权行为。

综上，唯有从成本收益理论出发斩断侵权人获利企图，才能践行知识产权严格保护的司法政策。法院通过认定施工方使用侵权商品属于销售行为，知假用假的行为导致发包方产生误认混淆可能性，进而得出商标侵权的结论，一方面，可以提高侵权违法行为的查处概率；另一方面，可在查明案情的基础上，对此类隐蔽式侵权酌情提高判赔额或适用惩罚性赔偿，以切实提高侵权人的违法成本，维护正常的市场竞争秩序，保护消费者利益，最终提高法律的威慑力，预防类似侵权行为再次发生。