同一产品的相似外观设计在侵权判断时的比对路径分析

裁判要旨
 
同一产品两项以上的相似外观设计，可以作为一件申请提出。相似外观设计的专利权人在侵权诉讼中对专利保护范围应当予以明确，即明确要求保护哪一项设计。如果专利权人要求保护多项或者全部的相似设计，应当将被诉侵权产品的外观与各项相似设计进行逐一比对。被诉侵权产品的外观与其中一项设计近似，即可认定构成专利侵权。但即使被诉侵权产品的外观与其中一项设计近似，并不能当然得出与其他相似设计亦构成近似的结论。
 
简要案情
 
原告某光学有限公司系一项名称为“眼镜”外观设计专利的权利人。根据该外观设计专利的简要说明，涉案专利的用途为用于配戴、保护眼镜和装饰；涉案专利的设计要点在于产品的整体形状，最能表明设计要点的图片是设计1立体图。该专利共包含两项相似设计（见下图）。2020年3月7日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，初步结论为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。原告主张被告生产、销售的一款眼镜产品外观与涉案专利的两项设计均构成近似，落入专利的保护范围，要求被告停止侵权并赔偿损失。
 
将被诉侵权产品与涉案外观设计专利进行比对可见。被诉侵权产品与设计1比对，相同点在于：镜片前表面边缘均有七处位置一样不规则波浪形磨边且磨边呈厚薄不同，镜框亦是波浪形弯曲，镜桥为弯弓形，镜腿为横卧的“了”字形。区别点在于：1.被诉侵权产品的镜片与镜框上半部完全覆盖；设计1的镜片与镜框上半部有明显空隙；2.被诉侵权产品的镜框为全框，设计1的镜框为半框；3.被诉侵权产品的镜桥金属连接点以及镜腿与镜片的金属连接点是外六角形，而设计1的是椭圆形；4.被诉侵权产品的镜腿和镜框连接处为“L”型连接，设计1的连接处为直线连接。被诉侵权产品与设计2比对，相同点在于：镜片前表面波浪形磨边且磨边呈厚薄不同，镜框亦是波浪形弯曲且均是全框，镜框与镜片贴合无缝隙，镜桥为弯弓形，镜腿为横卧的“了”字形。区别点在于：1.被诉侵权产品的镜片前表面波浪形磨边形状是呈七边形不规则磨边，设计2是呈八边形不规则磨边且磨边位置与被诉侵权产品不同；2.被诉侵权产品的镜桥金属连接点以及镜腿与镜片的连接点形状是外六角形，设计2的是椭圆形。
 
一审法院经审理认为，被诉侵权产品的外观与涉案专利既不相同亦不近似，未落入涉案专利的保护范围。遂驳回原告的诉讼请求。但一审法院并未将被诉侵权产品与专利的两项相似设计进行逐一比对。原告不服提起上诉。二审法院经审理认为，涉案外观设计专利包含设计1和设计2，在比对的时候应当将被诉侵权产品分别与设计1和设计2进行比对。根据涉案外观设计权利证书载明的设计要点，结合专利权评价报告的结论，涉案外观设计专利作为眼镜产品的外观，其区别于现有设计的设计要点应当在于镜片的整体形状，特别是镜片外围通过磨边展现出来的与现有设计有所区别的独特形状。眼镜的镜框、镜腿等部分在比对时可以纳入整体观察的范畴。将被诉侵权产品与设计1进行比对，二者在区别性设计要点上无实质性差异，在镜框以及镜腿的设计元素上也基本相似，仅在镜框与镜片是否有空隙、镜框系全框还是半框等细微处存在差别，但对整体视觉效果不产生实质性影响。被诉侵权产品依法可以认定落入设计1的保护范围。将被诉侵权产品与设计2进行比对，二者在镜片形状上存在较大差别，作为眼镜产品中最容易直接观察到的镜片部分，镜片的整体形状对视觉效果会产生显著影响，二者既不相同亦未构成近似。因此，被诉侵权产品未落入设计2的保护范围。由于被诉侵权产品与设计1构成近似，故仍应认定被诉侵权产品构成专利侵权。遂撤销一审判决，改判被告承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

 
法官评析
 
本案涉及外观设计专利申请及侵权判断中一个重要概念，即相似外观设计。相似外观设计的具体概念以及在侵权判断时应当如何进行比对，现结合本案作一分析。
 
一、相似外观设计的具体概念和审查标准
 
《专利法》第三十一条第二款规定：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出（简称合案申请）。对于外观设计专利申请而言，容许多项外观设计“共存于”一件外观设计申请中，其审查和授权理念源自专利“单一性”原理。所谓专利单一性原理，实际上主要适用于发明或实用新型专利的审查。《专利法实施细则》第三十四条规定：“依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。”该规定即是单一性原理的判断标准。基于法律适用的统一性，对于相似外观设计的申请应当同样适用。下图中的两项外观设计专利即是典型的以相似设计进行合案申请的专利。
 
 
 
关于相似外观设计的申请。《专利法实施细则》第三十五条第一款规定：“依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。”《专利审查指南》第一部分第三章9.1规定：“一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。超过10项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人修改后未克服缺陷的，驳回该专利申请。”《专利审查指南》第一部分第三章第9.1.2节规定：“初步审查时，对涉及相似外观设计的申请，应当审查其是否明显不符合专利法第三十一条第二款的规定。一般情况下，经整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形，则通常认为二者属于相似的外观设计。”需要注意，一件专利项下的相似外观设计是指其他设计与基本设计相似，并不要求其他设计之间两两相似。其他设计之间是可能存在不相近似的。
 
对同一个申请人来说，一件产品在外观上可能通过对一些设计要点的改动形成数件相似但不相同的外观设计，这种情况下，可以分别申请专利，也可以考虑合案申请。从专利审查的角度来说，一般建议是如果遇到相似的外观设计，最好合案申请。合案申请制度具有的优点如下：1.优化申请资源。由于申请人仅通过递交一件外观设计专利申请即可实现多项外观设计的保护进而实质上扩大保护范围，因此相似外观设计合案申请制度加强了所有可申请资源的整合，并使得申请人能以较低的成本、更多的选择来优化申请策略。2.规避“重复授权”的法律风险。对于某些相似的外观设计而言，适当的做法是将其放入一件外观设计专利申请中予以保护，倘若分别以独立的申请提交，有可能被认定为“实质相同”而面临重复授权的问题。3.协调不同国家、区域之间的申请需求。
 
二、相似外观设计的侵权比对及注意事项
 
一件外观设计专利中如果包含两项或多项相似的外观设计时，在侵权诉讼中如何确定保护范围以及如何进行比对，实践中存在一些争议和认识上模糊的地方。由于专利法及司法解释并没有就此作出专门规定，操作层面还存在一些分歧。在保护范围上，基本设计在专利中居于什么地位，对保护范围的确定起到什么作用。特别是在进行侵权比对时，基本设计是不是应当作为主要的比对对象，还是应当与相似设计结合起来比对。
 
一种观点认为，如果被诉侵权产品与专利中的基本设计构成相同或者近似，可以直接认定与专利中的其他相似设计也构成相同或者近似。因为根据前述审查指南的规定，一件专利中的其他设计与基本设计前提是相似，而且二者之间只存在局部的细微差别。另一种观点认为，一件外观专利中的两项或者多项设计虽然存在相似，但都是独立的设计，应当分别受到保护。这与发明或者实用新型专利中存在多项权利要求时，每一项权利要求都应当作为独立的技术方案得到保护是一样的。侵害独立权利要求，不代表必然侵害从属权利要求。不过，发明或实用新型专利中独立权利要求与从属权利要求的保护与相似外观设计的保护，还是存在一定的区别。从属权利要求的保护范围是独立权利要求加从属权利要求的特征，缺少任何一个特征就不构成侵权。而外观设计则不同，保护范围并不是严格的相同侵权，还包括近似侵权。所以，相似外观设计的侵权比对，还是应当在真正理解相似外观设计合案申请的目的和作用的基础上，坚持“单独比对”原则。笔者同意第二种观点。
 
单独比对原则是指在外观设计相同或近似比对时，应当将一件被诉侵权产品的相关设计内容与涉案专利的一项设计进行对比，不能将两项或者两项以上外观设计结合起来对比。如果一项专利为相似外观设计专利，包含有多项相似的外观设计，权利人主张多项外观设计作为权利基础时，应当将一件被诉侵权产品的相关设计内容与各项外观设计分别单独进行比对。《北京高院专利侵权判定指南》第93条规定：涉案专利为相似外观设计或成套产品外观设计等包含多项独立的外观设计时，权利人应当明确其主张的外观设计。主张多项外观设计作为权利基础时，应当将被诉侵权产品的相关设计内容与其主张的各项外观设计分别单独进行比对。
 
综上，笔者将相似外观设计侵权的认定审理思路及步骤归纳如下：1.确定一项专利是否属于相似外观设计。2.权利人在侵权诉讼中应当明确其主张保护的外观设计是具体哪一项或者哪几项独立设计。3.侵权比对时，应将被诉侵权设计与原告主张保护的独立设计分别单独进行对比。4.只要被诉侵权产品与独立设计中的任一项设计相同或者近似，即构成侵权。
 
参考前述判定指南及此类案件的裁判逻辑，可以得出如下结论：相似外观设计均构成独立设计，侵权比对时，应当分别单独进行比对，这实际上否定了被诉侵权设计与基本设计相似，就可以推导出与其他相似设计也近似的结论。即同一专利项下的相似设计不因被诉侵权设计与基本设计相似而享有不需比对的特权。但由于相似设计与基本设计基于“单一性”原理，确实存在相似，如果认定被诉侵权设计与基本设计相似，而与其他相似设计不相似是否会存在逻辑上的悖论，这也是令人困惑的地方。笔者认为，按照外观设计专利“整体观察、综合判断”的基本原则，结合区别性设计特征及设计空间等参考因素。如果认定被诉侵权设计与基本设计近似，但与其他相似设计不近似，可能的原因在于其他相似设计与基本设计最主要的区别点被诉侵权设计没有，而基本设计包含的一些设计元素是公知元素。
 
具体到本案，涉案专利包含了两项相似设计，即设计1和设计2。其中设计1为基本设计。原告主张保护两项设计。经逐一比对，二审法院认定被诉侵权产品与基本设计1构成近似，但与设计2不构成近似。主要理由是基本设计的设计要点就在于镜片边框的形状变化，其他设计与基本设计的区别也在于镜片边框的形状。设计2虽然包含设计1的设计要素，但有其独立的设计要点。所以，不能因为被诉侵权产品落入设计1的保护范围，就当然认定也落入设计2的保护范围。二审法院的处理是符合相似外观设计侵权判断的基本标准的。