描述性正当使用的司法认定

在商标侵权诉讼中，若注册商标中含有具备描述性含义的标志，则他人对该标志的正当使用不构成商标侵权，此种抗辩事由一般称为描述性使用抗辩或描述性正当使用抗辩。目前，我国法律法规对描述性使用抗辩的构成要件未作出进一步细化规定。在司法实践中，当被诉侵权人提出此等抗辩时，当事人对于争议标志是否为描述性标志、被诉侵权人对该标志的使用是否构成正当使用常存在争议。笔者拟对描述性使用抗辩的立法基础及描述性标志的类别、认定和适用条件展开分析，以期对司法实践有所助益。

描述性使用抗辩的立法基础

商标作为一种符号，其意义可从两方面理解：一是语义学意义，即符号本身所固有的、本质的概念意义或词典意义，这是社会主体进行信息交流所必须使用的意义；二是语用学意义，即符号的具体使用者在一定语境中的语言行为所决定的语境意义，商标具有的指向商品或服务来源信息的含义则属于语用学意义。对于社会生活中原本即存在的符号而言，其固有含义也称为“第一含义”，属于社会公共资源，任何人均有权使用。为防止商标权人不当侵占公共资源，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）一般规定此类不具备显著特征的标志不能作为商标获得注册。若商标权人能通过长期使用、宣传等行为而赋予该标志“第二含义”，使其实际起到区别商品来源的作用，则法律亦作出制度安排，由社会公众让渡一部分利益给予商标权人，商标权人得以取得商标专用权。但利益的让渡并非没有限度，若其他善意的经营者正当使用该描述性标志的“第一含义”，相关公众并不会对商品来源产生混淆，则该行为因未破坏商标的识别功能而不应被禁止。也就是说，对具备“第一含义”的标志而言，商标权人仅有权禁止他人在“第二含义”上使用该标志，而无权禁止他人在“第一含义”层面进行正当使用，这种在“第一含义”层面的使用即描述性使用。

描述性使用是商标侵权的阻却事由之一，国际条约及各主要国家商标法均有明确规定。在我国，描述性使用抗辩的规范基础是《商标法》第五十九条第一款、第二款。该条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。该条第二款是对已注册立体商标中的功能性部分正当使用的规定。以上内容分别是《商标法》第十一条、第十二条列举的因缺乏显著特征而不得作为商标注册的标志。如果注册商标中含有这些缺乏显著特征的标志，则商标权人无权禁止他人正当使用这些标志的“第一含义”。当然，若注册商标本身就是此类标志，根据举轻以明重的原则，商标权人更是无权禁止他人正当使用。

描述性使用抗辩的法理基础在于，对描述性标志“第一含义”的使用无法起到识别商品或服务来源的作用，故不属于对商标的使用，进而不构成商标侵权。法律通过规定描述性使用抗辩，使得在保护注册商标专用权的同时，防止商标权人垄断描述性标志，保障其他经营者准确描述其商品或服务的权利，同时也尊重相关公众对描述性标志的一般认知，从而实现对商标权人、其他经营者及社会公众之间利益的合理平衡。

描述性标志的类别及认定

《商标法》第五十九条第一款规定的具备描述性含义的标志主要包括三类：一是本商品的通用名称、图形、型号；二是直接表示商品的质量、主要原料、功能等特点；三是地名。地名作为人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称，在一定时间段具有固定性和公认性。在涉及地名的商标侵权案件中，争议双方一般很少对某一标志是否为地名产生争议，更多的是对被诉行为是否属于正当使用地名产生争议。关于通用名称，司法机关在多年案件审理中对法定通用名称和约定俗成的通用名称形成了较为固定的裁判规则。对于某一标志是否直接表示商品的质量、主要原料、功能等特点，由于涉及的行业、领域过多，在具体案件中往往容易成为诉辩双方的争议焦点。

在界定某一词汇是否具备直接表示商品特点的含义时，可以借鉴通用名称的相关裁判规则，根据以下思路进行认定：第一，争议词汇在词典、工具书、法律法规、国家标准、行业标准等文件中的使用情况。当该词汇被前述文件收录为描述商品特点的固定词汇时，可认定该词汇具备描述性含义。第二，争议词汇被相关公众用来描述商品特征的使用情况。若相关公众，尤其是同行业经营者、商品的主要客户等群体普遍将争议词汇用于描述商品的主要原料、功能等特征时，可认定该词汇具备描述性含义。例如，在“全波段”商标侵权案中，原告在服装商品上享有“全波段”商标权，被告在防晒衣上使用“全波段防晒”字样，并辩称使用该词汇是为了描述防晒衣的防晒功能。法院经审查在案证据认为，在原告“全波段”商标的注册申请日之前，防晒产品的经营者、消费者、营销人员、研究人员等已广泛使用“全波段防晒”作为描述防晒产品功能的词汇近20年，原告自身亦在该含义上使用“全波段防晒”，据此认定该词汇具备描述防晒产品功能的含义。第三，对争议标志是否构成描述性标志应结合被诉商品进行认定，而非脱离了争议商品的泛泛认定。例如，在“五谷丰登”商标侵权案中，法院认为，“五谷丰登”确系具有描述性含义的固定词汇，但并不属于空调类商品的通用名称，其成语含义也难以让消费者联想到空调的质量、功能、用途等特点，据此认定被告将“五谷丰登”命名为空调副品牌名称的行为侵害了原告的“五谷丰登”商标权。

描述性使用抗辩的适用条件

《商标法》第五十九条未明确规定描述性使用抗辩的适用条件，仅规定了“正当使用”的限定条件。《与贸易有关的知识产权协定》等规则中则使用了“合理使用”或“善意、合理使用”的限定。《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）第22条规定：“被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。”根据以上规定，并结合商标的本质特征，笔者认为，可从主观、客观两方面归纳描述性使用抗辩的适用条件：主观方面，使用行为应出于善意；客观方面，使用的应系争议标志的描述性含义，且未超出描述、说明的必要限度，也不会造成相关公众的混淆误认。

（一）关于主观要件的审查与认定

描述性使用的主观善意是指，行为人使用描述性标志是为了说明或描述商品的名称、主要成分、产地等特征，而不是为了攀附他人商标知名度。在实践中，由于行为人内在的主观状态无法直接被外界知悉，在被诉侵权人予以否认的情况下，商标权人很少能提供证据证明被诉侵权人主观上存在攀附权利商标知名度的故意，法院多根据对相关客观事实的审查情况来对主观要件进行认定。通常而言，若被诉侵权人系善意使用描述性标志的“第一含义”，一般不会导致相关公众发生混淆；反之，若被诉侵权人恶意利用商标标志的描述属性，刻意模糊其“第一含义”与“第二含义”间的界限，则会有导致相关公众发生混淆的可能性。鉴于主客观要件的高度关联性，实践中多根据被诉行为的具体使用方式是否超出必要限度、是否容易导致相关公众的混淆来推定行为人的主观状态是善意还是恶意。例如，在“沁州”商标侵权案中，法院认为，“沁州黄”是一种谷物品种的通用名称，被告在其生产销售的小米商品包装明显位置标注了自己的注册商标，其在包装上使用“沁州黄”以表明小米品种来源的行为属于正当使用。虽然原告的“沁州”注册商标具有较高知名度，但被告使用的是“沁州黄”而未突出使用“沁州”文字，也没有证据证明其存在攀附“沁州”商标商誉的主观恶意。在“福贵年年”等系列商标侵权案中，法院认为，“福贵年年”“礼月传情”虽有祝福之意，但并非常见固定搭配，在中秋祝福语众多、选择范围甚广的情况下，被告在同一种商品上使用原告的三个注册商标“福贵年年”“礼月传情”“感恩月”，主观上难谓善意。

（二）关于客观要件的审查与认定

从客观方面看，使用描述性标志不得超出描述、说明的必要限度，也不得造成相关公众的混淆误认。描述性使用和商标性使用系互斥的概念，若使用行为容易造成相关公众对商品来源的混淆，则该行为具备商标性使用的特征，难谓系在必要限度内的描述性使用；在使用行为未超出必要限度的情况下，一般也不大可能造成混淆。因此，描述性使用的行为要件和结果要件密切相关。在实践中，当使用行为未超出描述、说明商品特征的必要限度时，一般即已满足描述性使用抗辩的适用条件。但现实中的纠纷往往纷繁复杂，同一使用行为有时可能在消费者中产生“第一含义”和“第二含义”并存的现象，即一部分消费者认为是在描述商品特点，一部分消费者认为是在表明商品来源。在此情形下，有必要通过行为要件和结果要件的“双重保险”，以实现更为精确的利益平衡。

对描述性标志的使用是否合理、必要，主要取决于使用方式是否符合商业习惯，即同类经营者使用该标志描述、说明商品特点的一般方式，需综合案件事实，根据具体商品、行业、地域等进行判断。就含有地名的商标而言，他人对地名的使用应符合所涉商品经营者使用地名的通常方式。例如，茅台镇系我国贵州省的地名，“茅台”是具有极高知名度的酒类商标的显著识别部分。位于茅台镇的其他酒类经营者若想正当使用“茅台”地名，可以在背部产品标签上使用“产地：茅台”这种地名通常的标注方式，且地名的字体、字号、颜色应与标签上的其他信息相同。若行为人在商品正面单独标注或突出标注“茅台”或“茅台酒”，即便其经营的酒类商品确实产自茅台镇，也不能认为是对茅台地名的正当使用。

通常来说，对描述性标志的正当使用应与同时使用的其他标志具有相同的字体、字号、颜色等特征，而不应与权利商标特有的字体、颜色或其组合等特征相同。在实践中，当事人常以争议标志位于显著位置或明显大于其他标志为由，认为构成对争议标志的“突出使用”，并据此认为构成商标性使用。笔者认为，虽然在位置、大小等方面区别于其他标志是商标性使用的典型特征，但仅系判断是否构成商标性使用的因素之一，并非充分条件，亦非必要条件，关键仍在于该标志是否被相关公众用于识别商品或服务来源。具体认定时应遵循整体观察为主、局部比较为辅的比对原则，参考争议标志的使用位置、使用方式、大小、有无其他参照物，被诉侵权人是否使用了自有商标、企业名称等识别性标识等因素进行个案认定。例如，在前述“全波段”商标侵权案中，被告使用的是具备描述性含义的“全波段防晒”文字，并未突出使用权利商标“全波段”本身。虽然“全波段防晒”位置居中、字体较大，但被告在该文字下方注明了说明性文字，且该说明性文字的内容与原告宣传材料中对“全波段防晒”含义的解释及行业内其他经营者对“全波段防晒”的说明一致，被告亦在商品包装上同时使用了自有商标及企业名称。被告的该种使用方式足以使相关公众将“全波段防晒”理解为防晒功能，而非据此识别商品来源。因此，法院认定该行为未超出描述、说明商品功能的必要限度，不会产生来源混淆，构成对“全波段防晒”这一描述性词汇的正当使用。

商标使用人为表明其使用的标志是商标，会在标志旁标注“®”或“TM”，若行为人抗辩其使用的是争议标志的描述性含义，则不应使用此等表明商标的标志。例如，在“”商标侵权案中，法院认为，虽然乳酸菌饮料行业会使用“激活胃动力”等描述产品功能的词汇，但被告在其使用的被诉标识“”中，将“胃动力”以较大的字号单列，并在“胃动力”的右上角标注“TM”，还曾申请注册“ ”商标，这些行为表明其系将“胃动力”作为商标使用而非描述商品功能的词汇使用，最终认定被诉行为构成对原告“”商标的侵权。

此外，还应关注争议标志商标属性的强弱，即商标中的描述性标志是作为商标的知名度、显著性更强，还是作为商品通用名称、地名等的公共领域属性更强。若权利商标未进行大量的商标性使用，而多在其“第一含义”层面进行使用，可能导致其“第二含义”逐渐受到限制甚至消失，此时商标专用权也相应受到限制。相反，若被诉侵权人在权利商标获得较高知名度后才开始使用其中的描述性标志，则对使用行为是否合理、必要的考量应遵循更为严格的标准。例如，在“片仔癀”商标侵权案中，法院认为，被告如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应按照商业惯例以适当的方式予以标注，但其却是在商品包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”“PIEN TZE HUANG”字样，且明显大于被告自己的商标及其他标注，采用的字体也与权利商标基本一致，该种使用方式已超出说明或客观描述商品的界限，主观上难以认定为善意，在涉案“片仔癀”商标已具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆，故不能成立正当使用。