以他人擅自泄密为由提出不丧失新颖性宽限期声明的期限及起算点的确定 含判决书原文

近日，最高人民法院知识产权法庭对一起其他外观设计专利行政纠纷案作出终审判决，认定专利申请人或专利权人针对他人未经其同意泄露发明创造内容而提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，应当在其知道或应当知道泄露事实之日起两个月内提出。提出声明的起算点，应当是专利申请人或专利权人主观上知道或者应当知道他人未经其同意泄露发明创造内容这一客观事实的时间，而非其知晓该客观事实被国务院专利行政部门或人民法院认定为构成专利法意义上的公开的时间。

海某公司系名称为“震动按摩枪”（以下简称本专利）外观设计专利的专利权人，专利申请日为2018年7月27日，优先权日为2018年2月22日，授权公告日为2019年3月1日。2019年7月24日，案外人菠某公司向国家知识产权局提出无效宣告申请，以“发布在‘腾讯视频’官方网站上NBA常规赛中2018年2月12日进行的直播视频（其中播出了一名工作人员使用一款振动按摩枪为球员按摩膝盖的画面）”为现有设计主张涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定。国家知识产权局于2019年10月16日将材料送达海某公司。11月18日，海某公司提交意见陈述书。2020年5月19日，国家知识产权局作出审查决定，宣告本专利权全部无效。同年7月10日，海某公司向国家知识产权局提交不丧失新颖性宽限期的声明；11月2日，国家知识产权局针对前述请求发出审查业务专用函，不接受海某公司的请求。海某公司申请复议。2021年4月1日，国家知识产权局作出复议决定认为，海某公司提出不丧失新颖性宽限期的声明已超过两个月的期限，国家知识产权局发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的审查业务专用函正确，驳回海某公司的复议请求。海某公司不服，故提起本案诉讼。

一审法院经审理认为，海某公司提出不丧失新颖性宽限期声明的时间，已超过《专利审查指南》规定的两个月的期限，遂判决驳回海某公司的诉讼请求。海某公司不服一审判决，提起上诉。

最高法二审认为，2008年修正的专利法及2010年修订的专利法实施细则并未明确规定专利申请人或专利权人因他人未经其同意泄露发明创造内容而提出要求不丧失新颖性宽限期声明的具体期限。《专利审查指南》第一部分第一章规定，专利申请人或专利权人在专利申请日后得知他人未经其同意泄露发明创造内容的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明。超过上述期限的，不能适用专利法第二十四条不丧失新颖性的例外规定。海某公司主张，上述期限规定在《专利审查指南》“初步审查”部分，不适用于无效宣告请求审查程序。对此，判决认为，第一，对专利权人或专利申请人提出要求不丧失新颖性宽限期的声明规定两个月期限的目的，在于督促专利申请人或专利权人及时履行必要的声明义务，既保障专利申请人及专利权人就其发明创造所享有的合法权利，也为社会公众提供稳定的预期。该制度设计的目的不应因专利申请或者专利所处审查阶段的不同而有区别。第二，《专利审查指南》关于提出期限的规定仅以申请日为界限，并未限定仅适用于授权“初步审查”程序。如果专利权人在专利获得授权后才得知他人未经其同意而泄露了发明创造内容，同样符合该条规定中“在申请日以后得知”的情形。第三，被授予专利权的发明创造不具备新颖性属于无效宣告请求的理由，而是否接受要求不丧失新颖性宽限期的声明直接关系到现有技术或者现有设计的确定以及所涉发明创造是否具备新颖性的认定，在法律法规及《专利审查指南》未作相反规定的情况下，在无效宣告请求审查程序中提出要求不丧失新颖性宽限期的声明应当参考适用《专利审查指南》上述关于两个月期限的规定。

关于提出的起算点的确定。海某公司主张，其知道或者应当知道他人未经其同意泄露本专利内容的时间点应为其收到无效决定书的日期，在此之前其有合理理由认为本案所涉直播视频未导致本专利在专利法意义上公开。二审判决认为，“知道或者应当知道”是主体对客观事实发生的主观认知，而非对客观事实所产生法律后果的知晓。专利申请人或专利权人提出要求不丧失新颖性宽限期声明的期限的起算点，应当是其主观上知道或应当知道他人未经其同意泄露发明创造内容这一客观事实的时间，而非其知晓该客观事实被国务院专利行政部门或人民法院认定为构成专利法意义上的公开的时间。本案中，国家知识产权局于2019年10月16日将涉案证据转交海某公司，海某公司于同年11月18日向国家知识产权局提交意见陈述书，对无效宣告请求予以回应。可见，海某公司至迟于2019年11月18日已经明确知晓其按摩枪产品在NBA公开比赛的场馆中被使用并被直播。海某公司主张NBA比赛场馆中所涉使用行为属于他人未经其同意泄露本专利内容，并以此要求不丧失新颖性宽限期，至少应当自2019年11月18日起算的两个月内提出。海某公司于2020年7月提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，已超过上述期限，国家知识产权局未予接受并无不当。综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。

本案判决明确了专利申请人或专利权人以他人未经同意泄漏发明创造内容而提出不丧失新颖性宽限期的声明的期限及起算点，为专利申请人或专利权人及时、有效通过法律保障其发明创造所享有的合法权利提供规则指引，有利于督促专利申请人或专利权人及时履行必要的声明义务，避免权利懈怠，亦为社会公众提供了稳定的预期。

【附件】（2023）最高法知行终490号判决书原文