以“海霸王”商标为例 | 驰名商标“按需认定”原则在个案审理中的具体把握

裁判要旨：严格保护驰名商标，既要体现在商标侵权判定上，更要通过侵权责任承担来体现。虽然商标权利人拥有与被诉侵权商品相同或者类似商品上的注册商标，如果该注册商标属于防御商标，并未进行实际使用或者属于权利人的非主营业务，该注册商标的知名度不高，在权利人做出合理性说明的情况下，应当允许权利人以注册在其他类别上的注册商标作为权利基础，要求认定驰名商标并进行跨类保护。在具备一定的条件下，允许商标权利人选择以他类商标主张认驰从而实现跨类保护的目的，与驰名商标“按需认定”的原则并不冲突。权利人在同案中，也可以分别以同类商标和他类商标作为权利基础，同时主张普通商标侵权与驰名商标跨类保护。

案情介绍

原告海霸王公司系“”等系列注册商标的权利人，该系列商标核定使用的商品范围为第29类的包括肉；火腿；香肠；肉松；水果罐头等在内的商品。被告某食品公司在其生产的鱼薯条、速食（方便）米饭、方便面商品上使用了“”、“”标识。原告主张被告使用的标识侵犯涉案注册商标专用权。由于被诉侵权商品的部分类别与原告主张权利的商标核定的商品类别既不相同也不近似，故原告要求根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《驰名商标司法解释》）的相关规定认定驰名商标进行跨类保护。

一审法院认为，本案中有认定原告权利商标为驰名商标的必要。原告公司主张驰名商标的“”商标核定使用的商品为第29类商品，而本案被控侵权商品属于第30类的糖果、方便面等商品，无论从相关公众对商品类型、销售渠道等方面的一般认知，还是根据《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》上的分类，肉、鱼、海味制品与方便食品属于既不相同也不相类似的商品。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要对“”商标是否属于驰名商标作出认定，才可以对被告在本案中是否构成商标侵权作出全面判断。一审法院综合在案证据，依法认定“”注册商标属于驰名商标并进行了跨类保护，认定被告的被诉行为构成对驰名商标的侵害，判令被告承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。被告不服提起上诉。上诉的主要理由是认为其在相关商品上使用的被诉标识并不构成商标侵权。而且，原告拥有与被诉侵权商品相同类别上即第30类的注册商标，按照“个案认定、按需认定”原则，本案无需进行跨类保护，即不必对原告所主张的涉案商标是否驰名作出判断与认定。

二审法院经审理认为，原告虽在第30类商品上有注册商标，但该商标系防御商标，而原告的主营业务集中在第29类商品，其有权选择对自己最有利的商标作为权利基础，该选择亦符合个案中驰名商标“因需认定”的法律规定。因此，本案确有必要依据《驰名商标司法解释》第二条之规定对涉案商标是否为驰名商标进行审查。一审认定原告涉案商标为驰名商标并予以保护，有事实和法律依据。遂判决驳回上诉，维持原判。

评析

驰名商标认定的基本原则是“被动认定、个案认定、按需认定”。其中“按需认定”原则实际上就是应对驰名商标异化的制度成果，具有特殊的时代意义。建立驰名商标“按需认定”原则的目的在于，防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。本案的特殊性在于，作为商标权利人的原告在与被诉侵权商品相同类别上也拥有注册商标，但原告并没有以同类商标作为主张的权利基础，而是以他类商标作为权利基础，主张认定驰名商标并进行跨类保护。对于商标权利人的上述主张，法院是否应当予以准许，类似案件在司法实务中的处理存在一定分歧。产生分歧的根源就在于对驰名商标“按需认定”的理解与标准的掌握。

在福耀玻璃诉飞友电气一案中，法院认为，原告主张其在中国境内申请注册了45个全类别的商标，并自认为在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联商品或服务上均有注册商标，但本案却不主张，而是试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类保护，有违该制度之初衷。综合考虑以上因素，在原告证据不足以证明被诉侵权行为将导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果的前提下，对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。

在索菲亚家居股份有限公司诉吕某等侵害商标权及不正当竞争纠纷案件中，原告在与被诉侵权商品相同的类别上拥有注册商标，但原告考虑到该商标属于未实际使用的防御性商标，知名度较低，故在选择保护的商标权利基础上转而选择与被诉侵权商品不属同一类别，也不构成近似类别的他类商品商标进行保护，但该商标具有较高的知名度。原告在诉讼中要求认定该商标为驰名商标，并进行跨类保护。该案一审法院认为在原告拥有同类商标的情况下，不应再寻求跨类保护。

从实践来看，由于驰名商标的高附加值，经常会面临恶意抢注等攀附行为，因此不少企业出于事先防范的目的，会通过在其非主营业务领域或特定类别，甚至全类别上注册商标，即构筑防御商标体系，来达到在源头上阻止他人抢注商标的目的。防御商标作为学理上的概念，是指权利人在原有注册的商标所涵盖的商品或服务范围之外，再申请注册的商标。该注册行为基于对原有商标的延展性保护，旨在扩大商标所指定的商品或服务范围对他人在后商标申请的阻挡范围。尽管我国商标法对防御商标未作出明确的规定，但多数企业特别是大型企业都会在原有商标核定的范围外申请防御商标，通过事前预防的方式避免他人申请注册，以降低商标被仿冒的风险。然而，在商标侵权纠纷案件中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的注册商标一样获得相应的保护。特别是依据商标法第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”之规定，权利人以防御商标作为权利基础时，很大可能因侵权人抗辩三年未使用而丧失被保护的基础。所以，权利人以驰名商标为权利基础提起的诉讼中，防御商标的存在往往与“按需认定”原则的适用存在一定的冲突。

笔者认为，对驰名商标“按需认定”原则的理解与把握应当从驰名商标保护立法本意与当事人民事权利处分两个角度进行综合分析。在符合一定条件的情况下，应当赋予商标权利人以选择的权利。首先，驰名事实的认定，在驰名商标保护实践中具有广泛的意义和价值。严格保护驰名商标，既要体现在商标侵权判定上，更要通过侵权责任承担来彰显。作为一项法律要件，驰名事实不仅对商标侵权行为的构成，而且对损害赔偿责任的判定具有重要意义。加大对驰名商标的侵权损害赔偿力度，让驰名商标获得的法律救济与其商标知名程度和受损程度相适应，这样才能有效激励权利人，形成对商标侵权的有效震慑，营造良性健康的市场竞争环境。否则，无异于为侵权人的侵权行为提供反向激励。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。商标的保护强度与其知名度成正比，特别是达到驰名程度的商标，可获得的保护，较之普通商标，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。按照商标法的相关规定，没有实际使用的商标或者知名度较低的商标，即使获得保护，也可能无法获得赔偿或者较低的赔偿。如果依据权利人相同或类似商品、服务上的商标不足以有效打击侵权行为，通过请求将权利人他类商品或服务上的商标认定为驰名商标，以更加全面地保护驰名商标和有效地打击侵权，这恰恰就是驰名商标保护制度的立法初衷。其次，从尊重当事人在民事诉讼中的处分原则的角度出发，应当赋予权利人在法律规定的范围内处分自己的民事权利，包括选择有利于自己的权利基础进行主张。从目前的司法主流观点来看，一般认可赋予权利人以选择权。

仍以前述索菲亚家居股份有限公司诉吕某等侵害商标权及不正当竞争纠纷案件为例。一审法院认为不应予以跨类保护，二审法院则认为，商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索菲亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此，法院认为，索菲亚公司以第1761206号“索菲亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类“餐具柜；非金属门装置；家具；家具门；家具用非金属附件；镜子；衣帽架（家具）”，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要根据《驰名商标司法解释》第二条第一款之规定，对涉案商标是否驰名作出认定。

在华为公司诉贾某等侵害商标权案件中，二审法院认为，本案上诉人华为公司尽管在第19类建材上注册了含有“HUAWEI”等标识的多个商标，但这些商标均是防御商标，华为公司从未在建材领域中使用过上述商标，如果通过防御商标进行维权，难以得到保护或保护力度不大。因此，华为公司认定驰名商标的请求不属于《驰名商标司法解释》第二条规定“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据”的情形。华为公司注册的防御商标不应成为是否认定驰名商标的障碍，不影响驰名商标的认定。驰名商标的认定原则旨在个案中给予与权利商标知名度匹配的充分保护，侵权行为民事责任承担的适当性应是认定驰名商标的考量因素。驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，故法律给予驰名商标更严格的保护。基于此，我国商标法及相应规章规定驰名商标的认定应遵循个案认定、被动保护的原则。然而，该原则旨在防止批量生成的驰名商标泛滥化，而非一味地限制甚至避免对驰名商标的认定，导致真正具有很高知名度的商标无法在个案中得到充分的保护，这是对驰名商标认定原则的错误理解。如果认定驰名商标与否将对侵权责任的承担产生重大影响，其应在个案中对商标是否驰名予以认定，以保证权利人得到与商标知名度匹配的充分救济。本案权利人华为公司经过多年持续宣传，涉案权利商标具有较高知名度，在本案商标侵权纠纷发生后，其更希望得到的是与其商标商誉相匹配的保护，而不是仅仅得到商标权保护。在权利人已选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，其诉求应被予以充分考虑，人民法院不应为避免认定驰名商标而回避相应的审理。本案中，华为公司即使通过防御商标认定了被上诉人的侵权行为，但是由于防御商标未在市场上流通，知名度较小，华为公司在该案中的合法权益将很难保障，因此，华为公司请求对涉案权利商标予以驰名认定的主张成立。

需要注意，赋予权利人以选择权并非允许其任意为之。按需认定应以商标权人能否实现有效救济为判断标准。如果原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，且已实质性使用该商标，原则上不允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标；如果原告与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，但未使用或未实质上使用该注册商标，原则上允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标。

另外，应当允许权利人在同案中，可以以主商标及防御商标作为权利基础，同时主张普通商标侵权及驰名商标的跨类保护。在原告小米公司诉被告某饮品公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，小米公司主张的多个权利基础所保护的是不同法益。本案中，小米公司指控的被告的侵权行为虽然是同一行为，但小米公司所主张的权利基础各自独立、应当分别予以保护。若小米公司的侵权指控全部成立，则意味着被告的行为致使小米公司多项法益同时受到损害，各侵权行为的认定之间互不重叠或冲突；若小米公司的侵权指控部分不能成立，仍然需要对其他侵权指控是否成立进行审查，则须进行驰名商标认定。

具体到本案，虽然原告海霸王公司拥有与被诉侵权商品相同类别上的注册商标，但该类别并非原告的主营业务，对应的注册商标亦不具有知名度。原告为了实现充分的救济，全面保护其合法权益。选择注册在其他类别上的注册商标作为权利基础，要求认定驰名商标并进行跨类保护符合驰名商标“按需认定”的规定精神。

注释

[1] 《关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定》，钱文光等，载《中华商标》2022年第8期。

[2] 参见上海知产法院（2019）沪73民初82号民事判决。

[3] 参见浙江高院（2016）浙民终794号民事判决。

[4] 《已注册驰名商标“按需认定”原则再审视》，刘润涛，载《中华商标》2023年第2期。

[5] 《驰名商标的“按需认定”及跨类保护研究-以“钉钉驰名商标侵权纠纷案”切入》，徐俊，载《法律适用》2024年第12期。

[6] 参见陕西高院（2022）陕知民终648号民事判决。

[7] 《关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定》，钱文光等，载《中华商标》2022年第8期。

[8] 参见重庆高院（2023）渝民终299号民事判决。