视听作品中商标反向假冒的司法认定

摘  要：本文聚焦视听作品中商标反向假冒的司法认定，以某商标侵权案为样本，梳理原被告争议及一、二审流程。结合经典案例，从商品同一性、“更换”行为、“投入市场”三要件，剖析商标反向假冒认定逻辑，明晰电影道具使用因未再投入流通，一般不构成侵权，为平衡商标保护与影视创作边界、完善侵权认定提供理论参考。

关键词：侵害商标权 反向假冒 商品来源 更换商标 投入市场

一、案情

某商标控股有限公司就第6419048号“”商标等注册商标（下称涉案商标）享有注册商标专用权。某汽车销售（上海）有限公司系涉案商标被许可使用人，有权使用上述商标并对相关商标侵权行为进行维权。原告品牌“XC90”型号汽车车头格栅处有斜杠及铁标标识，车尾有“VOLVO”字样及“XC90”型号标识。二原告主张其发现二被告即某（上海）影视制作有限公司、北京某影视文化传媒有限公司参与共同出品的涉案电影中多次出现由主要演员驾驶的黑、白两色“XC90”汽车，车头标识被修改，车尾“VOLVO”文字商标及“XC90”型号标识被删除，而同镜头中出现的其他车辆均能完整显示。二原告认为二被告未经许可，擅自在涉案电影中实质性修改、移除涉案商标，割裂了“XC90”汽车与上述商标之间的识别关系，亦损害了上述商标的显著性，违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第（五）项等规定，构成商标侵权。

二、审判

北京市朝阳区人民法院经审理认为，判断是否构成我国《商标法》第五十七条第（五）项规定的商标侵权，以更换或去除商标后的商品被再次投入市场为前提。一般情况下，电影拍摄过程中对道具进行使用主要系为了配合电影需要，推动情节发展，而非出于向消费者展示、推广及宣传商品之目的，电影亦无法实现将商品从生产领域转移至消费领域之目的，不是商品交易的场所。因此，在涉案电影中使用原告品牌车辆的行为并非将车辆再次投入市场，不符合《商标法》第五十七条第（五）项规定的侵权行为构成要件，故对二原告关于被诉行为构成上述规定的商标侵权行为的主张，不予支持。[1]

二原告不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。北京知识产权法院二审判决：驳回上诉，维持原判。[2]

三、重点评析

1994年的“枫叶”诉“鳄鱼”案系我国首例反向假冒商标侵权纠纷案件，因彼时我国尚未明文禁止反向假冒行为，该案引发广泛争论，法院最终从不正当竞争角度进行裁判。[3]2001年《商标法》修正时，新增第五十二条第四款“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”规定，正式将反向假冒行为纳入应予禁止的商标侵权行为。此后，《商标法》经2013年、2019年两次修正，该款内容均无变化。根据该条规定可知，我国商标法中商标反向假冒主要包括以下构成要件：一是商品来源于原商标权利人；二是未经商标注册人同意更换商标；三是更换商标后投入市场。司法实践中，商标反向假冒案件数量较少，但在如何判定商品是否来源于原商标权利人、如何界定“更换”行为及“投入市场”的行为等方面，仍存在一定争议。本文将结合相关案例，围绕实践中出现的新情况，对商标反向假冒的构成要件进行分析。

（一）商品同一性的审查

证明被诉侵权商品源自原商标权利人，系审理反向假冒商标侵权纠纷案件的核心环节之一，亦系实践中诉辩双方的主要争议焦点问题之一。一般情况下，判断商品是否具有同一性应主要审查被诉侵权商品是否由原商标权利人生产或者经其授权委托他人生产。若该商品确系原商标权利人生产，且未经实质性改造，只是商标被侵权行为人更换后又投入市场，即满足了商标反向假冒中商品来源构成要件的要求。如在部分典型案件中，侵权行为人将他人品牌服装商标剪掉，更换为其自身商标后对外销售。在此情况下，商品同一性的判断较为简单直接。
然而，实践中存在原商标权利人的商品已被改造的情况，此时如何判定商品的同一性则较为复杂。对此，通常需综合考量改造后的商品适用的场景、面向的客户群体是否与原商品具有同一性、相关公众是否会对其来源进行识别，以及改造前后的商品是否具有密切关联。以下试举两例加以说明：

1.以原商标权利人商品作为硬件载体。以万某达公司与中某公司等涉“AOV”商标侵权纠纷案[4]为例，万某达公司系“malata”注册商标专用权人，生产并销售带有“malata”商标的平板电脑，中某公司经授权有权使用“AOV”商标，其购买万某达公司制造的平板电脑，卸载原有软件程序后，安装其享有计算机软件著作权的中央控制系统软件，并以“AOV”标识覆盖原本喷涂在平板电脑盖板上的“malata”标识。亿某公司购买中某公司的涉案平板电脑后出售给仁某公司，仁某公司将涉案平板电脑出售给盛某公司，其后安装于商务楼中。法院认定中某公司的行为对万某达公司依法享有的注册商标专用权造成损害，构成商标侵权，亿某公司、仁某公司的行为系销售侵犯注册商标专用权的商品，也构成商标侵权。该案中，即涉及改造后的商品是否与原商标权利人的商品具有同一性的判断问题。对此，法院认为，即便如中某公司所称，其购买了万某达公司制造的“malata”平板电脑，卸载了原有的软件程序，安装了其享有计算机软件著作权的中央控制系统软件，也不能改变作为该软件载体的硬件仍为平板电脑的事实，就该硬件设施而言，仍是万某达公司制造的平板电脑，与“malata”商标核定使用的“计算机；便携计算机；笔记本电脑”属相同或类似的商品，应认定被告的行为构成反向假冒。该案中，改造前后的商品的适用场景及客户群体即具有同一性，且相关公众亦会通过改造后的平板电脑上贴附的标识来识别平板电脑商品本身的来源。

2.以原商标权利人商品作为维修配件。实践中还存在以回收的商品零件开展维修服务的情形，此时商品同一性的判断更加困难。如在维某公司诉殷某锋商标侵权纠纷案件[5]中，维某公司系“VIVO”注册商标权利人，经其举报，行政部门对殷某锋的经营场所进行查处，当场扣押带“VIVO”标识的屏幕总成9块。经查，该屏幕总成系销售商回收维某公司同型号手机内屏，更换新的玻璃外屏后，作为维修部件二次销售，其上无“VIVO”商标标识，排线上原有的“VIVO”商标被白油漆覆盖，只有刮掉油漆才能看到。从案件事实来看，涉案屏幕总成主体与维某公司生产的同型号手机屏幕在核心部件上具有同一性，即决定商品本质属性和来源的核心部分未发生实质性替换，但法院在认定被告是否构成侵权时还结合了具体使用场景，认为殷某锋将该屏幕总成作为兼容配件用于维修，按兼容配件的价格收费，且无证据证明殷其锋将涉案屏幕总成作为原装配件，或者用于翻新旧手机针对一般消费者进行销售，故最终认定殷某锋的行为不构成反向假冒的商标侵权。由此可见，在涉及维修场景的商品同一性审查中，核心部件的原始来源是基础，而商品的实际使用方式、商标状态及市场流通情况则是补充判断因素，各因素结合才能准确界定是否符合商标反向假冒构成要件中的商品同一性要求。

（二）“更换”行为的界定

1.“更换”行为的表现形式

“更换”行为系反向假冒商标侵权行为认定中的关键性行为要件。早期实践中，对该行为的外延界定存在争议。相关立法解释曾对反向假冒行为作出释义。“所谓商标的‘反向假冒’，是指在经营活动中，未经商标专用权人许可，擅自更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为。反向假冒行为不仅侵犯了商标权人享有的注册商标使用权，非法掩盖了商品的真实来源，而且侵犯了消费者的知情权，使消费者对商品来源以及生产者、提供者产生误认，对注册商标有效地发挥其功能和商标注册人的商品剩余价值实现造成了妨碍，甚至引起商品流通秩序的混乱。”[6]从字面含义理解，最典型的“更换”行为即为“去标+贴标”，实践中还存在贴标覆盖、单纯去标等表现形式。目前，多数观点认为，应当对“更换”进行扩张解释，更换应当包括用其他商标取代原商标、用其他商标覆盖原商标，以及去除原商标不再贴附其他商标等形式。

如在上海伟某公司等诉必某公司侵害商标权纠纷一案[7]中，二原告系工业自动化机器人领域的科技创新型企业，享有涉案权利商标专用权。原告发现必某公司未经授权，拆卸原告生产的机器人部分组件，并将其主体上的原告商标及公司标识去除后，改装为被告的检测机器人，并在展会中展示。同时，被告拆卸涉案产品部分组件并去除标识后，还将其作为被告的产品印于宣传彩页并广泛对外分发。法院经审理后认为，对于“更换商标行为”不应机械地限定为去标后贴标，去标改造后的产品虽未物理贴附被告标识，但在宣传中将其与被告公司名称及所提供的服务进行关联，该种行为属于商标性使用，产生了商标更换效果。

2.“更换”行为的司法认定

结合上述案例可知，司法实践中认定被告是否存在“更换”行为，关键在于判断被诉侵权行为是否破坏原商标与商品之间的识别关系，阻断商品与原商标和原商标权利人的联系，以及是否会造成相关公众对商品来源产生混淆、误认。商标的本质功能在于识别商品来源，使消费者能够通过商标将特定商品与特定生产者或提供者建立关联。当行为人未经商标注册人同意，即对商品上的原商标进行变更时，原商标所承载的指示商品来源的功能即被破坏或阻断，消费者基于变更后的标识极有可能对商品来源产生混淆、误认。

在某创意股份公司诉某家具公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案[8]中，某家具公司销售的商品系从某创意公司采购的正品，其未更换相关家具商品的商标，但其在网络店铺销售该商品过程中，于商品链接标题、产品图片等处使用非原商标的其他标识，并使用原告旗舰店的图片作为产品详情介绍图片，且网页所附产品检测报告亦为原告的产品检测报告。原告购买的被诉侵权商品，其包裹纸箱上标明原告商标。本案中，被告虽无更换原告商品上原商标的行为，但法院基于以下理由，认为如果行为人既不撤换也不覆盖原注册商标，而是在原注册商标的商品上加贴自己的商标，亦属“更换商标”的行为：其一，此种行为本质上阻断了商品与原有注册商标和商标权人的联系，符合商标法规制的初衷；其二，此种行为本质上会造成相关公众的混淆，系对原注册商标商誉的攀附，对原注册商标声誉造成损害，亦应当由商标法予以调整。

因此，对“更换”行为的理解不应仅从物理层面考量，即使在某些特殊情况下，原商标在形式上未被明显更换或移除，但只要被告通过其他手段使原商标无法正常发挥其商品来源识别功能，即可认为其实施了“更换”行为。需要注意的是，若销售商在销售他人商品时，在合理限度内使用自身商标，用以表明零售服务来源，则不应构成反向假冒的商标侵权行为。

（三）“投入市场”的界定

“投入市场”系反向假冒商标侵权行为认定的另一重要要件，只有符合该要件，才能使“更换商标”的行为具有侵权属性。从立法本意层面出发，规制商标反向假冒行为，不仅为保障消费者获悉商品真实来源的知情权，更为确保原商标权利人通过在自身商品上贴附商标的行为为自身积累商誉。有鉴于此，对“投入市场”进行理解时，不宜将其局限于将更换商标后的商品再次对外销售这一单一形式。

“投入市场”涵盖了与市场经济行为相关的广泛空间领域，可能涉及宣传、推销、试用等诸多商业活动环节。因此，判断是否构成“投入市场”，应综合考量被诉侵权行为人的行为目的、行为方式以及行为可能产生的实际影响等多方面因素。若行为人将更换商标后的商品用于纯粹的个人消费目的，如购买商品后更换商标仅供自用，不涉及任何商业活动，则显然不属于“投入市场”的范畴。但若行为人以获取商业利益或意图以他人商品提升自身商业形象等为目的，将更换商标后的商品运用于商业活动中，无论该商品是否最终被销售，因行为人已将更换商标后的商品置于商业运营环节之中，会对市场秩序及原商标权利人针对原商标享有的权利产生潜在影响，故通常情况下，均应认定行为人实施了“投入市场”的行为。

如在前述上海伟某公司等诉必某公司侵害商标权纠纷一案中，法院指出，销售是产品投入市场最典型的表现，但并非唯一表现。被告将改装去标后的产品作为其提供检测服务的工具进行对外宣传，将原属于原告因良好品质产品中在相关公众中积累于商标之上的信誉，通过更换标识而转化为被告从事光伏板检测服务类商业经营活动的助力，这种转化掩盖了商品真实来源，挤占了原告进一步拓展市场的空间，也使消费者对商品来源产生误认，应属法律规制的行为。
而本案中，核心考量因素即为涉案电影使用原告品牌车辆的行为是否属于将车辆再次投入市场的行为。通常情况下，电影拍摄过程中对道具进行使用并非出于向消费者展示、推广及宣传商品之目的，亦无法实现将商品从生产领域转移至消费领域之目的，道具的使用通常系为了配合电影需要，推动情节发展。对于观众来说，吸引其观影的主要原因是电影中凝结的演职人员、制作团队的创造性劳动。此时，电影中道具的商标所发挥的识别来源、品质保证等作用与流通市场不同。因此，一般不宜将电影中使用某种商品作为道具的行为认定为投入市场的行为。

参考文献 

[1] 北京市朝阳区人民法院(2019)京0105民初3365号民事判决书.

[2] 北京知识产权法院(2021)京73民终1798号民事判决书.

[3] 周赛.商标反向假冒行为的法律规制——"枫叶"诉"鳄鱼"案为例[C]."决策论坛——管理决策模式应用与分析学术研讨会"论文集(下).

[4] 浙江省宁波市中级人民法院(2015)浙甬知初字第41号民事判决书.

[5] 湖北省高级人民法院(2020)鄂知民终24号民事判决书.

[6] 郎胜主编.中华人民共和国商标法释义[M].北京:法律出版社,2013:110.

[7] 上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115民初65439号民事判决书.

[8] 北京知识产权法院(2021)京73民终2971号民事判决书.