集成电路布图设计撤销程序的若干审理规则探析

【案情介绍】

涉案集成电路布图设计名称为“GLF71301”（登记号：BS.185008003），专有权人为杰夫微电子（四川）有限公司，撤销意见提出人为西安华泰半导体科技有限公司。本布图设计对应的芯片应用于负载开关，为人工智能、5G、物联网等新兴领域电子设备提供智能静态电流和低功耗电源保护。此案涉及《集成电路布图设计保护条例》（下称《条例》）适用的多个重要法律问题，包括商业利用行为中“以其他方式提供受保护的布图设计、集成电路或物品的行为”的法律内涵、独创性部分的审理范围及判断标准等。国家知识产权局第11号集成电路布图设计撤销程序审查决定维持专有权有效。

【案情分析】

“以其他方式提供”的法律内涵

《条例》第十七条规定布图设计自首次商业利用之日起２年内，未提出登记申请的，不再予以登记。而“商业利用”的有关定义则见于《条例》第二条第（5）项：商业目的进口、销售或者以其他方式提供受保护的布图设计、含有该布图设计的集成电路或者含有该集成电路的物品的行为。

如何理解上述规定中的“其他方式”，其是否包括专有权人的产品宣传或许诺销售行为，成为双方的争议焦点之一。提出人举证表明，专有权人在本布图设计申请日两年之前，在其官网发布了与本布图设计名称相同的芯片广告，第三方网站亦公开了上述芯片的产品手册。提出人主张官网和第三方网站在该产品信息页设置“订购”的图标，但其提交的证据中并不存在该图标，其亦未能证明添加该图标的日期。

首先，从文义解释的角度，“提供”一词表示实际完成供给、供应资料、物资等行为，通常指实际完成提供行为。对布图设计而言，该行为类似于进口或销售等发生实际交付的确定行为，而不应包括产品宣传、许诺销售等可能提供或者能够提供而未提供的不确定状态。

再者，从整个知识产权保护体系看，不同保护客体在不同时间段的保护规则不完全相同，不应将不同知识产权保护客体及不同时间段的相关概念混用。虽然我国专利法在第三次修改时，将许诺销售加入与制造、使用、销售和进口等并列的实施专利的行为，但考虑到集成电路布图设计与专利多方面的差异，现行《条例》规定的布图设计的“商业利用”并不包括许诺销售，而与进口、销售并列的“以其他方式提供”也应理解为与进口、销售类似的实际引进或供给布图设计及芯片的行为。

从立法本意看，《条例》之所以规定第十七条的申请登记期限，旨在鼓励创新主体对新技术积极申请登记进行保护，避免申请人对上市时间较长的陈旧技术进行保护，阻碍技术发展和创新。而行业实践中，芯片从产品发布到实际销售，从几天到几个月、甚至更长时间间隔均有可能，若将发布产品资讯、手册或许诺销售等行为归于商业利用，则当上述行为与产品实际上市销售日期的间隔过长时，相当于变相缩短了专有权人根据市场反馈来考虑是否将其布图设计予以登记的两年期限。如将“其他提供行为”扩大解释，则可能导致专有权人利益不合理受损。

综上，决定认为，《条例》第二条针对“商业利用”的定义中所包括的“以其他方式提供”，通常是指类似于进口或销售等实际提供的行为，而不包括产品宣传、许诺销售等未发生实际提供的行为。

独创性部分的审理范围

《条例》第七条规定，专有权人享有的权利包括，将受保护的布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分进行复制以及投入商业利用的权利。根据现行《条例》的规定，申请人登记时应当提交布图设计的复制件或图样，同时可以提交文字说明，并未明确规定在登记程序中必须声明独创性部分，也即在登记程序中明确独创性部分并非取得专有权的必要条件。因此在专有权的侵权诉讼或撤销程序中，专有权人一般会主张独创性部分，此时对其主张通常应予以接受，有关独创性的审理以其独创性声明为基础。但侵权诉讼中专有权人基于被控侵权产品的具体情况及诉讼策略，未必主张所有独创性部分。

此案即存在上述情形，专有权人在登记时未说明独创性部分，在侵权诉讼时主张本布图设计具有独创性部分1-12。在撤销程序中，其主张还具有独创性部分13-14以及整体。提出人则认为不应接受侵权诉讼未主张而撤销程序新增加的独创性部分。

为平衡专有权人和社会公众之间的利益，在公平原则和诚信原则的前提下，基于技术发展的规律和布图设计创作者或集成电路制造者的普遍认知，专有权人所主张的独创性部分应当是客观的，而不是主观的、反复变化的。若专有权人在各个程序中主张的独创性部分没有反复变化，或者有变化但是变化部分相互关联有密切联系，没有超出社会公众的合理预期，亦未损害社会公众的合法利益，则其主张可以被接受。

此案中，新增的独创性部分14位于静电放电电路，与已主张的独创性部分6-9涉及的位置相同，新增的独创性部分13位于下拉电路，与已主张的独创性部分10-12涉及的位置相同，且均与已主张的独创性部分密切相关，未超出合理预期，合议组亦已通过转送文件、口头审理等方式给予提出人充分的时间进行答辩和补充证据，提出人亦在书面意见及口头审理时发表了相关意见。综上，对于专有权人明确的上述独创性部分，合议组决定纳入此案的审理范围。

但需要注意的是，在现行保护制度中，由于独创性部分的不明确，长期以来给创新主体、社会公众，包括行政、司法机关均带来诸多困惑。据了解，《条例》此次修改的征求意见稿中，明确规定申请人在登记程序中应当提交指明布图设计的独创性部分的独创性声明，经过制度的修改和完善，专有权的保护范围将得到很大的明确。

独创性的判断标准

《条例》第四条规定，受保护的布图设计应当具有独创性，即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果，并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。此案的另一争议焦点在于专有权人的在先布图设计是否可以作为对比设计评价独创性。专有权人在先登记有布图设计专有权 GLF71311，提出人以该专有权对应芯片的布图设计（下称311设计）评价本布图设计的独创性，认为相对于专有权人的在先布图设计，在后布图设计应具有独创性的劳动成果才可获得专有权，否则会导致一项专有权的保护期无限期延长，对社会公众不利。

专有权人则认为，《条例》规定的“创作者自己的劳动成果”是指不是抄袭别人的，因此作为比对基础的在先设计应当是他人的，而不应当是创作者自己的布图设计。

根据《条例》第四条的规定，独创性要求“独立创作”和“非常规设计”两个方面，二者为“并且”的递进关系。虽然《条例》并未规定判断独创性的对比布图设计的范围，但是，从布图设计所具有的强技术性，以及布图设计保护制度鼓励、保护创新的立法宗旨考虑，一项布图设计应当仅享有一项专有权，专有权人的在先设计并不天然被排除在判断本布图设计独创性的对比设计范畴之外，如此亦有利于专有权人和社会公众的利益平衡。因此，此案采纳上述在先设计作为对比设计进行独创性的判断。

此案涉及多个独创性部分及整体的具体判断，以下从正反两方面举例说明。

专有权人主张本布图设计的独创性部分1涉及功率晶体管的排布，由26×8个 MOSFET阵列构成，每个阵列大小相同。经查，311设计中，功率晶体管除左右边缘两列，中间主体部分由32×8个 MOSFET阵列构成，每个阵列大小相同，左右边缘两列宽度略小。二者区别在于，本布图设计列数略少且每个阵列大小均相同。决定认为，在芯片有效面积内布局尽量多器件属于设计常识，对于不同的芯片有效面积和器件尺寸，在满足工艺规则的前提下通常都会最大利用芯片面积，本布图设计的上述布局属于有效面积与阵列数量匹配时的常规设计，独创性部分1不具有独创性。

专有权人主张独创性部分4为金属层 M2横向连通8行、26列MOSFET的源极或漏极，独创性部分5为叉指状金属层 M3，分别连通MOSFET源极和漏极的金属层M2。决定认为，311设计中，金属层M3虽然也有类似叉指的设计，但叉指数量不同，交错程度也不同，金属层M2的行数不同，且每层还设置多个金属槽。可见，两个设计采用了不同设计的顶层金属层 M3和第二金属层M2，两层之间的互连关系也不同。提出人提交两份书籍作为公认常规设计证据以证明区别属于公认的常规设计，但其仅公开了若干基本设计思想，未公开独创性部分4和5的上述具体设计，不足以证明上述独创性部分及整体属于公认的常规设计。因此，上述独创性部分具有独创性。

综上，在判断布图设计的独创性时，如果对比布图设计与本布图设计的创作者相同，应当综合考虑该对比布图设计的创作时间是否早于本布图设计、该对比布图设计是否已经登记获得专有权，本布图设计与该对比布图设计是否相同或实质相同，以及如果存在区别，在本布图设计创作时二者的区别是否属于公认的常规设计等因素，以判断是否具有独创性。

【结语】

此案的审理过程适逢《条例》自2001年实施以来的首次修订，上述关于商业利用行为，独创性部分的声明、确定和判断标准等法律问题亦契合修订过程中的重要部分。此案通过对商业利用行为法律内涵的明确，以及独创性审查多个方面的审理实践探析，助力布图设计制度相关规则的完善及发展。