对权利要求作“进一步限定”修改方式的理解

【裁判要旨】

对“权利要求的进一步限定”的修改方式，即在原权利要求中加入其他权利要求记载的技术特征，并不意味着必须原文照搬其他权利要求的文字记载。从本领域技术人员的角度出发，根据修改后权利要求增加的内容与原权利要求书记载内容之间的关联性进行综合判断，进一步限定的内容能够从原权利要求记载的内容中直接、明确确定的，则该种修改仍属于对“权利要求的进一步限定”的修改，应予接受。

【关键词】

行政 发明专利权无效 权利要求修改 进一步限定

【基本案情】

荷兰飞某公司系专利号为20108002****.7、名称为“用于协作波束成形的天线配置”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。

2021年3月12日，梁某针对本专利提出无效宣告请求。无效宣告审查过程中，荷兰飞某公司于2021年6月1日提交了意见陈述书，对权利要求书作出修改，将权利要求3的附加技术特征加入到独立权利要求1中，删除权利要求3，并在独立权利要求12、13中加入相应的技术特征，并对其他权利要求的编号作出适应性修改。具体为：原权利要求3从属于权利要求1，其附加技术特征为“根据前述权利要求的任一项的方法，其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”。在独立权利要求12中加入的技术特征为“其中从所述第一次站接收至少一个信道矩阵的信令包括接受所述第一向量和第二向量之间的相位关系”。在独立权利要求13中加入的技术特征为“其中将至少一个信道矩阵用信号发送到第一主站和第二主站中的至少一个包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”。2021年6月22日口头审理过程中，梁某对该修改提出异议，国家知识产权局当庭明确告知荷兰飞某公司对于权利要求1的修改符合《专利审查指南》的规定，对于权利要求12、13（即修改后的权利要求11、12）的修改不符合《专利审查指南》的相关规定。

荷兰飞某公司于2021年6月24日重新提交了意见陈述及权利要求书修改文本，在此基础上，国家知识产权局于2021年9月7日作出第51906号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利权利要求不具备创造性，宣告本专利权全部无效。荷兰飞某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。荷兰飞某公司主张国家知识产权局未接受权利要求12、13的修改错误；被诉决定关于本专利权利要求1-13缺乏创造性的认定也存在错误。

一审法院作出行政判决：驳回荷兰飞某公司的诉讼请求。荷兰飞某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年12月20日作出（2023）最高法知行终1059号行政判决：撤销被诉决定、一审判决，由国家知识产权局就梁某针对本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

【裁判意见】

法院生效裁判认为：专利无效宣告程序中，权利要求的修改方式作为手段，应当服务于权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围和不得扩大原专利权保护范围两个根本标准，兼顾行政审查效率与公平保护专利权人的贡献。首先，关于“权利要求的进一步限定”修改方式通常是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。在原权利要求中加入其他权利要求中记载的技术特征，并不意味着必须原文照搬其他权利要求的文字记载。是否属于对“权利要求的进一步限定”，应从本领域技术人员的角度出发，根据修改后权利要求增加的内容与原权利要求书记载内容之间的关联性进行综合判断，只要进一步限定的内容能够从原权利要求书记载的内容中直接、明确确定即可。其次，《专利审查指南》对修改方式的规定系列举式规定，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。在对权利要求的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利权的保护范围的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。

据此，本案中荷兰飞某公司对权利要求12、13的修改未超出原专利权的保护范围以及原权利要求书和说明书记载的范围。首先，荷兰飞某公司对权利要求12和13的修改方式是在权利要求中增加相关内容，显然并未扩大原专利权利要求限定的最大保护范围。其次，本专利原权利要求书中虽没有一字不差地原文记载荷兰飞某公司加入权利要求12、13的技术特征，但是新加入的内容均与原权利要求3记载的“其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”实质相同。结合原权利要求1、3中相关的记载，权利要求12、13新增加的技术特征可以从原权利要求书中直接、明确地确定。原权利要求3从属于权利要求1，其记载“其中步骤（a1）包括用信号发送所述第一向量和第二向量之间的相位关系”是对权利要求1中的“步骤（a1）是第一次站发送信号到第一主站和第二主站中的至少一个”的进一步限定，明确了该信号是从第一次站发送到主站，即从“发送”的角度描述该信号。权利要求12保护一种主站，其增加的技术特征“其中从所述第一次站接收至少一个信道矩阵的信令包括接受所述第一向量和第二向量之间的相位关系”，系从“接收”的角度描述该信号。本领域技术人员知晓信号的发送和接收通常是对应出现的内容，且在权利要求1已经明确发送和接收主体的情况下，变换描述的角度从而得到权利要求12增加的内容并未超出原权利要求书记载的范围。虽然在信号发送的过程中可能存在一些错误导致并未接收或接收有误，但本领域技术人员知晓，信号的发送强调的是一种能力，而非强调每次都能发送成功；对应地，信号的接收也是强调具有这种可接收的能力，而不论其是否每次都能成功接收。故，权利要求12中描述“接收”的能力显然是权利要求12中主站必然具备的。基于同样的理由，原权利要求3是对原权利要求1中步骤（a1）的信号作进一步限定，在将原权利要求3的技术特征加入权利要求13时，对应加入步骤（a1）信号的具体描述，与原权利要求3实质上是一致的。可见，权利要求12、13的修改完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，且新增的技术特征均源于原权利要求3，符合专利法、专利法实施细则关于修改的相关规定。因此，被诉决定及一审判决认为荷兰飞某公司对权利要求12、13修改应不予接受的认定欠妥。荷兰飞某公司关于权利要求12、13的修改应予接受的上诉主张成立。

【关联索引】

《中华人民共和国专利法实施细则》第69条第1款（本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第69条第1款）

附件：（2023）最高法知行终1059号判决书原文