对同一地域在先使用未注册商标的保护

一、基本案情

异议人：桐乡市传媒中心 

被异议人：某咖啡（嘉兴）有限公司 

异议人主要异议理由：被异议商标与异议人在先使用未注册的“桐豆豆”（2021年11月设计）商标构成近似商标；被异议人存在明显的抢注或抄袭他人具有一定知名度和影响力商标的行为，违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第四十四条的相关规定。

经审查，商标局认为，本案中异议人提交的“桐豆豆”开发项目合同书、桐乡市政府惠民消费券代发协议、桐豆豆平台与部分商户签订的入驻合同、桐豆豆平台及消费券推广合同、2021年12月桐豆豆平台介绍视频、如何开通桐豆豆电子钱包农行教学视频、爱桐乡 APP“桐豆豆”消费券发放系统的资料等证据资料可以证明，早在2021年底，异议人的“桐豆豆消费券预约、发放系统”已经投入使用，在被异议商标申请日之前，在浙江省嘉兴市桐乡市区域内具有一定知名度。被异议人与异议人同处于浙江省嘉兴市桐乡市，其对异议人的“桐豆豆消费券预约、发放系统”理应知晓。经查，被异议人在多个商品和服务上申请“桐豆豆 TONGDOUDOU及图”“桐豆豆 TONGDOUDOU”商标。同时，至本案审理之时，被异议人名下共计14件商标。被异议人通过转让的方式从意大利博柏利品牌管理有限公司受让的7件“BEUBNRIY”“博佰丽”“桐豆豆 TONGDOUDOU”商标均系意大利博柏利品牌管理有限公司抄袭、摹仿他人在先具有较高知名度或较强显著性的标识而来。被异议人未能就被异议商标的设计创作来源和使用意图作出合理的解释说明。据此，商标局认为，被异议人的上述行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。因此，被异议商标的注册申请不应予以核准。

二、案情解析

本案焦点在于，判定被异议人申请注册商标是否属于《商标法》第四十四条第一款禁止的“以其他不正当手段取得商标注册”之情形。

申请商标注册应当遵守诚实信用原则，不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当手段取得注册。 

属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形包括：

1. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

2. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

3. 系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

4. 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

关于“不正当手段的判定”： 

系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或者双方商品 / 服务有相同的销售渠道和地域范围。

该条款规制的主要为违反诚实信用原则，基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，以“不正当手段”申请注册商标并损害公平竞争的市场秩序和商标注册管理秩序的情形。商标法领域中，“不正当手段”可以理解为“恶意”的具体形式。关于行为本身的不正当性，既包括以囤积商标为代表的扰乱商标注册秩序、不正当占用公共资源等情形，也包括对他人权利的状态知晓而意图将他人商标据为己有或使消费者误认为与他人商标存在特定联系的各种情形。商标知名度的取得是权利人创造性劳动的结晶，由此会带来一定的商业价值和商业机会。这些优势往往是权利人投入大量劳动和资本所获得。而申请人通过以“其他不正当手段”申请注册商标的行为，不当获取市场竞争优势，同时也挤占了权利人基于商标知名度而享有的市场优势地位和交易机会。

本案中，异议人提交的证据资料可以证明：桐豆豆商城是由本案异议人桐乡市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公司共同开发打造的线上消费平台品牌，早在2021年底，异议人的“桐豆豆消费券预约、发放系统”已经投入使用。近年来，桐豆豆平台成为桐乡市委、市政府指定的消费券平台，发放“惠民消费券”等大型消费券二十多场，在被异议商标申请日之前，在浙江省嘉兴市桐乡市区域内具有一定知名度。本案被异议商标“桐豆豆 TONGDOUDOU”与异议人在先使用的“桐豆豆”主体文字构成相同，被异议人与异议人同处一地，其对异议人的“桐豆豆”品牌理应知晓；被异议人亦在多个商品和服务上申请注册了多件与异议人“桐豆豆”文字构成相近的商标，被异议人未能就被异议商标的设计创作来源和使用意图作出合理的解释说明，该情形难谓巧合。

此外，至本案审查之时，被异议人名下共计14件商标。被异议人通过转让的方式从意大利博柏利品牌管理有限公司受让的7件“BEUBNRIY”“博佰丽”“桐豆豆　TONGDOUDOU”商标均系从意大利博柏利品牌管理有限公司抄袭、摹仿他人在先具有较高知名度或较强显著性的标识而来。

综合上述因素，商标局认定，被申请人的行为扰乱了商标注册秩序，违反了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。

 三、典型意义

《商标法》依法保护当事人的合法权益，被异议人不正当占用同一地域内他人具有一定知名度的平台项目名称作为商标注册的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序。本案充分体现了商标主管机关对以不正当手段申请注册商标行为的严厉打击，以及对诚实信用、健康有序的商标注册和使用秩序的坚决维护，对于促进市场主体诚信注册和使用商标，避免误导性宣传，维护公平竞争的市场环境有一定的实践指导意义。