《商标法》第十三条第三款关于驰名商标在非类似商品或服务上的保护

摘 要：本文围绕《商标法》第十三条第三款，以第12055673号“TOEFL”商标无效宣告案为基础，详细梳理美国教育考试服务中心与南京筑梦堂教育咨询有限公司案件的基本案情，涵盖当事人、争议商标、证据提交等内容；深入分析国家知识产权局审理与裁定要点，从驰名商标的认定（包括相关公众范围、知名度证据考量等），复制、摹仿、翻译驰名商标的判定，以及依据混淆误导可能性判定保护范围等维度，对已注册驰名商标在非类似商品或服务上的保护进行评析；总结案件对驰名商标保护在维护权益、公平竞争及消费者权益方面的典型意义；明晰驰名商标跨类保护的法律适用与实践判定规则。 

关键词：驰名商标 非类似商品或服务 “TOEFL”商标 无效宣告 商标保护

一、基本案情

申请人：美国教育考试服务中心 

被申请人：南京筑梦堂教育咨询有限公司 

争议商标：第12055673号“TOEFL”商标

引证驰名商标： 

（一）当事人主张 

2018年7月，申请人向国家知识产权局提出商标无效宣告申请。申请人的主要理由：争议商标是对申请人已在中国注册的驰名商标——第771160号“TOEFL”商标、第1129840号“托福”商标、第964252号“TOEFL及图” 商标、第746636号“TOEFL”商标、第1136266号“托福”商标、第176265号“托福”商标、第112973号“托福”商标（下称引证商标一至七）的翻译和复制。争议商标的注册易产生不良社会影响，易导致消费者的误认。“TOEFL”“托福”商标是申请人在先使用并具有较高影响力的商标，争议商标的注册是对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，侵犯了申请人的在先域名权和商品化权益。被申请人的注册行为违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册秩序。

综上，依据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第十四条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求宣告争议商标的注册无效。 

（二）国家知识产权局审理与裁定 

国家知识产权局经审理查明： 

1. 争议商标由本案被申请人于2013年1月16日申请注册，经过初步审定并公告，被本案申请人提起异议。国家知识产权局于2015 年11月3日作出（2015）商标异字第0000049981号异议决定书，认为申请人异议理由不成立，争议商标予以核准注册。争议商标核定使用在第43类咖啡馆等服务上，专用权期限至2024年7月6日。

2. 引证商标一至七的申请日期及获准注册日期均早于争议商标的申请日期，分别核定使用在第9类计算机磁盘和计算机程序、第16类印刷期刊和非期刊性的出版物印刷的试题、第41类考试评分、第42类教育学研究等商品和服务 上，现处于专用权有效期内。

其中，引证商标一（第771160号“TOEFL”商标）由教育考试服务处于1993年9月17日申请注册，1994年11月7日获得商标专用权，核定使用在第41类发展管理英语语言能力测试等服务上，经续展，专用权期限至2024年11月6日。引证商标一经国家知识产权局核准，其权利人名称变更为美国教育考试服务中心，即本案申请人。

引证商标二（第1129840号“托福”商标）由教育考试服务处于 1996年10月25日申请注册，1997年11月21日获得商标专用权，核定使用在第41类关于语言熟练程度、语言技能和语言学习的考试服务等服务上，经续展，专用权期限至2027年11月20日。引证商标二经国家知识产权局核准，其权利人名称变更为美国教育考试服务中心，即本案申请人。

3. 根据申请人提交的证据2、3可知，申请人成立于1947年，总部位于美国新泽西州，于1965年设计开发并管理 TOEFL托福考试，用于测试学生及政府人员的语言能力，已获得130多个国家的认可。

4. 根据申请人提交的证据4可知，申请人的引证商标一、二最早在中国大陆进行使用的时间为1981年12月。根据申请人提交的证据 4-7可知，申请人的考试网点遍及中国大部分省市及地区。

5. 根据申请人提交的证据4-7可知，申请人的引证商标一、二最早在中国大陆进行宣传的时间为2002年12月。申请人通过《中国日报》、人民网、腾讯教育、英语教学等报纸、网站、期刊、电视广告及网络广告等进行了一系列的宣传和推广。

本案的主要焦点问题为：争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条第三款的规定。

国家知识产权局查明的事实及申请人提交的证据显示，在争议商标申请注册之前，引证商标一、二已由申请人进行了长期宣传和广泛使用。依据《商标法》第十四条的规定，可以认定引证商标一、二在争议商标申请注册日之前，在发展管理英语语言能力测试、关于语言熟练程度、语言技能和语言学习的考试服务上已为相关公众所熟知。申请人的“TOEFL”“托福”商标具有较强的独创性，争议商标“TOEFL”与引证商标一、二“TOEFL”及中文“托福”的字母组成、呼叫、整体印象等相同，争议商标已经构成对引证商标一、二的复制、摹仿、翻译。被申请人作为教育咨询公司，其与申请人均从事教育培训服务行业，被申请人接触到申请人商标的可能性很大。被申请人在明知申请人商标的情况下，将其相同的商标申请注册在饭店等服务上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。因此，被申请人注册争议商标的行为已构成《商标法》第十三条第三款规定的情形。

依照《商标法》第十三条第三款、第四十五条第一款和第二款、第四十六条的规定，国家知识产权局2019年11月作出裁定如下：争议商标予以无效宣告。[1]

二、案件评析

（一）驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标 

驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。就本案而言，申请人主张的“托福”商标的相关公众包括教育从业人员、学生、家长及其他英文学习者等。考量商标的知名度就是要考察在上述相关公众中申请人商标的知名程度。

明确了知名度所指向的对象以后，就是审查具体案件中提交的证据可否证明商标已为公众所熟知。对知名度证据的认定，主要从以下几个方面考量：相关公众对该商标的知晓程度；商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围；该商标作为驰名商标受保护的记录等。在审查过程中，可以根据申请人提交的上述证据进行综合判定。但如不能满足上述全部条件，申请人已提交的在案证据能证明该商标在市场上享有较高声誉，足以认定为驰名商标的，也可以认定。本案中，依据申请人提交的百度百科及维基百科关于申请人的介绍可知，申请人的商标在1981年被引入中国大陆地区；申请人提交的网络媒体及报刊资料、国家图书馆的搜索报告及宣传资料可以证明，申请人的商标自进入中国大陆地区以来一直进行持续不断的宣传及推广；申请人提交的托福考试考点列表可以证明，申请人的考试网点已遍及中国大部分省市及地区，且其考试网点的不断增加及报考人数的不断增长可以证明，其影响力及知名度在持续不断地增加。综合以上全部证据可以证明，申请人的“托福”商标、“TOEFL”商标在2013年1月16日争议商标申请注册前已为相关公众所熟知。

（二）复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的判定 

复制是指系争商标与他人驰名商标相同；摹仿是指系争商标抄袭他人驰名商标，沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征；翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字表达，且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关公众广为知晓或者习惯使用。就本案而言，争议商标为纯英文商标“TOEFL”，与申请人主张的驰名的“TOEFL”商标完全相同，构成复制。

（三）依据混淆及误导的可能性判定驰名商标的保护范围 

对已注册驰名商标的保护范围可以延及非类似的商品及服务上，但并不意味着可以无条件地及于全部的商品或服务类别。应当综合考量双方商标标识之间的近似程度、驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。这里的“误导”是指系争商标足以使相关公众认为该争议商标与他人驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性；或系争商标的注册可能贬损驰名商标的市场声誉；或系争商标的注册使用可能不正当地利用驰名商标的市场声誉。就本案而言，争议商标申请注册的服务类别是饭店等餐饮行业，申请人主张驰名的服务类别是发展管理英语语言能力测试等教育行业。以上两种服务行业在《类似商品和服务区分表》中虽分属两大不同的类别，但在实际使用中存在相关公众关联消费等情况。被申请人将“TOEFL”商标注册在饭店等服务上，易减弱申请人“托福”“TOEFL”商标在发展管理英语语言能力测试等服务上的显著性，或不正当利用申请人“托福”“TOEFL”商标的市场声誉。因此，争议商标在饭店等服务上的注册使用易误导公众，从而致使申请人的合法利益可能受到损害。

三、典型意义 

对驰名商标的保护，应从保护驰名商标持有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发，对利用驰名商标的知名度和声誉，造成市场混淆或者公众误认，致使驰名商标持有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止，以弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。在驰名商标案件的证据认定方面，申请人若可证明该商标在市场上享有较高声誉，足以认定为驰名商标的，也可以认定。

参考文献

[1] 商评字[2019]第0000264931号无效宣告请求裁定书.