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专利法实施细则第六十六条审查实践若干问题探讨

发布时间:2025-12-09 来源:《审查业务通讯》、赋青春 作者:许宬、姜楠、周文娟、周亚娜
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563

摘要

复审程序中,依据专利法实施细则第六十六条对复审请求人提交的修改文本予以认定是首要环节。虽然审查指南已有相关具体规定和审查示例,但审查实践中仍存在忽略或机械适用该条款的现象,导致违背复审救济属性、浪费审查资源、过度限缩权利要求保护范围或延长审查程序等。本文从修改文本提交时机、文本比较对象、具体适用的一般性与灵活性、同时存在专利法第三十三条缺陷时的审查策略等角度,对于专利法实施细则第六十六条审查实践若干问题进行探讨,以供前置审查及复审程序参考。

关键词

复审审查文本  细则第六十六条  R66  修改文本  文本认定

一、引言

专利法实施细则第六十六条(下称“R66”)规定:“请求人在提出复审请求或者在对国务院专利行政部门的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。”

可见,该条款赋予了复审请求人在复审程序中修改申请文件的权利,亦对修改行为进行了一定限制。从专利申请的角度来说,该限制有助于避免不恰当的申请行为,维护专利制度的公正性和严肃性。从专利审查的角度来说,该限制为复审文本的审查工作提供明确的指导,可促使专利审查过程更加规范、有序,保障审查程序平稳高效进行。

然而,近年来随着复审请求数量的激增,专利申请文件的修改方式呈现多样化趋势,对复审请求人提出复审请求时的文本、主动修改的文本或答复复审通知书的文本有关R66的认定,在实践中易引发适用上的困扰与争议。本文尝试从提交修改文本的时机、文本的比较对象以及R66适用的一般性与灵活性、R66与专利法第三十三条(下称“A33”)的审查策略探讨等角度,对具体审查实践中的困惑和引伸问题展开讨论,以期为前置审查和复审程序对R66的理解和适用提供一定借鉴。

二、提交修改文本的时机

从文义解释的角度来看,R66中“提出复审请求”或“对国务院专利行政部门的复审通知书作出答复时”是对修改时机的具体限定,“修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”则是对修改内容的具体范围作出的限定。由此,不符合该时机限定的时间点提交的修改文本似乎均应该认定为不符合R66。

从体系解释的角度考虑,复审程序是实审程序的延续,为确保相关法律规范表述及含义的连贯性和一致性,复审程序可延续和借鉴实审程序对相关条款规定的释义。实审阶段对专利法实施细则第五十七条第一款3(下文称“R57.1”,其他条款以类似方式表示)的适用已有普遍共识,即在其规定的主动修改时机(在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内)之外的时间点(例如“提出实质审查请求后”)提交的主动修改,均可被认定为不符合R57.1规定的主动修改时机。因此,就复审阶段同样用于限制文本修改的R66而言,其与R57相同的句式“在……时,可以修改”似乎同样应该解读为是对修改时机的严格限制,即对于“在提出复审请求或者在对复审通知书作出答复时”之外的时间点提交的修改,均应认定为不符合R66的规定。

然而,当前复审审查实践中,对于在上述时间点之外提交的文本,例如对于以下三种情形,存在不同认识和做法。第一种情形,提出复审请求后又主动再次提交修改文本,或答复复审通知书后又在指定答复期限内再次提交修改文本;第二种情形,与合议组电话讨论后,依据讨论结果再次提交修改文本;第三种情形,超出复审通知书指定答复期限后提交修改文本。造成实践中的不同认识和做法的原因在于,对上述情形如果均严格遵循文义解释和体系解释,有时会产生不合理、不公正的结果。

笔者认为,此时对该项规定的理解可以采用目的解释。R66和R57的立法本意均是为了追求公正与效率的统一[1]-[3]。专利法赋予申请人修改文本的权利,以公正保障其通过修改维护自身权益;同时,专利权的获得依赖于行政审批,对修改时机和修改内容进行限制,能够敦促申请人及时且有针对性地修改,避免其滥用修改权利延误审批进程或无限修改浪费审查资源,以提高行政效率。

对于复审程序而言,需将复审请求人的修改权利限制到何种程度,才能在实质上实现最大限度保障公正并提高复审效率呢?为了回答这个问题,需要借助审查指南的相关规定。审查指南第二部分第八章第5.2.1节是对实审阶段修改文本的审查规定,从中可以明确:R57.1是对主动修改时机的规定,R57.3是对答复审查意见通知书时修改方式的规定。第5.2.1.2节进一步明确:申请人“仅”在两种情形下可以对专利申请文件进行主动修改,答复专利局发出的审查意见通知书时,不得再进行主动修改。第5.2.1.3节具体列举了几种符合和不符合R57.3规定的情形,最后明确了文本不予接受时的处理方式。与之对应,审查指南第四部分第二章第4.2节是对复审阶段修改文本的审查规定,其中对R66未相应提及如何考量修改时机,仅明确了几种不符合规定的情形(与不符合R57.3规定的情形基本对应),以及文本不予接受时的处理方式。笔者仔细对比审查指南中阐释说明这两个细则的相关段落,从上述行文方式差异可以推断,R66实质上并未包含对“修改时机”的严格限定,其主要是对“修改方式”的规定,与R57.3对应。

要理解审查指南上述差异化规定的合理性,还需要对法律规范设置的立法本意作进一步分析解读。R57.1的“主动修改”与R57.3针对通知书指出缺陷的“被动修改”相对应,R57.1旨在赋予申请人相对自由的“主动”修改权利,而R57.3旨在赋予申请人限制方式的“被动”修改权利——修改必须是为克服通知书指出的缺陷。对于区分限定“主动”与“被动”以及“相对自由”与“限制”的考量,根源在于考量“是否发出了审查意见通知书”,即是否已付出行政审批成本,以及是否会造成新的审查负担或程序反复。“在提出实质审查请求时以及在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内”,专利申请通常还未进行实质审查,允许申请人在此时相对自由地主动修改,既能保障申请人权利,也无损行政审批效率;而发出审查意见通知书后,实质审查程序已经启动,该专利申请已经占用了行政审批资源,则需要规定修改方式,在保障申请人享有修改权利的同时也避免申请人意见反复造成的审批资源浪费。

基于同样的考量,亦可从允许通过修改克服缺陷同时推进审批程序的角度,对复审阶段关于修改规定的R66作类似解释。“在复审请求时”和“答复复审通知书”时,专利申请已经过实质和复审审查,占用了行政审批资源,因此需要对修改方式进行限制——“修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”,目的在于要求复审请求人“不左顾右盼”、“不走回头路”,高效完成审批程序。同时,复审程序的救济属性——解决驳回决定所涉及的争议内容,同样要求复审阶段的修改需围绕争议内容进行。因此,对标前述对R57.3的分析,R66中的“提出复审请求时”或“对复审通知书作出答复时”不应理解为是对修改时机的严格限制,而是可以从有助于通过修改克服缺陷、推进审查进程延续的角度,对其做一定的宽泛解释。

基于以上分析和理解,笔者对前述三种情形是否符合修改时机提出以下观点:

对于情形一,在提出复审请求后、合议组发出第一次复审通知书前,复审请求人对权利要求书进行的第N次修改,以及在答复复审通知书时、在指定答复期限内,复审请求人提交的第N次修改文本,本质上都属于“提出复审请求”和“答复复审通知书”阶段的操作,后续的多次修改属于对首次提交的文本的补正,合议组仅需考虑最后一次提交的修改文本而无需额外付出审查成本,因此,只要修改是为了克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷,均可认为符合R66的规定。

对于情形二,电话讨论与复审通知书的本质都是“沟通”,基于沟通结果提交的文本,如果没有超出答复期限,且修改是为了克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷,也可认定其符合R66的规定。

对于情形三,虽然R66并未对提交时间是否符合修改时机进行严格规定,但R67中规定“要求其在指定期限内陈述意见”,因此对于超出答复期限提交的修改文本,一般不予接受。例外情形是,如果该超期修改是为了消除复审通知书指出的缺陷,也未增加额外审查负担,那么出于解决实质争议和审查效率的考虑,合议组也可酌情接受。

综上所述,笔者认为,基于目的解释以及审查指南的相关释义,R66的核心在于对修改范围的限制,并非严格限制修改时机。即,该条款并未明确限定复审请求人只能在特定时间提交修改,只要修改的目的是为了克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷,即使提交时机不属于严格的“提出复审请求时”或“对国务院专利行政部门的复审通知书作出答复时”,依然可被视为符合R66的规定。这种解读有利于保障申请人权益以及避免因时机限制影响审查进度,兼顾了复审程序的公正与高效。

3.R57.1和R57.3规定:发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

三、文本比较对象

审查指南在第四部分第二章第4.2节中列举了四种通常不符合R66规定的情形,其中第一种情形为“修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围”。

对于以上规定的不同解读引发了关于R66的文本比较对象的不同理解。其一是从上述规定的角度出发,认为在整个复审程序中的修改始终都应该以驳回决定针对的文本为比较对象。其二是从审查文本认定的通常做法出发,即以前一次审查意见针对的文本作为比较对象。对于提复审请求时的文本而言,以驳回决定针对的文本作为比较对象;对于答复复审通知书时提交的文本而言,以复审通知书所针对的文本为比较对象。其三是从R66的表述中“修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”的角度出发,认为所作修改相对于驳回决定和复审通知书所针对的文本而言均需要符合R66的规定。因此,对于提复审请求时的文本而言,以驳回决定针对的文本作为比较对象,但是对于答复复审通知书时提交的文本而言,需同时以驳回决定和复审通知书所针对的文本为比较对象。可以预见,因比较对象的选择不同,会使得对于R66的判断得到不同的结论(如下文的案例2),从而引发审查中的困惑和审查标准的执行不一致。

笔者认为,复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,其目的在于解决在先审级与复审请求人之间的争议,无任何限制的修改不利于聚焦争议,并且容易引发新的争议,浪费审查资源,降低行政效率[1]。合议组发出复审通知书时通常已经对驳回理由进行了审查,即已充分考量驳回决定所依据文本的相关争议点,并进一步就提出复审请求时提交的权利要求书是否仍然具有相关缺陷进行了审查,因而复审通知书所指出的缺陷一般更为准确和全面。此外,从R66的立法本意出发,其要求复审请求人“不走回头路”以兼顾复审程序的救济属性和行政效率,那么,如果答复复审通知书时的修改以驳回决定所针对的文本为比较对象,则有可能影响复审通知书审查意见的效力。因此,在答复复审通知书时,复审请求人不宜继续以驳回决定针对的文本为基础进行修改,而应充分考虑复审通知书指出的缺陷,将复审通知书针对的文本作为修改的基础。也就是说,对于R66的文本比较对象,通常应该理解为“提出复审请求时提交的文本”与“驳回决定针对的文本”进行比较,“答复复审通知书时提交的文本”与“复审通知书针对的文本”进行比较。并且,如果每一次提交的文本都符合R66的规定,那么答复复审通知书时的文本与驳回文本和复审通知书文本相比而言,范围都是未扩大的。

四、R66具体适用的一般性与灵活性

关于R66适用过程中需兼顾“一般性”与“灵活性”的认识,实践中已形成初步共识:一般性体现程序规范与权威,灵活性强调在具体个案中,依据案情对条款是否适用及适用方式作出合理调整[4],以兼顾程序弹性[5]、审查效率与实质争议的有效解决。本文基于此共识前提,着重讨论两个焦点:其一,并非所有“有增有删”型修改及说明书修改均应一概视为违反规定;其二,该条款在不同的审查阶段可以灵活适用。

1. 对于指南例举的四种情形之外的修改形式的考量

审查指南规定的通常认为不符合R66规定的四种情形4,并不能覆盖当前复审审查实践中多样化的修改方式。笔者认为,对于除此之外的修改形式,与前文所述同理,应当基于“公正与效率统一”的考量,结合案情剖析关键因素——修改是否为克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷而做出。以下分析中为便于表述,将驳回决定针对的权利要求称为原权利要求,以驳回决定指出权利要求1不具备创造性为例,具体讨论权利要求中“有增有删”以及对复审请求人对说明书进行了实质修改两种常见修改方式。

(1)权利要求中“有增有删”

对于权利要求中“有增有删”的修改方式,在复审实践中已形成初步共识,认为其属于审查指南规定的第一种“扩大保护范围”的情形。

如案例1,原权利要求1包括特征A、B、C,以及特征B的具体细节;修改后的权利要求1增加了特征A的具体细节,删除了特征B的具体细节。

对于特征A和B在技术上没有直接关联的情形,删除特征B的具体细节的修改通常是复审请求人基于策略变化或者反悔等其他因素的考量而做出的,并非为了消除创造性的缺陷,与R66的立法本意背离。申请人通常应该通过分案的方式争取权利,而不应期望通过复审程序达到预期目的。然而,在审查策略上,对于该修改方式的一个极端,复审请求人对于特征A仅是进行了可预期的限缩,删除特征B的细节在程度上较轻,虽然造成了保护范围的扩大,但由于该文本的审查成本反而由于技术特征的减少而降低(预期走向为驳回复审请求的情况下),更有利于后续的审查,合议组可以考虑不指出R66的问题,在修改文本基础上进行审查。

对于特征A和B在技术上存在关联的情形,例如特征A的具体细节与特征B的具体细节互相排斥,即二者共存会使得技术方案无法实现或产生其他实质性缺陷,那么复审请求人在进一步限定特征A的同时就不得不删除与之相斥的特征,此时可认为其符合R66的规定。

(2)复审请求人对说明书进行了实质修改

审查指南中列举的通常不符合R66规定的第四种情形为:“针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。”虽然在驳回理由为“权利要求不具备创造性”的案件中,复审请求人对说明书进行实质性修改似乎必然符合该情形,但仍应结合立法本意和沟通效果,考虑复审请求人的修改动机和说明书中的修改内容与权利要求的关系,做进一步分析。若说明书的修改内容与被驳回的权利要求之间缺乏关联关系,复审请求人也未在意见陈述中说明所作修改与创造性之间的因果逻辑,且认定修改是否超出原始申请记载的范围需要花费过多的审查资源,则应认定该修改不符合R66。然而,若复审请求人说明其修改目的在于,原说明书未能充分揭示实现技术效果所依赖的手段或实验支撑,因此进行补充修改,旨在克服驳回决定中技术效果“未记载”“未证明”等质疑,则该修改虽针对说明书,也应视为是为克服创造性缺陷所作,认定其符合R66的规定而予以接受,并以此文本对专利法第三十三条进行审查。

综上所述,“有增有删”的修改方式以及对说明书的修改并不意味着一定不符合R66的规定。进一步地,对于不符合R66规定的情况,合议组也并非必须退至前一文本,而是可根据具体情况选择更适合的审查策略。

2. 对于不同的审查阶段的考量

一般而言,R66在复审通知书(即第一阶段)中的适用标准与在复审审查决定(即第二阶段)中的适用标准应保持一致,然而,“第一阶段从严、第二阶段从宽”的方式已在实践中逐步适用,但对其具体适用标准仍存在不同理解。本文一方面通过第一阶段的案例分析,进一步印证该适用方式的合理性与必要性;另一方面,针对第二阶段尚存争议的适用尺度,进行初步探讨。

情形一,案例2驳回决定针对的权利要求1包括技术特征A、B,复审请求时提交的修改后的权利要求1包括技术特征A、C,合议组出于判断案件走向为驳回复审请求等因素接受了该文本,并指出全部权利要求不具备创造性,复审请求人在答复复审通知书时再次提交的权利要求1包括技术特征A、C、D。此时就整个复审阶段而言,本次修改针对的文本相对于驳回决定针对的文本的保护范围是扩大的。

如果该案的走向确定为驳回复审请求,则合议组可以通过省略文本认定或对于R66的认定保持沉默等方式,从解决实质争议的角度作出复审决定。但如果该案的走向出现反转,拟撤销驳回决定,如果仅由于本次修改相对于复审通知书针对的文本符合R66的规定而接受该文本,并以此撤销驳回决定,将导致回到实审程序的权利要求书的保护范围相对驳回决定针对的权利要求书的保护范围扩大,不利于后续的实质审查;但若以本次修改相对于驳回决定针对的文本扩大了保护范围为由,认定本次修改不符合R66的规定,则否定了复审通知书的效力,也容易导致复审请求人无所适从,影响复审审查的连续性和标准执行一致性。可见,上述处理方式导致合议组在第二阶段对于文本的处理陷入被动境地。因此,在第一阶段,复审通知书中认定文本时对于R66的处理需尤为审慎。

情形二,案例3在提出复审请求时修改不符合R66的规定,复审通知书指出该缺陷并依据驳回决定针对的文本评述全部权利要求不具备创造性。答复复审通知书时,以驳回决定针对的文本为基础进行修改,但修改后的权利要求仍不符合R66的规定,也未克服创造性的缺陷。

此时,考虑到复审程序中的请求原则及救济属性,一般性做法是以驳回决定针对的文本做出驳回复审请求的审查决定,但此种做法可能会使复审请求人在心理上认为合议组始终规避评价其复审程序修改提交的权利要求的创造性,不利于解决争议、提高审查效能,导致案件进入后续诉讼程序。另一方面,从修改动机上看,复审请求人以驳回决定针对的审查文本作为基础进行修改,主观意愿也是为了克服复审通知书中指出的审查文本不符合R66的缺陷,只是修改仍不符合规定。因此,综合考虑请求原则及复审请求人的修改动机和预期,同时兼顾行政效率、解决实质争议等因素,合议组也可灵活适用R66,通过省略文本认定或对于R66的认定保持沉默等方式,直接以复审请求人在阶段二中提交的文本做出驳回复审请求的复审决定。

综上所述,不同审查阶段对R66的适用标准可做适度区分。第一阶段中,案件尚处于审查初期,在文本认定上更应坚持一般性原则,确保审查程序的稳定性与规范性。第二阶段中,案件的审查走向已较为明确,合议组可更侧重于解决实质争议,从而体现法律适用中的灵活性,实现程序效率与实质公正的平衡。 

4.(1)修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。(2)将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。(3)改变权利要求的类型或者增加权利要求。(4)针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。(见审查指南第四部分第二章第4.2节)

五、R66与专利法第三十三条的审查策略探讨

在制度设计上,R66与A33分别从程序和实体两个维度对专利申请文件的修改行为进行了限制。一般而言,二者各有侧重,互不冲突。前者限定修改时机和范围,强调程序合法性;后者强调是否超出原始记载,关涉实体合法性。理论上,通常遵循“先R66,再A33”的顺序审查修改文本,体现程序在先、实体在后的审查逻辑。然而审查实践中,二者的适用并非严格遵守该先后顺序,即A33的审查并非一定以文本符合R66为逻辑前提。下面以两种情形为例展开分析,尝试探索两条款交叉适用时的合理审查策略与沟通路径。两种情形的前提均为全部权利要求不具备创造性而被驳回。

1.  对权利要求若干特征的修改同时涉及R66与A33

案例4,驳回决定所依据的文本中,权利要求1记载了特征A,说明书中记载了特征B。提出复审请求时,对于权利要求1,将特征A修改为A’,并在其中新增特征B’。经核实,一方面,将特征A修改为A’扩大了保护范围,不符合R66的规定,且特征A’超出了原始申请文件记载的特征A范围,不符合A33的规定;另一方面,特征B’超出了原始申请文件记载的特征B范围,不符合A33的规定。此时,有以下两种可选做法。

做法一:遵循“先R66,再A33”的审查顺序,首先指出特征A的修改不符合R66,进而不接受该修改文本,退回至驳回决定所依据的文本进行创造性等实体问题的审查;对于特征A’和特征B’修改超范围的问题先不提及,或仅在复审通知书最后“答复复审请求人意见”部分作为补充提示。对此,复审请求人在答复复审通知书时可能针对明确的R66的审查意见将权利要求1的特征A’改回A,因不知或不会修改而保留特征B’。此时特征B’修改超范围的问题仍存在。鉴于实践中对于“答复复审请求人意见”部分是否具有正式听证效力尚存分歧,为避免由此引发的程序性争议和后续合规风险,合议组通常需要再次发出复审通知书,对超范围问题进行专门听证。这种做法虽然确保了程序完备性,却造成争议焦点转移,审批程序延缓,降低了审查效率。

做法二:在首次复审通知书中直接在程序上接受该修改文本,对R66不予认定,而明确指出特征A’和特征B’的修改均不符合A33的规定,并在此基础上进一步审查克服修改超范围缺陷后,权利要求是否存在其他实体缺陷(如创造性)。该做法可在一次通知书中完整处理程序性与实体性问题,避免重复沟通与程序反复。相比做法一,做法二虽然跳过了对程序性问题的优先认定,但本质上并非回避该问题,而是基于如下事实逻辑作出的审查策略调整。其一,特征A’的修改同时违反了程序性条款R66和实体性条款A33的规定,合议组可据此直接适用更具处理价值的条款;其二,特征B’的修改虽未违反程序性条款R66的规定,但其超范围缺陷必须在A33下予以实质处理;其三,若在首次通知书中仅指出实体性问题,既可完成一次听证,也有助于请求人全面理解其修改方案所面临的缺陷,引导其作出更全面的修改,有效避免后续程序反复。

综上,当修改同时涉及R66与A33的缺陷,且依据这两个条款的规定最终审查结果一致时,合议组可直接依据A33开展审查,将超范围问题作为切入点进行处理。在不影响程序合法性的前提下,该审查思路有助于避免程序往复,缩短审查周期,提升整体审查效率。

2.对权利要求若干特征的修改分别涉及程序性与实体性问题

案例5,复审请求人在提出复审请求时对驳回决定针对的权利要求1进行了“改头换面”式修改:删除了原权利要求1中的一整段特征A,并新增特征B。删除特征A未超出原始申请文件记载的内容,不违反A33关于修改实质内容的规定,但因与驳回决定所指出的缺陷无直接关联,不符合R66关于修改目的的要求。新增特征B虽然与驳回理由具有一定关联,形式上不违背R66的规定,但其内容超出原始记载,属于修改超范围,不符合A33的规定。

由于删除特征A和新增特征B分别对应程序性与实体性问题,且各自审查结果并不一致,若直接接受该修改文本,仅依据A33开展审查,可能导致对程序问题的处理缺失。在此类修改幅度较大、修改动机不明的案件中,建议优先指出该文本不符合R66而不予接受,并退回至驳回决定所依据的文本继续审查。对此,复审请求人很可能重点关注不符合R66的意见而直接将特征B补入驳回决定针对的权利要求中,由此仍旧带来修改超范围的缺陷,此时将需要再次发出复审通知书。

那么,此情形下是否可以在一次通知书中同时解决R66和可预期的修改超范围问题呢?笔者认为,可以。例如前述通知书可在不接受修改文本、退回驳回文本继续审查的基础上,进一步对部分新增技术手段(特征B)存在的明显实质性缺陷(A33)予以告知。

该做法的依据在于对审查指南相关规定的合理引申解读。根据审查指南第四部分第二章第4.2节5的规定,在不接受修改文本的前提下,如其中部分内容符合R66的规定,可对该部分内容提出审查意见。对该规定中的“部分内容”,较为普遍的理解是“某项权利要求整体”,但实践中,为辅助复审请求人及时意识到关键问题,避免反复修改造成程序延误,提高沟通效率和审查效率,可以对该“部分内容”的内涵作引申性理解,即扩展至也包含“部分特征”。由此即使整体文本因不符合R66的规定而不予接受,仍可同时指出其部分特征存在的实质性缺陷,例如超范围缺陷、严重不清楚或在创造性评判中不具备技术贡献等。

综上所述,在确保程序合法性的一般性原则基础上,灵活选取更具效率的条款作为审查切入点,能够提升复审通知书的沟通效能,引导复审请求人做出更规范有效的修改,从而在保障审查质量的同时,提高复审效率,实现公正与效率的双重目标。

5.审查指南第四部分第二章第4.2节规定:在复审程序中,复审请求人提交的申请文件不符合专利法实施细则第六十六条规定的,合议组一般不予接受,并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被接受的理由,同时对之前可接受的文本进行审查。如果修改文本中的部分内容符合专利法实施细则第六十六条的规定,合议组可以对该部分内容提出审查意见,并告知复审请求人应当对该文本中不符合专利法实施细则第六十六条规定的部分进行修改,并提交符合规定的文本,否则合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查。

六、结语

针对复审审查实践中仍存在不能正确适用R66,导致复审请求人权利损失或行政审批资源浪费的现象,本文从修改文本提交时机、文本比较对象、R66具体适用的一般性与灵活性、R66与A33的审查策略探讨等角度,对于适用R66相关的若干问题进行探讨,期望为R66的规范适用与审查实践的持续优化提供有益借鉴。

参考文献

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