侵权人重复侵害知识产权的举证责任分配及约定赔偿金额的认定

裁判要旨

1.侵权人在先侵害过权利人的实用新型专利权，权利人初步举证证明侵权人再次侵权的，侵权人应就此提交足以反驳的证据，其无正当理由拒不提交亦不能作出合理解释的，可以认定权利人有关侵权人继续实施侵害实用新型专利权行为的主张成立。

2.侵权发生前约定的赔偿金额性质属侵权责任而非违约责任，如约定赔偿金额具有惩罚性，且侵权人故意侵权且情节严重的，可依约定支持权利人赔偿的主张。

1 基本案情

上诉人（原审原告）：上海某机电公司

被上诉人（原审被告）：江西某新材料公司

涉案专利系名称为“步进炉耐热合金垫铁组件”、专利号为ZL201721907852.4的实用新型专利；申请日为2017年12月29日，授权公告日为2018年8月14日；所载专利权人为赵某。2020年9月9日，国家知识产权局就涉案专利出具《实用新型专利权评价报告》，初步结论为全部权利要求未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2023年8月15日，上海某机电公司从赵某处取得独占许可实施涉案专利的权利，以及有权以自己名义就许可专利进行维权事宜。

2020年8月20日，上海某机电公司起诉江西某新材料公司等的涉案步进炉侵害涉案专利权。江西省南昌市中级人民法院作出（2020）赣01知民初108号民事判决书，判决江西某新材料公司等立即停止制造侵害涉案专利产品的行为，并赔偿上海某机电公司经济损失50万元及合理费用2万元。后上海某机电公司上诉至最高人民法院，经法院主持，2023年11月16日上海某机电公司、江西某新材料公司等达成和解协议：江西某新材料公司等应向上海某机电公司支付和解金额70万元……江西某新材料公司可以继续使用已经安装到步进炉上的实用新型专利的产品，但保证自本协议签署之日起不再实施其他侵害涉案专利权的行为。如江西某新材料公司等违反该保证义务，将向上海某机电公司支付惩罚性赔偿100万元。后最高人民法院作出（2021）最高法知民终2536号裁定书，裁定准许上海某机电公司撤回起诉。

2024年7月4日，公证人员与上海某机电公司的法人赵某进入江西某新材料公司厂区对涉案步进炉内部拍摄视频，公证处出具的公证书显示，涉案步进炉内部合金垫铁整体排列整齐，耐热材料与合金垫铁密封性好，未开裂变形。后上海某机电公司诉至法院，认为江西某新材料公司未经其许可，在步进炉内重新更换安装新的由上海某机电公司享有实用新型专利的产品，侵害其实用新型专利权，要求法院判令江西某新材料公司立即停止制造、使用侵犯其实用新型专利权产品的侵权行为，以及赔偿经济损失及合理开支100万元。

另查明，2024年10月10日，上海某机电公司申请对涉案步进炉中垫铁组件的化学成分组合进行司法鉴定。2024年12月20日法院在对鉴定事项进行现场采样时，上海某机电公司发现步进炉中的垫铁组件存在开裂、变形、氧化，组件之间歪斜、翘板，耐热材料与合金垫铁密封性差的情况，认为垫铁组件在鉴定之前已全部更换，与2024年7月公证的垫铁组件完全不同。江西某新材料公司称其使用的合金垫铁组件均为在最高人民法院达成和解协议时取得相应权利的产品，曾在2024年5月更换耐火材料、对垫铁进行了打磨正形，因为金属合金疲劳的特性，不是逐渐发生破损，而是突然发生熔断、开裂现象，所以在7月公证时显得比较新，12月勘验时出现熔断、开裂的情况。一审庭审中，法院“责令江西某新材料公司在3个工作日内向法院提交2023年11月之后对涉案步进炉内部（包括合金垫铁）的维修记录和生产日志”，江西某新材料公司未提交。二审中，法院再次要求江西某新材料公司提交相关记录，江西某新材料公司仍未提交。

2 裁判结果

一审判决：驳回上海某机电公司的全部诉讼请求。
二审判决：一、撤销江西省景德镇市中级人民法院（2024）赣02民初99号民事判决；二、江西某新材料公司于判决生效之日起十日内赔偿上海某机电公司经济损失及合理开支共计100万元；三、驳回上海某机电公司的其他诉讼请求。

3 裁判理由

（一）一审裁判理由

江西省景德镇市中级人民法院一审认为，上海某机电公司取得独占许可实施涉案专利的权利以及以自己名义就涉案专利进行诉讼的权利。上海某机电公司主张江西某新材料公司更换安装了新的垫铁组件，侵犯了上海某机电公司的涉案专利权。根据“谁主张，谁举证”原则，上海某机电公司应就该事实承担举证责任。首先，上海某机电公司出示的形成于2024年7月的视频和照片不能显示江西某新材料公司在更换垫铁组件的作业。其次，上海某机电公司曾要求江西某新材料公司披露涉案步进炉的生产日志、维修记录等相关材料。但本案中，上海某机电公司所出示证据未能证明江西某新材料公司存在较大侵权可能性时，未履行初步举证义务，故对其披露申请不予准许。再次，上海某机电公司出示形成于2024年12月20日的视频和照片，仅凭肉眼将之与2024年7月的视频和照片进行比对，主张现场垫铁组件的变化是因为江西某新材料公司更换了2024年7月时的被诉侵权产品，但未就此提供相关证据予以证明，故不能认定江西某新材料公司实施了更换被诉侵权产品的行为以妨碍法院组织的鉴定。最后，上海某机电公司作为涉案专利的实施人，生产销售涉案专利产品，理应对垫铁组件的使用环境、使用年限等基本情况有所掌握，但始终未能提供相关的参考资料或业内已经形成共识的相关常识。综上所述，一审法院认为上海某机电公司未能举证证明江西某新材料公司实施了更换安装新的垫铁组件的行为。

鉴于上海某机电公司与江西某新材料公司在前案的二审中达成和解协议，江西某新材料公司由此取得合法使用当时（2023年11月）正在使用的垫铁组件的权利，江西某新材料公司未实施上海某机电公司所主张的侵犯涉案专利的行为，据此应驳回上海某机电公司的全部诉讼请求。

（二）二审裁判理由

江西省高级人民法院二审认为,本案的争议焦点为：一、江西某新材料公司在2023年11月之后是否更换涉案步进炉内的垫铁组件；二、如存在，江西某新材料公司应如何承担侵权责任。

关于江西某新材料公司在2023年11月之后是否更换涉案步进炉内的垫铁组件的问题。根据一审查明事实，2020年8月20日上海某机电公司曾就涉案专利向法院提起对江西某新材料公司等侵害涉案专利的诉讼。后经最高人民法院主持调解，2023年11月16日上海某机电公司、江西某新材料公司等达成和解协议：由江西某新材料公司等向上海某机电公司支付70万元……江西某新材料公司可以继续使用已经安装到步进炉上的实用新型专利的产品，但保证自本协议签署之日起不再实施其他侵害涉案专利权的行为。如江西某新材料公司等违反该保证义务，将向上海某机电公司支付惩罚性赔偿100万元。由此可见，在2023年11月16日之前，江西某新材料公司客观上实施了侵害涉案专利权的行为；之后，江西某新材料公司不得再行换新使用侵害上海某机电公司专利权的侵权产品。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第一百零五条规定，人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审核证据，依照法律规定，运用逻辑推理和日常生活经验法则，对证据有无证明力和证明力大小进行判断，并公开判断的理由和结果。一审中，上海某机电公司提交的公证书所附照片表明2024年7月4日江西某新材料公司涉案步进炉内作业面上合金垫铁组件平整、较新、无开裂变形。同年12月20日在一审法院组织相关工作人员对翔嵘公司涉案步进炉垫铁组件进行现场采样时，合金垫铁组件却存在开裂、变形、氧化的情况，与案涉公证保全证据垫铁组件呈现的状况不同。根据江西某新材料公司于2020年左右将被诉侵权产品投入使用的事实和物理常识，涉案步进炉内作业面上合金垫铁组件不可能在2024年7月4日还依然平整、较新，而在五个月后（同年12月20日）即出现开裂、变形、氧化的情况。在此情形下，应认定上海某机电公司提交了江西某新材料公司对涉案侵权产品进行了换新的初步证据，江西某新材料公司应就此提交反证证明其未进行垫铁组件的更换。但江西某新材料公司仅提出其更换也只是把预热区的合金垫铁调换到均热区、加热区，曾在2024年5月对垫铁进行了打磨正形，经过半年多的高温使用，出现了与公证视频不符的情况，不承认对垫铁组件换新。根据对涉案步进炉内垫铁组件两次拍照照片的比对，一次平整、较新、无开裂变形，一次存在开裂、变形、氧化的情况。翔嵘公司作为现代企业，在一审法院根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百一十二条规定责令其提交生产维修日志时却拒不提交，二审又以涉及商业秘密等为由亦不提交，结合江西某新材料公司的生产经营范围、注册资金以及该类企业的生产经营管理等情况，在其未提交反证情况下，江西某新材料公司的解释难以成立，应认定江西某新材料公司对垫铁组件进行了更换，江西某新材料公司存在违反和解协议、再次实施了侵害上海某机电公司涉案专利权的行为，江西某新材料公司应就此承担对其不利的法律后果。

 二、关于江西某新材料公司应如何承担侵权责任的问题。如上所述，构成专利侵权，则应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。对于上海某机电公司主张的停止侵权的问题。本案在案证据显示2024年12月20日江西某新材料公司涉案步进炉内部的部分合金垫铁存在开裂、变形、氧化等，不同于2024年7月公证取证时显示的状况，鉴于上海某机电公司不能证明在2024年12月20日之后江西某新材料公司又存在使用侵害涉案专利权产品的行为，且在案证据亦难以证明江西某新材料公司存在制造侵权产品的行为，故对上海某机电公司有关要求江西某新材料公司停止制造、使用侵权产品的主张不予支持。

对于赔偿金额的问题。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条规定，原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。第二条第一款规定，原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。第四条规定，对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为……《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定，权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。江西某新材料公司之前被诉侵权案经最高人民法院主持调解约定，若自协议签署之日起江西某新材料公司再次实施侵害江西某新材料公司涉案专利权的行为，江西某新材料公司将承担惩罚性赔偿责任100万元。现上海某机电公司自一审即主张按照上述协议的约定赔偿其经济损失（含合理开支），一则双方约定了再次侵权的赔偿金额，二则江西某新材料公司的重复侵权行为属于故意侵权其情节严重，符合上述惩罚性赔偿解释的适用条件，故对上海某机电公司的赔偿请求100万应予全额支持。

4 案例注解

如被诉侵权人在先实施过侵害权利人实用新型专利权的行为，权利人提交的证据可以初步证明被诉侵权人有再次实施侵权行为的，被诉侵权人应就此提交足以反驳的证据。若人民法院已责令控制证据的被诉侵权人提交证据，其无正当理由拒不提交或无法提供合理解释的，可以认定权利人有关被诉侵权人继续实施侵害实用新型专利权行为的主张成立。在侵权行为发生前事先约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方法是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的事先约定，该约定赔偿不属于违约责任，仍然是侵权责任。当约定赔偿金额具有惩罚性，被诉侵权人符合故意侵权且情节严重时，可以支持权利人有关约定赔偿金额的主张。
 
【案例索引】

一审：江西省景德镇市中级人民法院（2024）赣02民初99号

二审：江西省高级人民法院（2025）赣知民终31号