权利基础存在明显瑕疵的知识产权不应得到保护

【裁判要旨】

民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。申请专利和行使专利应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。对于明显属于侵犯第三人合法在先权利的相关专利，即使具备权利外观上的合法性，人民法院经审查，可以以权利基础存在瑕疵为由对其不予保护，从而对被诉侵权人提出的“专利权稳定性抗辩”予以支持。

【基本案情】

原告（上诉人）丁某某诉称：2021年11月5日，丁某某向国家知识产权局申请“鞋面（12）”外观设计专利权，并于2022年3月8日获得外观设计专利权授权公告，丁某某依法取得ZL202130728233.4号外观设计专利。现丁某某按期缴纳了专利年费，目前涉案专利处于有效法律状态。同时，涉案专利经国家知识产权局检索并出具专利评价报告已认定符合授予专利权的条件。近日，丁某某发现被告某泽鞋业公司在拼多多平台上开设网店生产销售与涉案专利极为近似的“鞋子”，为进一步调查取证，丁某某通过公证保全了涉案产品。经比对，涉案产品与涉案专利已构成近似，涉案产品完全落入涉案专利的保护范围。请求法院判令：某泽鞋业公司停止侵害丁某某“鞋面（12）”外观设计专利权，包括但不限于停止生产、销售、许诺销售、回收销毁侵权产品、半成品及生产模具；某泽鞋业公司赔偿丁某某经济损失及合理维权费用5万元。

被告（被上诉人）某泽鞋业公司辩称：被诉侵权产品的外观与专利并不近似，不构成专利侵权。另外，涉案专利鞋面上三条杠的图案是案外人阿迪达斯公司的驰名商标，涉案专利侵害了阿迪达斯公司的商标权。丁某某取得专利也没在媒介公开，起诉之前也没有提前告知被告，丁某某没有提供证据证明涉案外观专利有实际使用。

法院经审理查明：原告丁某某于2021年11月5日向国家知识产权局提出名称为“鞋面（12）”的外观设计专利申请，于2022年3月8日获得授权，专利号为ZL202130728233.4，该专利目前处于有效状态。根据涉案专利的简要说明，其用途系用于鞋面，设计要点在于形状，最能体现设计要点的图片为立体图。2022年6月28日，国家知识产权局出具外观设计专利权评价报告，初步结论为未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。另查明，阿迪达斯有限公司于2007年7月14日获准注册第3938968号注册商标“”，现注册有效期至2027年7月13日，核定使用的商品为包括“鞋”在内的第25类商品。

【审理过程】

法院生效裁判认为，涉案外观设计专利系用于鞋面，根据涉案专利的主视图，涉案专利在鞋面上突出使用了“”标识，该标识与阿迪达斯公司第3938968号注册商标“”构成近似。阿迪公司第3938968号注册商标“”获准注册的时间为2007年7月14日，远早于涉案专利的申请日2021年11月5日，构成合法在先权利。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条规定：人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。

本案中，根据一审查明的事实，案外人阿迪达斯公司早在2007年7月14日经核准已获得在第25类“鞋”等商品上的第3938968号注册商标“”，且根据日常生活经验，该商标已经实际使用在鞋类产品上。丁某某在鞋类产品上申请外观设计，应当对他人在先合法权利合理避让，其将与第3938968号注册商标“”近似的“”标识突出使用在鞋面上申请外观专利，主观上难谓善意。丁某某以明显存在瑕疵的专利权作为权利基础提起本案诉讼，原审法院认定其行使权利不具有正当性并驳回其诉讼请求，并无不当。

【案例评析】

在专利侵权民事案件中，对于被诉侵权人提出原告的外观设计专利存在侵害他人在先权利，权利基础存在瑕疵的抗辩能否纳入法院审查范围存在一定的争议。本案的裁判标准及处理结果对探讨在专利侵权诉讼中引入稳定性抗辩的法律基础和现实需要，以及在司法实践中对专利权稳定性抗辩进行审查需要注意的相关问题具有一定的借鉴和指导意义。

一、专利权稳定性抗辩的实践演变

在专利侵权诉讼中，抗辩方式的合理运用对于被诉侵权人维护自身权益至关重要。比如现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩均属于《专利法》明确规定的抗辩方式。本案中，作为被告一方的某泽鞋业公司主张涉案专利侵害他人在先商标权，实质上是认为专利存在权利瑕疵，不符合专利的授权条件。司法实践中，一般将这种抗辩定义为专利权无效抗辩。

不同于现有技术抗辩、合法来源抗辩等，所谓的专利权无效抗辩并非我国专利法等法律、行政法规或司法解释明确规定的专利侵权抗辩事由，亦非我国司法理论和实践中已经得到普遍认可或者广泛适用的专利侵权抗辩事由。所谓专利权无效抗辩，其本意在于主张涉案专利权稳定性不足，如要在学理上或实务中命名，可界定为“专利权稳定性抗辩”为宜。[1]这种抗辩权的适用后果并非是消灭请求权，而是通过永久性或暂时性阻碍商标请求权的行使，实现对恶意诉讼的司法规制。[2]

司法实践中，对于被诉侵权人能否在民事侵权诉讼中以专利存在瑕疵，稳定性不足为由提出抗辩，经历了一个观点的转变过程。起初，在实践中一般坚持尊重知识产权的权利外观，只要是有效的外观设计专利即可获得保护。如果存在权利瑕疵，稳定性有问题，一般也需要通过行政途径解决。在民事侵权诉讼中不宜对专利权稳定性进行审查。之后，在民事案件中逐渐开始审查知识产权权利取得是否正当，对于权利基础存在瑕疵的诉讼采取不予保护的态度。最高人民法院于2017年3月6日发布的指导案例82号-王某某诉某服饰股份有限公司、某百货有限公司侵害商标权纠纷案的裁判，明确了如果当事人违反诚实信用原则，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。至此，在商标侵权诉讼中对商标权人存在权利滥用进行主动审查渐成共识，该理念也同样适用于专利等其他知识产权领域。[3]

《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》引用的再审申请人罗某与被申请人广州市某灯光设备有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案中，[4]最高法院分析认为：专利权依法受到法律保护，专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于明显不符合专利权规定的授权确权条件已经属于现有技术的技术方案或者设计，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平，亦有悖专利法的立法目的。本案中，某公司相应设计已通过展会公开展示，已经成为现有设计，虽然其经申请并获得涉案专利授权，但在侵权诉讼中，那些专利权人已经在申请日前主动公开，明显属于“现有设计”，本不应获得授权的外观设计专利权，显然已不属于专利法保护的“合法权益”，故依法对其不予保护。该案中，最高法院明确了对于明显属于现有设计，权利基础不稳定的外观设计专利不予保护，从而为此类案件的处理起到了示范和指引作用。之后，最高法院又通过个案进一步明确了，如请求保护的权利要求明显不清楚以致无法确定保护范围、侵害他人合法在先权利获得专利权等，属于明显不具备专利可授权要件的专利权，据此提起侵权之诉，可能构成权利滥用，法院可以对被告提出的权利滥用抗辩进行审查。[5]

二、专利权稳定性抗辩的法律基础

笔者认为，权利不得滥用是诚实信用原则的体现，是行使民事权利的基本要求。《中华人民共和国民法典》第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”该条文为禁止民事权利滥用规定了请求权基础。特别是随着典型案例的不断积累以及司法机关司法政策的发展，权利滥用抗辩在诉讼中的定位和功能逐步走向清晰。

在专利民事侵权案件中，专利权的有效存在是审理专利民事侵权案件的前提和基础。在特定情况下，如请求保护的权利要求显示不清楚以致无法确定保护范围、侵害他人合法在先权利获得专利权等，可能构成权利滥用。从权利衡平和诉讼效率的角度出发，专利权人依据明显不具备专利可授权要件的专利权提起侵权之诉，被诉侵权人提出权利滥用或者涉案专利权明显无效的抗辩事由，如果人民法院对该主张视而不见，避而不审，仍然作出被诉侵权人承担侵权责任的认定，明显有专违公平原则，无益于鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。因此，从这个意义上讲，被诉侵权人就专利权效力稳定性提出的抗辩，人民法院并非不能进行任何意义上的审查。[6]

《专利法》修订后，新增的第二十条第一款规定：申请专利和行使专利应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。该条款实际上是首次将民法中的诚实信用原则引入《专利法》，用以限制专利申请和专利权行使行为，并且给出了在行使专利权的过程中禁止滥用专利权的原则性指引。上述条款的引入，不仅在法律层面为规范申请专利行为提供了明确的、直接的法律依据，有利于提高我国授权专利质量，还为专利侵权纠纷中被诉侵权人提出“滥用专利权抗辩”提供了一定的法律依据和现实可能。[7]《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》作为地方法院发布的规范性文件，则明确规定，被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，可以判决驳回原告的诉讼请求。

三、专利权稳定性抗辩的现实需求

如前所述，能否在专利侵权诉讼中审查专利权的效力，是一个争议较大的问题。其根本原因在于我国系“民行二元”分立体制。另外，我国专利存量较大，是世界上专利数量最大的国家。但是，由于实用新型和外观设计专利授权时未进行实质审查，存在部分专利质量较低的情况。由于专利数量大，侵权纠纷近年来快速上升。甚至出现了个别专利权人明知其知识产权权利缺乏正当基础，却打着知识产权维权的幌子提起民事诉讼，以达到谋取不正当利益、侵害他人合法权益的目的。在此种情况下，如果机械认为不应在侵权诉讼中引入专利权稳定性抗辩制度，被告只得向专利复审委员会提出无效宣告请求，必然使得专利制度的实施成本高企。

从全球审判实践来看，在民事侵权诉讼中引入专利权稳定性抗辩制度亦渐成趋势。所以，为了克服专利民事侵权诉讼和行政无效程序二元分立体制的弊端，遏制权利滥用，确有必要对该二元分立体制进行适当的修正，在专利侵权诉讼程序中引入专利权稳定性抗辩制度。

首先，采用专利权稳定性抗辩制度后，审理侵权案件的法院可以直接审查被告提出的专利权稳定性抗辩事由，不必中止诉讼，能大幅提升侵权诉讼程序的效率，有利于及时定分止争。其次，采用专利权稳定性抗辩制度后，被告在侵权程序中可以直接进行专利权稳定性抗辩，不必启动专利无效程序及后续的行政诉讼程序，有助于减少司法和行政资源的消耗。最后，采用专利权稳定性抗辩制度后，审查侵权诉讼的法院不再需要根据专利复审委员会宣告专利权无效的结论作出裁定驳回起诉的结论，避免出现无效决定被行政诉讼推翻，当事人不得不重新启动侵权诉讼程序而造成的风险与后果。

四、专利权稳定性抗辩的审查范围

根据《专利法》第二十三条的相关规定，授予外观设计专利权应当具备新颖性、创造性且不得侵害他人合法的在先权利。在侵权诉讼中，对专利权稳定性进行审查时，可以以前述法律所规定的具体事由作为审查的范围。如上分析，在专利民事案件中直接审查专利权的稳定性有利于提升诉讼效率、实质上解决纠纷并实现最终的公平正义。但具体适用中需要注意以下问题：一是在我国现行法律框架下，宣告专利权无效的请求由国务院专利行政部门负责审查。因此，在审理专利民事侵权案件时，针对被诉侵权人提出的专利权稳定性的特定质疑或抗辩，人民法院基于审查专利权人是否具有正当合理行使诉权的基础，可以进行一定的有限度的审查，但并不能对专利权本身的效力作出认定和裁判，包括被诉侵权人在内的社会公众如质疑专利权本身的效力，仍应循专利确权程序，向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效。二是由于专利权稳定性抗辩是对抗原告请求权的抗辩权，以被告提出抗辩主张为前提，若被告未提出专利权稳定性抗辩，则法院不得主动审查。三是法院针对专利权稳定性抗辩所作出的认定，仅具有个案效力，不具有对世性。因为专利侵权诉讼中，法院对专利权稳定性抗辩的认定是为了解决双方当事人之间的侵权纠纷，对专利权稳定性的审查应当服务于解决侵权纠纷这个根本目标，而不是为了对专利权的效力作出一个普适性的终局认定。而且，法院也不需要对专利权的效力作出判决。对专利权稳定性的评价，只是对原告的诉讼请求是否成立作出裁判的基础，不是裁判的结论。四是以原告专利权侵害在先权利为由进行专利权稳定性抗辩的，如果被告本身就是在先权利人，在案件审理中相对容易判断。如果在先权利人是案外人，由于在先权利人没有参加诉讼，在认定和处理上务必十分谨慎。另外，如前所述，对于被告提出的所谓专利权无效抗辩，其实质在于主张涉案专利权稳定性不足，应在概念上界定为“专利权稳定性抗辩”为宜。当然，在专利侵权案件审理期间专利权被依法宣告无效的情形下，也可能出现真正的专利权无效抗辩事由，被诉侵权人可以据此主张驳回权利人的诉讼请求或者裁定驳回权利人起诉。

“恶意取得专利权”是认定诉讼发起人构成《专利法》第二十条所指“滥用专利权”的事实基础。通常所谓的专利权人恶意取得专利权，是指专利权人将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法院或者不正当手段获得专利权。[8]具体到本案，被告主张原告专利存在侵害他人商标权的情形。经审查，案外人的注册商标具有极高的知名度，原告对此显然知情。本案中，原告将与案外人所有的驰名商标近似的标识突出使用在鞋面上申请外观专利，主观上难谓善意。这种以明显存在瑕疵的专利权作为权利基础提起诉讼明显不具有正当性。法院据此驳回其诉讼请求，符合相关法律规定。本案中，法院虽然在判决中没有直接明确专利的效力，但已经实现了对其效力予以否定的法律效果，体现了司法遏制滥用知识产权行为的态度和力度，这是司法有所作为的表现。
 
注释及参考文献：

[1] 参见最高人民法院（2022）最高法知民终124号民事裁定。

[2] 参见王彦杰：《专利侵权诉讼中“权利滥用和抗辩”的适用探析-以日本专利无效抗辩制度发展进程为视角》，载《中国知识产权》第185期。

[3] 参见张玲玲：《规制滥用知识产权行为的路径探索》，载《人民司法.案例》2023年第35期。

[4] 参见最高人民法院（2019）最高法民再136号民事判决。

[5] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终1379号民事判决。

[6] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终1379号民事判决。

[7] 参见闫世晔、徐文波：《专利侵权诉讼中“滥用专利权抗辩”的理解与适用探析》，载微信公众号“知产力”，2023.3.8。

[8] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终1564号民事判决。