发明专利的部分优先权如何判断

近日，最高人民法院知识产权法庭对两起涉及优先权的发明专利权无效行政纠纷案件作出二审判决，明确了发明专利的部分优先权的判断规则。

美某公司系名称为“用于增强上行链路的MAC复用及TFC选择过程的方法及设备”、专利号为201010157063.X，以及名称为“用于增强上行链路的MAC复用及TFC选择过程的方法、WTRU及基站”、专利号为200680014600.7的两项发明专利（以下统称本专利）的专利权人。美某公司主张本专利享有三项外国优先权。

2020年5月15日，某想公司请求国家知识产权局宣告本专利权无效，主要理由是本专利不具备创造性。美某公司主张本专利在证据5（以下称第一优先权文件）、证据6（以下称第二优先有权文件）的基础上享有优先权。某想公司则主张本专利权利要求2、4、6、12、14、16、18和24不能享有优先权。2021年1月，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），维持本专利权有效，但认定本专利权利要求2、4、6、12、14、16、18、24没有清楚记载于证据5及证据6中，不能享有第一优先权和第二优先权，不符合专利法第二十九条的规定，并在此基础上对相关权利要求的创造性作出评价。美某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求在确认本专利权有效的基础上，对被诉决定关于优先权的错误认定依法予以纠正。

一审过程中，美某公司向一审法院提交了三份证据：两份本专利申请日之前召开的TSG RAN WG2会议上的讨论稿文档以及2005年6月30日发布的3GPP标准，拟证明本领域技术人员能直接、毫无疑义地从其所主张优先权文本中确定本专利权利要求限定的技术方案。一审法院认为，根据美某公司提交的证据，不能证明本专利的相关权利要求限定的技术方案属于是在第一和第二优先权日能够直接、毫无疑义地确定的技术信息，美某公司的主张不能成立，遂判决驳回美某公司的诉讼请求。美某公司不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院二审认为：判断优先权是否成立，应当审查在后申请的权利要求限定的内容能否从在先申请的专利文件中直接、毫无疑义地得出。权利要求书中有多项权利要求，或者一项权利要求中限定了多个并列且相互独立的技术方案的，应当对是否享有优先权分别进行判断和认定。因此，即使独立权利要求享有优先权，如果其从属权利要求中进一步限定了附加技术特征，使得二者保护范围不同，形成不同的技术方案，则对该从属权利要求能否享有优先权应依法查明和认定。

本案中，第一，虽然作为涉案优先权文本的证据5和证据6记载了选择E-TFC时考虑标头信息和其他控制信令开销，但本领域技术人员不能直接且毫无疑义地确定，证据5和证据6在该部分内容中还隐含公开了选择E-TFC时要考虑调度信息等控制信息；第二，美某公司提交的在案证据不足以证明在第一和第二优先权日时，MAC-e标头中包含有调度信息属于本领域技术人员能够直接且毫无疑义地确定的技术信息。因此，美某公司有关本专利相关权利要求享有第一和第二优先权的上诉主张均不能成立。

优先权制度是为专利申请人在不同国家申请专利提供便利的一种制度安排。确定本专利是否可享有优先权时，应当实质审查本专利与作为要求优先权基础的在先申请是否属于相同主题，以避免申请人通过优先权制度将其在优先权日之后作出的发明创造引入涉案专利技术方案，而使得申请人不当地获得在先申请日，进而获得不应有的利益。本案明确的对部分优先权的判断规则，对于类似情况的处理具有参考意义。

附件：（2024）最高法知行终126号判决书全文