日本商标申请之图文整体不可分割认定近似性的案例实践

一、基本情况

01 涉案商标

标识：

类别：牙科；牙医咨询等

引证商标1：

申请号：2011-052094
申请日：2011年7月24日
申请人：医疗法人社团皆星会
类别：牙科；提供医疗信息等

引证商标2：
 
申请号：2011-052095

申请日：2011年7月24日

申请人：医疗法人社团皆星会

类别：牙科；提供医疗信息等

司法辖区：日本

产业领域：医疗行业

判决日期：2024年7月31日

02 涉案当事人信息

原告：井上某某某（个人）
被告：特许厅长官
审理机关：知识产权高等法院

03 基本案情

原告于2021年12月17日指定第44类的牙科、牙医咨询等服务项目提交了申请商标的注册申请，2022年7月28日对指定服务内容进行了相关补正。特许厅以申请商标与引证商标1、引证商标2构成近似商标，且申请商标的指定服务与引证商标1、引证商标2的指定服务相同或者近似为由，驳回该商标注册申请，2023年3月14日原告收到特许厅发出的驳回通知书，同年4月23日向特许厅提交了驳回复审申请。

特许厅对该驳回复审申请进行了审理，2024年2月26日特许厅做出申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回的决定（被诉决定）。该驳回复审决定书于2024年3月7日送达原告。

2024年4月2日，原告向知识产权高等法院起诉，要求撤销特许厅做出的被诉决定。知识产权高等法院对该案进行了审理，并于2024年7月31日做出了判决。

04 原告主张

原告认为申请商标的图形和文字部分构成有机整体，虽然存在间隔，但这是出于视觉平衡的考虑。从整体布局来看，以图形中心为顶点，与文字两端形成稳定的三角形结构。图形部分设计为五叶草造型，实质上是字母i的艺术变形，即i上面的圆点表示了五片叶子，而i下面的一竖则表示三叶草的茎部，与文字首字母"i"形成视觉呼应。这种设计使图文在形态和含义上紧密关联，应当视为不可分割的整体。

在显著性方面，原告强调图形部分设计独特、色彩鲜明，具有更强的识别功能。而文字部分"デンタルクリニック"（牙科诊所）属于行业通用表述，即便加入字母"i"及其日语读音"アイ"，整体仍缺乏足够的显著性，难以起到识别服务来源的作用。对于引证商标，原告指出其图文间隔较小，图形是字母"I"的变体，与文字构成统一整体。引证商标曾因包含"Wonderful Smile For Everyone"被驳回，恰恰说明该英文短语具有显著性，特许厅的判断存在偏差。

原告坚持，申请商标与引证商标的图形部分在视觉、呼叫和含义上差异显著，而文字部分的近似不足以构成整体商标的近似。特许厅仅凭文字相似就驳回申请的决定有失公允，忽视了组合商标整体性的审查原则。

05 被告主张

申请商标的图形部分与文字部分之间间隔非常大，相互独立，呼叫和含义上也没有任何关联，且整体也不具有不可分割的理由。有关图形部分，相关公众一眼无法识别是何种植物，相比图形部分，更容易将文字部分视为商标的显著部分，以此来来识别服务的来源。

引证商标1和引证商标2的各部分也相互独立，整体也并不具有不可分割的理由。针对两者的图形部分，相关公众会将其识别为英文字母“i”的草书体，但是并没有特定的呼叫或者含义。下端文字“Wonderful Smile For Everyone”仅仅是用以表示企业理念或者经营方针的广告语，图形部分和下段英文文字均不能起到识别服务来源的作用。因此，引证商标1和引证商标2的显著部分均为上段文字，即“アイデンタルクリニック”和“I DENTAL CLINIC”。

综上，申请商标与引证商标各部分相互独立，整体并非不可分割。申请商标的显著部分为文字部分“アイiデンタルクリニック”，引证商标1的的显著部分为上段文字“アイデンタルクリニック”，引证商标2的显著部分为上段文字“I DENTAL CLINIC”。申请商标与引证商标的显著部分均不具有含义，而外观和呼叫则是相同的，因此申请商标分别与引证商标1、引证商标2构成在相同或者类似服务上的近似商标。

二、案件程序

01 争议焦点

本案的主要争议点在于申请商标的图形和文字部分是否应视为不可分割的整体，以及其显著性和与引证商标的近似性问题。

02 法院观点

法院经审理认为：

申请商标的图形和文字部分之间有较大间隔，且呼叫和含义上不存在任何关联，商标各部分并非密不可分，图形部分是长有五片叶子的三叶草，三叶草通常是由三片叶子组成，出现具有四片叶子的三叶草的几率大概是10万分之一，而出现像申请商标的图形部分这样长有五片叶子的三叶草的几率大概是100万分之一。面对这么低的几率，作为一般消费者，很难将该图形部分识别为长有五片叶子的三叶草图形，由于其不具有识别服务来源功能的呼叫或者含义，从而仅将其识别为起修饰作用的图形。文字部分中的“デンタルクリニック” （“デンタルクリニック”是英语“DENTAL CLINIC”的日文表示）的含义是“牙科诊所”，但是在前面加上英文字母“i”，其该字母上方还用日语假名标注了字母“i”的日语读音“アイ”，整体不具有特定的含义，也并非为字典中固有的词条。因此，当相关公众看到申请商标，比起叫不上名字的图形，对文字部分的印象更为深刻，应将文字部分“アイiデンタルクリニック”看作为商标的显著部分。

引证商标1和引证商标2，从外观上看，各部分也是相互独立的，商标整体并非不可分割。图形部分仅为英文字母“i”的草书体，不具有显著特征。同样，引证商标1的上段文字“アイデンタルクリニック”和引证商标2的上段文字“I DENTAL CLINIC”，整体不具有特定的含义，也并非为字典中固有的词条。因此，当相关公众看到申请商标，相比图形部分，对两件引证商标中的上段文字部分“アイデンタルクリニック”和 “I DENTAL CLINIC”的印象更为深刻，一般会通过上段文字来识别服务的来源。

综上，申请商标与引证商标各部分相互独立，整体并非不可分割。申请商标的显著部分为文字部分“アイiデンタルクリニック”，2件引证商标的显著部分也均为上段文字，即“アイデンタルクリニック”或 “I DENTAL CLINIC”，申请商标与引证商标的显著部分整体均不具有任何含义，而外观和呼叫是相同的，因此申请商标分别与引证商标1、引证商标2构成在相同或者类似服务上的近似商标。

03 法院裁判

综上，被诉决定符合商标法第4条第1款第11项的规定。原告要求撤销被诉决定的理由不成立，驳回原告的诉讼请求。

三、经验启示

本案对企业在海外商标布局提供了重要启示。在商标整体性认定方面，日本特许厅和法院的审查标准值得关注。本案表明，仅凭设计者主观解释图形与文字的关联性并不足够，审查机关更注重客观呈现的视觉效果。申请商标虽然主张五叶草图形与字母“i”存在变形关系，但由于图文间隔过大且关联性不够直观，最终未被认可为有机整体。这提示企业在设计组合商标时，应当确保图文元素在视觉上形成紧密联系，避免过大间隔，最好能在含义或呼叫上建立明确关联，以增强整体性说服力。

在显著性认定方面，本案揭示了一个关键认知差异：设计者重视的图形创意未必能被审查机关和消费者认同。原告精心设计的五叶草图形因自然界存在概率极低（百万分之一），反而导致普通消费者难以识别，最终被视为普通装饰图案。相比之下，文字部分虽包含行业通用词汇，但因便于呼叫记忆，仍被认定为显著部分。这提醒企业，在商标设计中不能过分依赖图形元素的独特性，更要重视文字部分的独创性设计。即便是在组合商标中，文字元素往往比图形更容易被认定为显著部分。

本案的特殊性在于，虽然争议商标的文字部分本身显著性较弱，但仍因与在先商标近似而被驳回。这说明在商标审查中，即使是弱显著性元素，只要构成近似就可能影响注册。因此，企业在申请前必须进行全面检索，不仅要避开完全相同的商标，还要评估各组成部分的近似风险。对于必须使用行业通用词汇的情况，建议通过增加显著图形或独创文字元素来提升整体区分度。

从实务角度看，本案建议企业采取更灵活的申请策略。对于重要的图文组合商标，可考虑分别申请注册，既能提高成功率，又能保留组合使用的灵活性。同时，在设计过程中要注意保留创作证据，特别是能够证明图形独创性和显著性的材料，以便在后续可能的争议中提供支持。