一方以滥用权利为由主张权利人赔偿合理支出的认定

摘 要：在确认不侵害商标权等知识产权纠纷案件中，一方提交证据证明知识产权权利人对其的投诉、起诉构成法律规定的滥用权利，损害其合法权益，起诉请求确认其不侵权并要求赔偿其因此所支付的合理开支的，人民法院应予支持。知识产权权利人是否构成滥用权利，可从原告是否享有在先权利、被告对原告享有前述权利是否明知或应知、被告获得相关注册商标等知识产权权利时是否具有恶意等方面进行综合判断。

关键词：确认不侵害商标权 滥用权利 合理开支

 一、案情

天马株式会社成立于1949年8月26日，经营范围为合成树脂制品、家具配制品、模具的制造销售等。1992年12月30日，天马株式会社进入中国市场，先后在广东省、上海市、江苏省投 资设立了包含原告上海天马精塑有限公司（下称“天马公司”）在内的多家公司，并在中国申请注册了第1212894号、第1198382号“TENMA”图文及第10737986号“TENMA”图文商标，核定使用的商品分别为第21类“非贵重金属制厨房用具；盥洗室器具”、第20类“抽屉箱；塑料箱；塑料包装容器”等。原告天马公司成立后在中国经营日本天马生产的家居用品。早在1997年，天马公司就参加了在上海举办的全国商品交易会，使用了其前述注册商标中的马头图案及“TENMA” 标识。2003年至2012年，天马公司分别与联华超市股份有限公司等数十家商超达成供货协议，销售收纳柜（箱、盒）、储物箱、收藏箱等家居用品，部分协议、发票、销售货物清单上明确载明所售商品品牌为“天马”或“TENMA”。2008年至2018年，天马公司“TENMA”品牌在家用塑料用品系列产品上连续获评上海塑料行业名优品牌、产品，日本天马在中国投资的其他企业亦在塑料家具制品领域获得荣誉。原告上海爱筵国际贸易有限公司（下称“爱筵公司”）、上海缔爱外家居科技有限公司（下称“缔爱外公司”）均系原告天马公司的授权经销商，在京东、天猫、淘宝等网络平台销售天马公司的“TENMA”品牌产品。

第11563402号“TIMA天马”图文商标、第20956422号“TIMA 天马”图文商标的注册人均为案外人中周公司，后被告上海昂欧品牌管理有限公司（下称“昂欧公司”）受让前述注册商标；第28172091号“天马”商标、第29612668号“天马” 商标的注册人均为被告昂欧公司，核定使用商品为第20类“家具；非金属箱；家具用非金属附件”等。国家知识产权局于2020年9月对前述注册商标分别作出《无效宣告请求裁定书》，裁定前述注册商标在核定使用的商品上无效。

2019年3月，被告昂欧公司向天猫、淘宝、京东平台投诉原告爱筵公司、缔爱外公司经营的“tenma家居旗舰店”等店铺滥用被告商标关键字，在商品标题或产品描述中使用了被告的注册商标“天马”。2019年2月19日，被告昂欧公司向上海市浦东新区知识产权局投诉原告爱筵公司在天猫、当当网、网易等平台经营的店铺的产品名称、详情页信息及宣传海报中突出使用被告“天马”商标，使消费者误认为其销售的产品与“天马”品牌存在特定联系。2019年4月19日，被告昂欧公司向上海市浦东新区法院提起民事诉讼，指控原告爱筵公司在天猫平台经营的“tenma家居旗舰店”销售侵害其第11563402号、第20956422号、第29612668号、第28172091号注册商标专用权的商品，构成商标侵权，后又申请撤回该起诉。2019年5月27日，被告昂欧公司委托律师向麦德龙、世纪联华发送《律师函》，称天马公司利用前述超市平台大量销售未经许可使用的“天马”注册商标的整理箱、收纳箱、抽屉柜等，侵害了其第11563402号、第20956422号注册商标专用权。

原告天马公司提交的证据显示，案外人澳昂公司早在2007年即向原告天马公司采购“天马”抽屉柜、收藏箱等产品，2017年澳昂公司的人员仍通过电子邮件与原告天马公司的人员对出货、发票等事宜进行联络沟通。2018年2月，原告缔爱外公司与澳昂公司签订《经销合同》，由缔爱外公司向澳昂公司提供天马公司的产品，相关发票显示所涉货物为“天马”不同系列的抽屉柜、整理箱、组合柜等。2018年12月，原告天马公司授权澳昂公司在电商平台京东商城销售“TENMA”品牌系列产品。澳昂公司、缔爱外公司与天马公司的人员通过电子邮件对订单确认、货款支付、布艺断货、商标续展、会议出席等事宜进行联络沟通。2019年3月10日，被告昂欧公司与澳昂公司签订《代理合同》，授权澳昂公司作为其“TIMA天马”产品的销售代理，负责产品的市场开拓、销售网络的开发、经销商的发展及维护等相关业务，并授权澳昂公司代理运营在京东平台的“天马官方旗舰店”。2019年4月，原告天马公司终止对澳昂公司的前述授权。

2020年3月5日，三原告委托律师向被告昂欧公司发送函件，要求被告立即撤回在线上平台提起的投诉、撤回发送给各大商超的侵权警告信、撤回行政投诉，明确三原告不侵权并消除投诉行为给三原告带来的负面影响。三原告为应对被告的前述行为及本案诉讼支出了律师费、翻译费及公证费。

三原告认为，被告的投诉、起诉行为既无事实基础也无法律依据，系恶意“维权”，严重干扰了原告正常合法的商业经营，给原告造成了严重损失，故起诉要求法院确认在被告提出的侵权主张范围内，三原告对“天马”标识的使用行为不侵害被告第11563402号、第20956422号、28172091号、第29612668号注册商标专用权，并判令被告向三原告赔偿为应诉答辩、参与行政调查、反驳被告侵权主张等发生的合理费用130余万元。

 二、审理

上海市浦东新区人民法院经审理后认为，被告昂欧公司受让、注册的第11563402号、第20956422号、第28172091号、第29612668号注册商标于2020年9月被国家知识产权局裁定在家具、非金属箱等商品上无效。根据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）的相关规定， 商标经核准注册后，商标权人即享有注册商标专用权，基于维护注册商标专用权人的权利及稳定的市场交易秩序，即使该注册商标之后被宣告无效，通常对其注册商标有效期间的使用行为不具有溯及力，但如果注册商标专用权的取得违背诚实信用原则，该权利便不具有可保护的基础。被告昂欧公司对前述四个注册商标的受让、注册行为具有恶意，在获准注册前述商标后又通过各种方式对原告天马公司及其授权经销商原告爱筵公司、缔爱外公司发送侵权警告信，进行行政投诉以及提起前案诉讼的行为，违反了诚实信用原则，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。三原告对“天马”标识的使用行为不侵害被告第11563402号、第20956422号、第28172091号、第29612668号注册商标专用权。本案三原告为应诉答辩、参与行政调查、反驳被告侵权主张等发生的公证费、翻译费、律师费等合理费用，均因被告的侵权警告、投诉及诉讼而起，故原告要求被告支付因维权支出的合理费用，具有事实和法律依据。法院判决：确认三原告使用的“天马”标识不侵害被告昂欧公司第11563402号、20956422号、28172091号、29612668号注册商标专用权；被告昂欧公司于本判决生效之日起十日内支付三原告因维权支出的合理费用573196元。一审宣判后，被告昂欧公司提出上诉。二审审理期间，双方当事人达成庭外和解，被告昂欧公司撤回上诉。该案判决已发生法律效力 [1]。

 三、案例评析

（一）确认不侵害商标权之诉的受理条件

确认不侵害知识产权纠纷是指受到知识产权权利人侵权警告的利害关系人，在权利人怠于依照法定程序请求解决争议的情形下，以该知识产权权利人为被告提起的请求确认其相关行为不侵犯权利人知识产权的诉讼。提起确认不侵权之诉之目的在于结束由于权利人的侵权警告所带来的不稳定的法律状态，避免潜在的商业风险和经济损失，保障被警告方的正常经营。我国对于确认不侵害知识产权之诉的法律法规体系尚不完善。2009年12月最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条[2]明确了提起确认不侵害专利权纠纷的程序性要件，但对于提起确认不侵害著作权、商标权等其他知识产权类型的纠纷并无相关规定，在司法实践中主要参照前述提起确认不侵害专利权纠纷的规定来决定是否受理。因此，对确认不侵害商标权之诉而言，受理条件有三：一是权利人向他人发出了侵害注册商标专用权的警告；二是被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权；三是权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。2020年11月，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第五条对原告提起确认不侵害知识产权之诉应当举证证明的事实作了明确规定，即被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间； 被告未在合理期限内提起诉讼，基本上与该类型案件的受理要件相对应。 

本案中，三原告已提供证据证明被告昂欧公司分别于2019年2月至5月分别向上海市浦东新区知识产权局、相关网络平台投诉，向法院起诉，向商超发送《律师函》，提示三原告侵害其第11563402号、20956422号、28172091号、29612668号注册商标专用权。昂欧公司于2019年4月针对爱筵公司向法院提起侵害商标权之诉后又撤回起诉。虽然三原告于2020年3月5日委托律师向被告所发函件并未明确作出诉权行使催告，但在本案审理过程中，被告明确其撤回前诉并非认为爱筵公司不侵害其注册商标专用权，而是因为天马公司针对其涉案注册商标向商标局提出了“撤三”和无效申请。可见，昂欧公司并不具有及时结束爱筵公司侵权状态不明的意愿，向法院撤回前诉不足以完全消除其发出侵权投诉的消极影响。且客观上昂欧公司也并未向上海市浦东新区知识产权局、相关网络平台及商超撤回对三原告的投诉。三原告是否构成侵权仍处于不确定状态。此种不确定状态很可能会影响三原告今后的生产经营。故三原告提起本案确认不侵害商标权之诉符合起诉的条件。

（二）判断三原告的行为是否侵害被告的注册商标专用权

在对确认不侵害商标权纠纷案件进行审理时，首先应审查原告请求法院确认不侵害商标权的具体内容与被警告、投诉的内容是否具有对应性。在案证据显示，被告向网络平台及知识产权局投诉、向法院提起诉讼、向商超发送警告信时，均明确表明其认为三原告在经营原告天马公司产品的过程中突出使用“天马”标识的行为侵害了其第11563402号、第20956422号、第28172091号、第29612668号注册商标专用权，而原告天马公司、爱筵公司、缔爱外公司提出的不侵权抗辩理由为商标权利人构成滥用权利、恶意诉讼，故本案应着重审查三原告对“天马”标识的使用行为是否构成对被告前述注册商标专用权的侵害。

《中华人民共和国民法典》（下称《民法典》）的体系性制度为知识产权保护提供基础性制度支撑[3]，针对知识产权诉讼中的权利滥用行为亦可以适用《民法典》的相关规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条[4]对滥用民事权利行为的认定标准作出了明确规定。具体到滥用知识产权权利，最高人民法院发布的第82号指导性案例[5]确认了滥用知识产权权利可以作为不侵权的抗辩理由。该案确立了如下裁判规则：当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决不予支持其诉讼请求[6]。

判断商标权利人是否构成滥用权利，可从以下三个方面予以综合认定：一是被侵害方是否具有在先权利基础，如有一定影响的企业名称（含字号）、商品名称 、商品标识等权利；二是商标权利人对被侵害方具有前述权利基础是否明知或应知；三是商标权利人受让或注册商标的目的是否系为了攀附被侵害方在先积累的商誉。在“宝拉珍选”案[7]中，法院认定被告申请注册涉案商标的行为是对原告在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注，其申请注册涉案商标系出于不正当的目的，被告申请注册涉案商标、获准注册后投诉原告等公司正当经营“宝拉珍选”商品的行为明显违反诚实信用原则，属于滥用权利。 

首先，被侵害方对其企业字号及持续使用的商业标识具有在先权利。本案中，“天马”“TENMA”系原告天马公司的母公司天马株式会社自20世纪40年代初成立以来即开始使用的字号，1992年进入中国市场后先后设立多家以“天马”为字号的全资子公司。原告天马公司自1995年成立以来一直以“天马”为企业字号经营家居用品，在相关宣传中展示“Tenma”及马头图案标识。2003年至2012年间，天马公司与多家商超达成 协议，销售收纳柜、收藏箱等家居用品，并明确所售商品品牌为“天马”“TENMA”，所售产品上亦有“天马”“Tenma”与马头图案的单独或组合标识。天马公司在企业宣传手册中记载了“天马”字号的由来及特殊寓意，经营以来在业内也获得了不少荣誉。可见，天马公司的“天马”字号属于有一定影响的企业名称，“TENMA”图文商标与其经使用已具有一定影响的“天马”字号通过长时间的并存使用，已形成了对应关系。 

其次，商标权利人是否明知或应知被侵害方有正当的权利基础，是认定其是否具有滥用权利恶意的重要考量因素。本案中，被告昂欧公司于2017年12月成立，经营范围包括家居用品、日用品的销售，与原告属于同业经营者。被告昂欧公司的代理商澳昂公司早在2007年即向原告天马公司采购“天马”抽屉柜、收藏箱等产品，长期存在交易往来；至2018年，原告缔爱外公司与澳昂公司签订《经销合同》，向其提供原告天马公司的产品；原告天马公司还授权澳昂公司在电商平台销售“TENMA”品牌系列产品，故澳昂公司对“天马”系原告天马公司有一定影响的企业名称构成明知。在案证据显示，澳昂公司的法定代表人与原告缔爱外公司的工作人员于2018年3月至5月关于联系订单业务的电子邮件均抄送昂欧公司的监事，故被告昂欧公司对澳昂公司销售原告“天马TENMA”家居用品的情况、对原告天马公司也应当知晓。

最后，商标权利人获得注册商标专用权是否具有攀附被侵害方在先商誉的恶意。本案中，被告昂欧公司成立后数日即受让了第11563402号、第20956422号注册商标，后又分别申请注册第28172091号、第29612668号商标，而原告天马公司的“天马”字号经过与其分别于1998年、2013年核准注册的“TENMA”图文商标在中国境内20余年的长期并存使用，在相关公众中已具有一定的知名度。该“天马”字号的知名度在一定程度上亦会辐射到天马公司经营的整理箱、储物柜等家居产品上。从被告昂欧公司成立、受让及申请注册商标后的经营情况来看，在其对原告爱筵公司提起的商标侵权诉讼案件中，为证明爱筵公司侵权而提交的部分销售发票对应的交易，实质上是澳昂公司经授权销售原告品牌家居产品的交易，可见被告昂欧公司攀附天马公司商誉的主观恶意之明显。

此外，虽然相关知识产权权利在诉讼过程中被宣告无效或撤销并非认定知识产权权利人滥用权利的必要条件，但仍可作为考量因素之一。本案中，在被告昂欧公司基于其受让、注册的第11563402号、第20956422号、第28172091号、第29612668号商标针对三原告向网络平台及知识产权局投诉、向法院提起诉讼、向商超发送警告信后，前述注册商标于2020年9月在家具、非金属箱等商品上被国家知识产权局裁定无效。

综合前述分析，原告天马公司对“天马”享有合法的在先权利，该公司及其授权方原告爱筵公司、缔爱外公司对“天马”标识的使用行为具有正当性，不会使相关消费者产生混淆。被告昂欧公司和原告天马公司同处在上海市、同系塑料家具制品行业的商品经营者，对原告天马公司及其在先享有的“天马”字号、相应的商业标识理应知晓，且昂欧公司对涉案注册商标的受让、注册行为违反诚实信用原则，利用前述注册商标向三原告发起多种渠道的投诉甚至起诉，通过打击原告天马公司的销售渠道削弱“天马”字号用于识别商业主体和商品来源的作用，主观上存在恶意，客观上向相关公众传递已被扭曲的指向性信息，容易引起消费者产生混淆，侵蚀了本归属于原告天马公司附着于“天马”产品上的竞争利益，对原告的商业信誉及商品声誉造成了损害，违背了《反不正当竞争法》第二条规定的诚实信用原则和公认的商业道德。

（三）三原告主张的合理开支能否获得支持

滥用知识产权权利损害他人合法利益的行为本质上属于侵权行为。《民法典》第一百三十二条规定，民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。《商标法》第四十七条第二款规定，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。2021年6月3日起施行的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》亦明确，在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持；被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。因此，在相关行为符合“行为具有不法性”“行为人具有过错”“存在损害结果”“不法行为与损害结果之间具有因果关系”四个要件的情况下，被侵害方有权主张行为人赔偿损失。在“TELEMATRIX” 案[8]中，法院认为，恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限；在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。最终，法院将受害人因行为人滥用权利提起诉讼造成的物料损失、人工费用支出及一定的预期利益损失作为确定赔偿数额的参考因素，并将为挽回该诉讼造成的损失而支出的合理开支律师费计入赔偿数额。本案中， 三原告为应诉答辩、参与行政调查、反驳被告侵权主张等发生的公证费、翻译费、律师费等合理费用，均因被告昂欧公司的侵权警告、投诉及诉讼而起，故三原告要求被告昂欧公司赔偿其因维权支出的合理费用具有事实和法律依据。法院亦根据三原告提供合理开支证据的情况，并结合案件难易程度、律师工作量等因素，对三原告主张的公证费、翻译费予以全额支持，对律师费予以酌情支持。

参考文献

[1] 上海市浦东新区人民法院(2020)沪0115民初34700号民事判决书. 

[2]《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条:权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理. 

[3] 孔祥俊.《民法典》与知识产权法的适用关系[J].知识产权,2021(1). 

[4]《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条:"对于民法典第一百三十二条所称的滥用民事权利,人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定.行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的,人民法院应当认定构成滥用民事权利.构成滥用民事权利的,人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力.滥用民事权利造成损害的,依照民法典第七编等有关规定处理." 

[5] 浙江省杭州市中级人民法院(2012)浙杭知初字第362号民事判决书;浙江省高级人民法院(2013)浙知终字第222号民事判决书;最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书. 

[6] 覃子轩.知识产权民事诉讼中的权利滥用问题研究[J].山东法官培训学院学报,2023(5). 

[7] 上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初66480号民事判决书. 

[8] 江苏省高级人民法院(2017)苏民终1874号民事判决书.