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专利申请人不能因违规修改而额外获得程序利益

(2026)最高法知行终392号

发布时间:2026-11-04 来源:最高人民法院知识产权法庭 作者:张倞、谢颖馨
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近期,最高人民法院知识产权法庭审结一起发明专利行政复议纠纷上诉案件,涉及的问题是:对于已提出过分案申请,申请人针对该分案申请再次提出分案申请的,再次分案申请的递交时间应如何审核。该案裁判明确,申请人在不符合修改时机的情况下主动修改权利要求导致所谓违反单一性的瑕疵,申请人随后依据该不合法的权利要求再次提出分案申请的,其再次分案申请不应被接受。

2008年修正的专利法第三十一条第一款规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。”2010年修订的专利法实施细则第四十二条第一款规定:“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。”由此可知,专利分案申请制度是依据专利法第三十一条关于专利申请的单一性原则而建立的一项重要专利制度,其目的是保护申请人在先披露的技术,同时保证审查效率、稳定社会预期。

为平衡责任与义务,专利法实施细则对于分案申请的提出规定了相应的期限、类别、内容等,确保稳定专利权公示效力、划定程序终局边界和防范制度滥用。《专利审查指南》(2010)第一部分第一章第5.1.1节第3项规定:“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请……对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的,不得分案。但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况,申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。”

交某公司系名称为“用于无线局域网长符号持续时间迁移的方法和系统”的发明专利(以下简称原申请)的专利权人。2021年3月3日,国家知识产权局针对原申请发出授予发明专利权通知书。2021年5月18日,交某公司向国家知识产权局提交第一次分案申请(该分案申请的审查过程具体如下图)。2023年8月14日,交某公司针对第一次分案申请提交主动修改后的权利要求书。2023年11月10日,国家知识产权局针对第一次分案申请发出第一次审查意见通知书,指出申请人于2023年8月14日新增了与权利要求(1、6、11)缺乏单一性的权利要求16-24,不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定(即:“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。”)2024年6月11日,交某公司向国家知识产权局提交再次分案申请(即本申请)。

2024年8月22日,国家知识产权局针对本申请发出分案申请视为未提出通知书(以下简称被诉通知书)。交某公司对上述被诉通知书不服,于2024年10月21日向国家知识产权局提出行政复议申请。2025年1月7日,国家知识产权局作出行政复议决定书(以下简称被诉决定),维持国家知识产权局于2024年8月22日针对本申请发出的被诉通知书的具体行政行为。


 图为交某公司递交分案申请的时间节点

交某公司不服被诉通知书和被诉决定,向一审法院提起诉讼,请求撤销被诉通知书、被诉决定,判令国家知识产权局重新作出复议决定。主要理由为:第一次审查意见通知书指出了第一次分案申请存在单一性缺陷,其按照审查意见再次提出分案申请符合被动分案申请递交时间的规定。

一审法院认为:交某公司在第一次分案申请过程中主动修改权利要求的时间已超出专利法实施细则第五十一条第一款规定的时限要求,故其权利要求16-24不应视为第一次分案申请的内容。由于权利要求16-24不能成为第一次分案申请的组成部分,相应地,基于该内容而导致的缺乏单一性问题亦不能视为第一次分案申请的问题。因此,交某公司认为国家知识产权局针对第一次分案申请已指出缺乏单一性问题的理由不能成立。一审法院判决驳回交某公司的诉讼请求。交某公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院二审认为:《专利审查指南》(2010)针对分案申请的递交时间作出了规定,以主动分案申请(即申请人提出分案申请)为一般情况,被动分案申请(即申请人按照审查员的审查意见或分案通知书提出分案申请)为例外情况。主动分案申请的递交时间应当根据原申请审核,被动分案申请的递交时间则应当以存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

具体到本案,第一,本申请不符合主动分案申请递交时间的规定。2021年3月3日,国家知识产权局针对原申请发出授予发明专利权通知书。在原申请的基础上,交某公司于2021年5月18日提出了第一次分案申请,并于2024年6月11日提出再次分案申请(即本申请)。显然,本申请的递交时间距离交某公司收到国家知识产权局对原申请作出授予专利权通知书之日已逾三年,远远超过了专利法实施细则及《专利审查指南》(2010)有关主动分案申请递交时间即自收到授予原申请发明专利权通知书之日起两个月的规定。

第二,本申请亦不符合被动分案申请递交时间的规定。被动分案申请制度的初衷,是为了救济审查意见或分案通知书指出的原有缺陷,并非赋予申请人任意分案特权。倘若允许申请人在不符合修改时机的情况下主动修改权利要求导致所谓违反单一性的瑕疵,进而突破有关再次分案申请递交时间的规定,无异于直接架空专利法实施细则有关主动修改时机以及被动分案申请时机的刚性约束,出现“违规修改反而获得额外程序利益”的荒谬结果,显然违反分案申请制度的本意,更不符合基本的程序公平。本案中,交某公司提及的“单一性”是其在不符合专利法实施细则第五十一条第一款的情况下主动修改导致的瑕疵,并非消除第一次分案申请的原有缺陷,不得以此为依据再次提出分案申请。故本申请因递交时间不符合法律规定,应视为未提出,被诉通知书和被诉决定的处理并无不当。据此,二审判决驳回上诉,维持原判。

本案二审判决清晰划定了专利分案申请制度的适用边界,明确了被动分案申请的适用情形及法律后果,对引导市场主体规范行使专利申请权,防范分案申请权被不当滥用,维护专利审查程序公正有序,具有类案指引意义。

附件:(2026)最高法知行终392号判决书全文

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