制止商标代理机构“借壳抢注”行为 维护公平透明的商标注册秩序

一、基本案情

异议人：上海某图文广告有限公司、某科技（上海）有限公司
被异议人：深圳市某信息技术有限公司
被异议商标：
指定使用服务：第35类“组织商业或广告展览；计算机数据库信息系统化；为他人推销”等。

异议人主要理由：1.被异议人违反《商标法》第十九条第四款之规定。2.被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第三十一条。

异议人提交的主要证据：被异议人及其关联公司信息，异议共同申请人的网络平台账号及计算机软件著作权登记证书等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，商标局认为：被异议人的法定代表人也是被异议商标的代理机构，即深圳市某财税服务有限公司的法定代表人。深圳市某财税服务有限公司为备案的商标代理机构，其营业范围包括商标代理。被异议人申请注册商标的行为体现了其法定代表人的意志。结合深圳市某财税服务有限公司在本案被异议商标申请注册日期之前，曾申请过与本案被异议商标文字部分相同的“易企创及图”商标的事实，据此可以认定，被异议商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册，以达到规避法律之目的。故商标局将被异议人申请注册被异议商标的行为视为商标代理机构的行为，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

根据《商标法》第十九条第四款、第三十五条的规定，商标局决定：第69798229号“易企创”商标不予注册。

二、案件评析

本案焦点：被异议人的申请注册行为是否属于商标代理机构假借关联主体、从业人员或其近亲属等名义，以规避《商标法》第十九条第四款之规定。

为防止商标代理机构利用其业务上的优势，自己恶意抢注他人商标牟利，根据《商标法》第十九条第四款、《商标法实施条例》第八十七条等规定内容，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。基于立法目的要求，针对现实存在的某些商标代理机构假借其他名义以规避上述法律规定，在事实上牟取不正当利益的行为，2022年公布的《商标代理监督管理规定》第十条明确，商标代理机构不得以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，也不得通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为。

在独立的市场主体本身非为商标代理机构的情形下，与商标代理机构存在关联关系，并非认定其申请商标注册行为构成违反上述法律规定的当然依据，是否存在以不正当手段规避《商标法》第十九条第四款规定的恶意情节，是判断其违法行为成立与否的关键。由于企业本身不存在主观意识，其实施不正当手段的主观意图必然来源于幕后自然人，作为实际主导商标申请注册的控制人，应视为实际违法行为的意思主体。民事行为和主观意图间的因果关系不能假设，对于商标申请人真实意图的判断，应基于对其生产经营情况、业务范围、关联关系、商标注册使用情况、既往违法行为等客观因素予以综合考量。

本案被异议人无商标代理资质，在案证据亦不能证明其实际以从事商标代理业务为业。依据《商标法实施条例》第八十四条、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.1条“商标代理机构的认定”等相关规定内容，被异议人不属于《商标法》第十九条第四款所指的商标代理机构。但是，本案被异议人及其商标委托代理机构的法定代表人、监事等实际控制人均为相同自然人，双方具有较强的关联属性。被异议人的上述商标委托代理机构曾在第35类服务上申请注册过“易企创及图”商标，并被商标局以“该申请人营业执照中含有‘商标代理、知识产权代理’，除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”为由驳回。结合本案被异议人作为关联企业，将相同文字作为商标重复申请注册在同类服务上，且未提供合理解释之事实，能够认定被异议人及其商标委托代理机构，为达到在代理服务之外的其他服务上获取注册商标之目的，在行为上存在实质性互动，且意思联络明显。被异议商标的申请注册，实际是商标代理机构的实际控制人假借被异议人名义，以达到规避法律之目的，故被异议申请注册行为应视为商标代理机构的行为，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

三、典型意义

根据《公司法》第二百六十五条关联关系之阐述，关联企业因意思决策机构混同，具备使企业行为实际上受控制人主导，导致事实上违法行为发生的条件。本案立足于《商标法》第十九条第四款之立法目的，突破形式要素局限，准确把握关联企业违法申请注册商标实质，有效遏制了商标代理机构利用关联公司规避法律的行为。案件审查中，在对被异议人关联公司与实际控制人身份、相关历史注册行为等客观因素进行全面审查的基础上，通过对主体、行为、目的等核心要素关联性的综合权验，对被异议人是否构成商标代理机构，及其商标申请注册行为的主观意图与合法性予以准确判定。在实现规制“借壳”变相获取注册商标违法行为、规范商标代理活动的同时，依法保障市场各方主体的生产经营需要，体现了国家商标注册和管理部门维护公平透明的商标注册秩序、促进知识产权的合理取得与利用、服务于市场经济秩序安全与稳定的决心。