规范使用注册商标的司法认定

摘 要：规范使用注册商标的司法认定，关涉商标侵权纠纷的民事可诉性问题，对其判断宽严尺度把握要建立在规范使用注册商标排除民事诉讼规则建立的法律价值基础上，坚持局部整体相统一、主观客观相结合的判断方法进行个案把握，正确划分注册商标权利人合理行使权利与借助注册商标外壳行攀附侵权之实间的界限。本案中，原告注册商标及其商品具有较高的知名度，被告在后注册使用范围相同的“梅林天子”文字商标，且无法对注册动机作合理解释；同时，被告在实际使用过程中，将注册商标添附其他装饰元素进行整体使用，从而达到与原告权利商标近似的效果，故法院对被告规范使用注册商标的抗辩不予采纳，并通过商标侵权要件的审查，认定被告构成侵权。

关键词：规范使用 注册商标 民事可诉性 添附
 
一、案情[1]

梅林公司拥有第1997755号商标、第4918158号商标，核定使用商品类别均包括第29类“肉；肉罐头”等。多年来，梅林品牌午餐肉获得诸多荣誉，“梅林”商标曾被评为中华老字号、上海市著名商标等。2020年11月10日，梅林公司通过公证购买的方式至上海江杨农产品批发市场某店铺购得梅林天子火锅午餐肉罐头。该产品生产商为家洛公司和汇泉公司，其正面左侧为被控侵权标识。该标识整体呈正方形，外轮廓有类似邮票的齿状，底色为藏青色，居中有一红色盾牌，上部有一个白点和环绕发散的六条白线，中间有三个白色的五角星，下部有白色的“梅林天子”字样，并在右上角标注“®”，另 底 部 有 红 底 白 字 的“MEILINTIANZI”。第18770131号“梅林天子”文字商标系案外人陈克武（家洛公司法定代表人）于2017年2月7日经原国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标，核定使用商品类别为第29类“肉；肉罐头”等。该商标经授权给家洛公司使用。对于“梅林天子”注册动因，被告方称系取自法定代表人女儿英文名字的音译等设计来源。2021年2月7日，陈克武在第29类肉罐头等商品上申请商标 ，2021年9月13日初审公告，因案外人异议，目前尚未获准注册。

梅林公司认为，梅林天子午餐肉罐头使用的标识侵犯了其前述权利商标专用权，被控侵权商品包装、装潢侵犯了其有一定影响力的商品包装、装潢，遂以商标侵权及不正当竞争纠纷为由起诉两被告，要求其共同承担停止侵权、消除影响及赔偿损失的民事责任。

家洛公司、汇泉公司共同辩称，其不存在商标侵权行为，被控侵权标识是基于第18770131号“梅林天子”商标的使用，标识中的背景、盾牌等设计仅系对该注册商标的装饰，作用是突出和修饰商标，并非商标性使用，其主观上也没有“搭便车”的恶意，被控侵权标识与原告权利商标也不构成近似。其不存在不正当竞争行为。

二、审判[2]

一审法院认为，被控侵权商品与权利商标核准使用的商品类别相同。比较被控侵权标识与权利商标，均有方框内含盾牌状的要素，被控侵权标识的主要识别和呼叫部分为“梅林天子”，与两权利商标中文识别和呼叫部分“梅林”相较，天子似有更优之意，尽管两者在盾牌方向、配色、构图要素等方面存在差异，因“梅林”的强臆造性和知名度，仍易使相关公众对商品的来源产生混淆误认。被告虽以使用其自有商标为由作不侵权抗辩，然其对“梅林天子”注册商标的使用并非规范使用，而是以改变显著特征，与其他要素组合的方式使用。且被告作为肉类罐头的同业经营者，理应知晓“梅林”品牌的知名度，其未做合理避让，反而“撞车”为之，注册商标动因解释牵强，难予采纳。遂判决两被告停止商标侵权行为、刊登声明消除影响，并赔偿原告经济损失及维权合理支出共计50万元。

家洛公司、汇泉公司不服一审判决，提起上诉，认为“梅林天子”的含义是“梅林的真命天子”，表达了商标申请人对女儿的美好祝愿，涉案标识的使用系基于其享有权利的注册商标“梅林天子”的变形使用，标识中的背景、盾牌等设计仅系对注册商标的装饰，并非商标性使用，不构成商标侵权，请求二审驳回梅林公司的全部诉讼请求。

上海知识产权法院认为，关于上诉人提出的规范使用注册商标抗辩一节，上诉人有权对“梅林天子”注册商标在核准注册的范围内进行正当合法的使用，然而，上诉人将该文字与其他要素进行组合，而与被上诉人权利商标构成相似的整体结构、布局、观感，基于被上诉人商标的显著知名度，两方标识使用在相同产品上，显然构成近似。对规范使用注册商标含义的理解，不能僵化地拘泥于注册商标本身的使用，当将注册商标作为识别商品来源的商业标识中的一部分予以使用时，应予以整体评价。上诉人关于涉案标识中的盾牌、星星及线条等元素非商标性使用一节，与涉案标识系各元素组合成一个整体共同表征商品来源的客观情况不符，二审法院不予采纳。对规范使用注册商标含义的理解，还应秉持主客观相结合的评价方式，上诉人对“梅林天子”商标注册的理由解释牵强，难以采信。作为肉类罐头的同业经营者，上诉人注册“梅林天子”商标且与相关元素组合成整体商业标识以追求与梅林公司涉案商标相混淆的结果，其主观攀附梅林品牌商誉的故意明显。故上诉人提出的规范使用抗辩，割裂了局部与整体、客观与主观之间的关系，二审法院不予采纳。关于上诉人提出的被控侵权标识不会产生混淆一节，二审法院亦难以认可。据此，二审判决驳回上诉，维持原判。

 三、重点评析

（一）规范使用注册商标的含义及其法律价值

《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”这就是规范使用注册商标的法律含义。对该含义的理解和适用，不能过于僵化，因为规范使用注册商标的认定，在原告权利商标不申请认驰的情况下，依照《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（下称《冲突规定》）第一条第二款的规定，将直接决定商标侵权纠纷的民事可诉性。即在他人规范使用注册商标的情况下，因涉及两个有效注册商标之间的冲突，不属于人民法院民事诉讼的受理范围，注册在先的商标权人，如认为在后注册商标的使用会侵犯其权利，可通过无效宣告等行政程序进行处理；在他人非规范使用注册商标的情况下（分为超出核定使用范围和改变商标标识两种情形），视为他人并非使用注册商标，商标侵权民事纠纷具有可诉性。

由此可见，规范使用注册商标抗辩系阻却民事侵权诉讼的抗辩。该规则的基本法律价值在于，通过排除来维护我国实施的商标注册基本制度及其内蕴的公示公信原则。

（二）规范使用注册商标司法认定的宽严尺度把握

规范使用注册商标含义看似简单，但其一旦被认定，将直接决定非认驰案件中商标侵权纠纷的民事可诉性。故司法实践个案认定是复杂的，不但是事实判断，也是价值判断，存在两种宽严尺度。

一是从严掌握。有观点认为，“《冲突规定》的制定有特殊的历史背景和政策考量。在该规定施行十多年后，法院对与商标权效力有关的商标侵权案件，在审理水平、法律适用能力、与商标授权确权程序相协调等方面都有很大的进步。因此，《冲突规定》第一条第二款第一句话的适用应当受到严格的限定，以更好地维护公平正义并高效地解决当事各方的纠纷[3]”。

二是从宽掌握。有观点认为，“实际商业经营活动中，商标权利人出于营销策略的需要，尤其是商标使用载体的限制，比如开具的发票难以标注商标图形要素，广告宣传版面设计限制、文字商标字体差异、颜色组合商标的色差等，经常会非规范地使用注册商标，或改变了注册商标的使用形式。虽然商标法规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请，但是在不断变化的市场中，绝对按照注册簿上的商标标志使用确为过于苛刻”。[4]与此观点相近的判例如蒙娜丽莎浴缸案[5]。亦有判例认为，若由于客观原因导致被诉侵权商品或服务与注册商标核定项目不一致，一般不轻易判为超范围使用，如爱国者移动电源案[6]。

从严把握规范使用含义，会将部分合理使用行为界定为不规范使用注册商标的行为，从而进入民事侵权实体审理程序，有损善意注册商标权人及社会公众对注册商标公示公信效力的合理期盼，也会与“撤三”程序中显性的使用行为认定标准相冲突[7]。不加区分地从宽把握规范使用的尺度，会令一些假借合法使用注册商标之名、行攀附他人商誉之实的商标侵权行为有机可乘，逃避民事侵权实体审判的法网。因此，宽严尺度需个案把握，结合查明的相关事实进行价值取向判断，从而精准实现规范使用注册商标制度的立法目的。即真正合法正当使用己方注册商标的主体，才有资格获得商标公示公信效力所带来的安全感。这种个案把握，并非将评判尺度交给不同法官的自由裁量权，而是交由被告的主观状态和被控侵权标识整体呈现方式。

本案中，被告的商标为注册在肉罐头商品上的“梅林天子”文字商标，其实际也在肉罐头产品上完整使用“梅林天子”文字，僵化理解规范使用含义，可能会得出双方的使用系两个注册商标之间的冲突，从而不应受理商标侵权诉讼，原告可通过商标争议程序获得救济的结论。然而，“梅林天子”商标核准注册于2017年，已超过五年宣告无效的期限，在先注册商标权利人通过行政程序维权的成本和障碍较大（需证明权利商标为驰名商标，且对方系恶意注册），也难以及时制止侵权行为，此种处理并不符合实质正义和诚信原则的要求。法院运用局部整体相统一、主观客观相结合的判断方法，对被告规范使用注册商标抗辩进行了审查：客观上，被告在注册商标基础上添附装饰性元素组合成一个整体共同表征商品来源，并达到与原告在先注册商标整体观感近似的效果，规范使用的判断范围不能机械局限于注册商标局部；主观上，梅林系臆造词，被告申请“梅林天子”文字商标时，原告“梅林”商标已具有极高的知名度，梅林天子有梅林升级版的可能理解，被告申请动机的解释牵强，结合其商标申请后的整体使用行为，其攀附原告商誉的主观目的十分明显，应从严把握规范使用含义。法院对被告规范使用注册商标的抗辩不予采纳，从而将该案纳入商标侵权民事诉讼的审查范围，最终得出被告构成对原告权利商标侵权的结论。

（三）由本案引发的思考

随着市场经济的进一步发展，蕴含良好商誉的商标业已成为产品竞争力优势的重要载体，行政、司法对恶意攀附他人商标知名度以混淆视听的行为打击力度越来越大，不诚信的“搭便车”行为亦不断升级，形式更为隐蔽、花样更为繁多，其中尤以本案此种假借己方注册商标使用为名行攀附混淆之实为典型。《商标法》第五十六条、《冲突规定》第一条第二款分别从正反两面对规范使用注册商标作了阐释。其中，《冲突规定》对于非规范使用注册商标的表现表述为“超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标”，其中的“等”字，为司法实践认定非规范使用留下空间。本案中，被告对己方注册商标“梅林天子”的使用系添附性使用，即在原有完整的注册商标基础上进行元素添加，从而与他人知名商标构成近似。此种添附性使用，从局部整体相统一、主观客观相结合的角度判断，应属于“等”字的应有之义。

参考文献：

[1]囿于本文主要论述注册商标规范使用问题,故相应案情介绍将根据论述主题进行裁剪.

[2] 该部分仅摘录与规范使用注册商标有关的内容.一审:上海市普陀区人民法院(2021)沪0107民初30177号民事判决书,二审:上海知识产权法院(2023)沪73民终380号民事判决书.

[3] 黄伟兰,李艳杰."假性"注册商标权利冲突——以被诉侵权行为实施之后,被诉侵权标志获得商标注册为切入点[J].中华商标,2024(06):63.

[4] 孔庆兵.注册商标非规范使用的侵权认定[N].中国知识产权报,2016-01-29(7).

[5] 二审:广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第143号民事判决书,再审:最高人民法院(2017)最高法民再80号民事判决书.二审及再审法院均认为,被告第1558842号注册商标核心识别特征在于"蒙娜丽莎"和"monalisa"两个要素.被告在使用过程中,既有规范的使用,亦有对上述商标要素稍加变形的使用,但仍保持了"蒙娜丽莎"和"monalisa"的核心识别特征,并未作实质性改变,仍属对其注册商标的合理使用,相关公众亦不会因此认为该被诉标识与该注册商标属于不同的商品来源.

[6] 最高人民法院(2018)最高法民申3270号民事裁定书.最高人民法院认为,该案关键在于诉争移动电源是否在被告第1084577号注册商标核定使用商品范围内.因该商标在申请注册时,市场上尚不存在移动电源商品,《类似商品和服务区分表》中亦没有移动电源商品,考虑到商品的变迁及市场实际,难以认定被告第1084577号商标在移动电源商品上的使用超出其核定使用的商品范围.

[7] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第26条第2款规定:"实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用."