整体考量认定恶意诉讼 全面赔偿经济损失

近日，最高人民法院知识产权法庭对一起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案作出终审判决，通过整体考量涉案6件专利权的权利由来、诉讼请求、起诉时机、诉讼行为等的合理性、正当性，综合认定构成恶意诉讼，并认定分工协作、共同实施恶意诉讼的主体构成共同侵权，全额支持起诉人100万元经济赔偿。

顺某公司、雄某公司均是位于英国的案外人博某公司的代工生产商，八某公司是台湾地区的雄某公司在大陆的代工厂，八某公司、雄某公司的实际控制人为台湾地区居民许某。雄某公司在为博某公司代工生产行车记录仪产品的过程中，为博某公司完成了涉案6件专利（包括5件外观设计专利和1件实用新型专利）对应的设计方案和技术方案，并将6件专利以许某或八某公司监事陈某的名义提出专利申请并获得授权。后涉案6件专利一并转让给八某公司。在博某公司改由顺某公司代工生产行车记录仪产品后，八某公司依据涉案6件专利，先后3次以顺某公司为被告提起了18件专利侵权诉讼，但无一胜诉。涉案6件专利中，2件因为八某公司生产、博某公司在专利申请日前销售专利产品丧失新颖性而被宣告无效；2件因为标注了博某公司使用的在先注册商标，与在先权利相冲突而被宣告无效；剩余2件经无效宣告程序被维持有效。八某公司依据被维持有效的2件专利提起的专利侵权诉讼中，因雄某公司在知道博某公司将交由顺某公司生产加工的情况下，将设计图交付博某公司并与博某公司达成从博某公司其他项目中获益的合意，而被认定博某公司和顺某公司有权使用该2件专利。顺某公司认为雄某公司、八某公司、许某滥用知识产权恶意提起18件诉讼，提起本案诉讼。

一审法院认定因博某公司在先销售行为而导致丧失新颖性的2件专利，属于八某公司明知专利缺乏新颖性而提起诉讼，构成恶意诉讼；被诉侵权行为由八某公司实施，而非雄某公司、许某实施。故，酌情确定八某公司赔偿顺某公司经济损失30万元。一审判决后，顺某公司和八某公司均提起上诉。

最高人民法院二审认为：判断起诉人提起的知识产权诉讼是否构成恶意诉讼，应对其行为从主观和客观两方面进行整体考虑，既要考察其提起的诉讼是否缺乏权利基础和事实依据，例如涉案专利权是否应属无效等，又要考察其权利由来、诉讼请求、起诉时机、诉讼行为等的合理性、正当性，综合加以认定。对于涉及多次、批量提起的专利侵权诉讼是否主观上存在恶意的审查，可以从专利技术方案（设计方案）的产生、专利权的申请、侵权诉讼的提起时机以及诉讼中起诉人的具体行为等各个环节进行综合判断。涉案6件专利所涉及的技术方案和设计方案均系雄某公司为博某公司所作的设计。八某公司明知其中4件专利应被宣告无效的事实，明知博某公司和顺某公司有权使用另2件专利对应的设计方案，却在博某公司选择顺某公司作为代工生产商之后，针对顺某公司提起专利侵权诉讼，意在利用司法程序打击竞争对手，具有明显的主观恶意，属于滥用权利的行为。许某利用其实际控制的八某公司、雄某公司，三者分工协作，共同实施了针对顺某公司恶意提起知识产权诉讼的侵权行为，构成共同侵权。

二审还认为：因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于一般侵权行为，其侵权赔偿范围，应按照全面赔偿的原则，审查原告主张的损害赔偿与侵权行为之间是否具有法律上的因果关系。在构成恶意诉讼的侵权纠纷中，起诉人申请财产保全冻结被起诉人资金的，该资金的占用损失可以纳入损害赔偿范围，并可以根据保全期间全国银行间同业拆借中心同期贷款市场报价利率与同期活期存款基准利率的差值计算。恶意诉讼发生后，被起诉人因担心侵权行为扩大，出于规避法律风险的行为主动放弃商业机会，拒绝客户的合同或订单，由此遭受的合理的预期利益损失与恶意诉讼存在法律上的因果关系，亦可纳入损害赔偿范围。被起诉人为应对该被认定为构成恶意诉讼的侵权之诉所产生的合理开支，应当视为该恶意诉讼给被起诉人造成的损失，亦可纳入损害赔偿范围。本案中，顺某公司在18件专利侵权诉讼中因被采取财产保全措施遭受利息损失属于恶意诉讼造成的损失；出于规避法律风险考虑拒绝博某公司的订单遭受的合理的预期利益损失，与恶意诉讼存在法律上的因果关系；顺某公司还在18件专利侵权诉讼中支出了律师费等合理开支。上述损失已经超出了顺某公司主张的100万元，故对其赔偿请求全额予以支持，由八某公司、雄某公司和许某承担连带责任。

该案在妥善处理专利权保护与制止专利权滥用、整体分析判断恶意诉讼及明确损害赔偿范围等方面作出了有益探索，对于防止专利权滥用、有力维护市场公平竞争具有积极意义。

【附件】（2023）最高法知民终869号判决书全文