作品名称及角色名称构成《商标法》第三十二条“在先权利”的司法认定

摘 要：在商标授权确权案件中，对于作品名称及角色名称因较高知名度而产生的民事权益，权利人可以适用《商标法》第三十二条“在先权利”条款阻却他人商标注册。理由在于，将作品名称及角色名称作为民事权益予以保护不仅符合知识产权保护的应有之义，亦契合倡导诚信原则、维护商标注册管理秩序的商标法立法目的。同时，对其予以保护需要综合考量以下因素：一是诉争商标申请日前，作品是否处于著作权保护期内；二是诉争商标申请日前，该作品名称及角色名称是否具有较高知名度；三是将作品名称及角色名称作为商标使用在相关商品或者服务上，是否容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系。

关键词：《商标法》第三十二条  作品名称及角色名称 在先权利  在先权益  商品化权益

一、案情

2016年4月21日，李某提出第19720063号“小猪佩奇”商标（下称诉争商标）的注册申请，核定使用在第43类“餐厅、饭店、餐馆、快餐馆、咖啡馆”等服务上，专用权期限至2027年6月6日。

娱乐壹英国有限公司（下称娱乐壹公司）于2019年5月24日针对诉争商标向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局于2020年6月23日作出商评字〔2020〕第169414号关于第19720063号“小猪佩奇”商标无效宣告请求裁定（下称被诉裁定）。

被诉裁定认定：娱乐壹公司的“小猪佩奇” 作为动画片名称和片中角色名称已被相关公众所知晓，具有一定知名度；诉争商标的申请注册易使相关公众对服务来源产生混淆误认，损害了娱乐壹公司基于《小猪佩奇（Peppa Pig）》动画片及片中角色名称而享有的合法权益，构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。国家知识产权局裁定：诉争商标予以无效宣告。

李某不服被诉裁定，于法定期限内起诉至北京知识产权法院。

二、审判

北京知识产权法院经审理后认为：《小猪佩奇（Peppa Pig）》动画作品于2004年在娱乐壹公司所在国家首播，于2015年6月引入我国境内，在中央电视台少儿频道持续播放至2018年5月。同时，该动画作品还在中国市场主要通过优酷网、爱奇艺、乐视网、腾讯视频等多家视频平台长期、持续地点播播放，播放量巨大。相关报纸、杂志、网站等亦对该动画作品进行了大量宣传报道。因此，在诉争商标申请日前，“小猪佩奇”作为作品名称和作品中的角色名称已具有较高知名度，为我国相关公众所熟知。同时，以“小猪佩奇”为主题的书籍、玩具、游戏等衍生商品经娱乐壹公司授权许可，已在中国境内长期持续销售。因此，“小猪佩奇”作为作品名称和作品中的角色名称已经与相应动画作品、动画形象建立起了稳定的对应关系。

诉争商标“小猪佩奇”与娱乐壹公司作品名称和作品中角色名称的文字构成完全一致。考虑到诉争商标核定使用的“餐厅、自助餐厅、饭店”等服务属于热门动画作品通常会涉及的衍生服务类型，而在案证据显示李某确已开设了一家“小猪佩奇”动画主题餐厅，并围绕娱乐壹公司作品中的角色名称和角色形象申请注册了多件商标，其明显具有“搭便车”的主观故意。因此，诉争商标在核定服务上的注册使用易导致消费者误认为该服务系经过娱乐壹公司的许可或者与娱乐壹公司存在特定联系。诉争商标的申请注册损害了娱乐壹公司就“小猪佩奇”作品名称和作品中的角色名称所享有的在先权益，违反了《商标法》 第三十二条的规定。北京知识产权法院作出一审判决：驳回李某的诉讼请求 [1]。

李某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理作出二审判决：驳回上诉，维持原判 [2]。

三、重点评析

（一）作品名称及角色名称在先权益保护的司法实践

本案争议焦点为，诉争商标的申请注册是否损害了娱乐壹公司就“小猪佩奇”作品名称及角色名称享有的在先权益，从而违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。

判断何为作品名称及角色名称的“在先权益”，离不开对其商品化权益的回顾和梳理。在我国，商品化权益尚不是法定的权利概念或者权益类型，而是一种描述性称谓，一般是指将作品名称及角色名称与特定的商品或者服务相结合，借助其知名度从事商业活动或者谋取市场利益，其中所涉及的民事权益可以称之为商品化权益。在商标授权确权案件中，可以通过《商标法》第三十二条“在先权利”条款对具有较高知名度的作品名称及角色名称的商品化权益予以保护，已成为当前司法实践的共识。但这一共识的形成并非一蹴而就，而是伴随商品经济的发展，司法机关面对实践中日益迫切的商品化权益保护需求逐渐探索适用而形成的。其发展历程大致可以划分为三个阶段，即由不保护到保护，由非在先权利保护到在先权利保护，再由其为“商品化权”的权利保护到称其为“商品化权益”的利益保护历程 [3]。 

具体而言，早期在“梵净山”商标争议行政纠纷案 [4] 中，一审法院认为，当事人主张在先权利的商品化权并非法定权利，因此认定涉案商标未构成2001年《商标法》第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”[5]的情形。此后，司法态度发生变化。在“哈利 · 波特 HaLiBoTe” 商标异议复审行政纠纷案 [6] 中，两审法院均认为，“哈利 · 波特”“Harry Potter”作为人物角色名称具有较高知名度，涉案商标与之近似违反了诚实信用原则和公序良俗，进而违反了 2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。 而在“黑子的篮球”商标权无效宣告请求行政纠纷案 [7] 中，一审法院则认为，将他人创作的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标注册 有违诚实信用原则，因此涉案商标构成 2001年《商标法》第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。同时，从“邦德007 BOND”商标异议复审行政纠纷案 [8] 开始， 法院开始认可商品化权益属于受保护的民事权益，并尝试以《商标法》第三十二条“在先权利”条款作为法律依据对其予以保护。例如，在“驯龙高手”商标异议复审行政纠纷案 [9] 中，两审法院均认为，涉案商标损害了“驯龙高手”电影作品名称的相关权益，据此认定该商标的注册违反了2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定。

在总结相关司法实践的基础上，2017年，最高人民法院出台《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。其中，第二十二条第二款 [10] 首次以“在先权益”的表述肯定了作品名称及角色名称的商品化权益可以受到法律保护。2019年，北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》进一步细化，专门规定了商品化权益的文书表述、认定要件以及限制条件 [11]，为作品名称及角色名称的商品化权益保护提供了更具体的司法指引。此后司法实践中，法院逐渐使用“在先权益”一词来指代作品名称及角色名称因较高知名度而产生的应予保护的民事权益，对“商品化权益”一词开始审慎使用。本案所涉及的“小猪佩奇”作品名称及角色名称亦是基于认定其构成在先权益从而适用《商标法》第三十二条“在先权利”条款宣告诉争商标无效。

（二）作品名称及角色名称在先权益保护的正当性分析

目前学界对于商品化权益保护的法理基础、路径选择等尚存在众多争议，笔者不一一赘述，仅就商标授权确权案件中作品名称及角色名称在先权益保护的正当性和必要性予以分析。

1. 将作品名称及角色名称作为民事权益予以保护符合知识产权保护的应有之义

作品名称及角色名称作为作品的重要组成部分，凝结了创作者的智力投入与情感付出，亦是其创造性劳动的智力成果。同时，作品名称及角色名称因具有一定知名度而带来的既有或潜在商业价值和经济利益，也离不开权利人大量持续的宣传推广和财产投入。因此，给予此类民事权益有效保障，能够激励更多的创作热情以及商业开发投入，推动文化产业形成“创作-传播-商品化-再创作”的良性循环。这与知识产权制度鼓励创新、促进文化和科学事业发展繁荣的立法本意高度契合。

2. 将作品名称及角色名称作为民事权益予以保护符合倡导诚信原则、维护商标注册管理秩序的商标法立法目的

《商标法》第三十二条规定的“不得损害他人现有的在先权利”，其立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决其他民事权益与商标权之间的权利冲突问题。作品名称及角色名称由于构成简单，通常不具备著作权法意义上作品所需要的独创性，因此无法适用著作权法获得保护。但是如前所述，作品名称及角色名称因具有一定知名度，可能带来作品发行以外的商业价值与交易机会。若允许他人随意将其作为商标注册使用，不仅会造成相关公众混淆误认，而且会助长恶意抢注商标的行为，损害正常的市场竞争秩序。因此，给予此类民事权益有效保障，亦符合商标法遏制恶意抢注、维护商标注册管理秩序的立法目的。

（三）作品名称及角色名称在先权益保护的考量因素

在具体案件中，适用《商标法》第三十二条“在先权利”条款保护作品名称及角色名称的在先权益通常需要综合考量以下因素：

1. 诉争商标申请日前，作品是否处于著作权保护期内

主张“在先权益”的作品需处于著作权法规 定的保护期内。如果作品已进入公有领域，那么其作品名称及角色名称则无法作为独立的“在先权益”阻却他人商标注册。但也存在例外情形：若该作品属于仍在创作和更新的系列作品，如续集、新季等，则权利人可基于仍在保护期内的最新作品主张权益。另外，即使原作品进入公有领域，权利人通过后续商业化活动，如改编电影、游戏、衍生剧集等创作出新的、尚在保护期内的作品，且该新作品与原作品名称、角色名称紧密关联并承载了新的商誉，则权利人也可基于该新作品主张权益。例如，在“猫和老鼠 cat&mouse” 商标无效宣告请求案 [12] 中，二审法院即指出，虽然《猫和老鼠（Tom&Jerry）》早期作品的著作权保护期已过，但其系列作品持续更新，且电影版作品也在上映，因此“猫和老鼠”动画片名称的知名度和美誉度系持续性的，早期作品已过保护期并不影响“猫和老鼠”作为在先知名的动画片名称享有的在先权益。

2. 诉争商标申请日前，该作品名称及角色名称是否具有较高知名度

作品名称及角色名称获得商标法保护的必要性取决于其知名度和影响力。只有具有较高知名度，该作品名称及角色名称才可能在相关公众心目中建立起稳定的、指向特定作品或者来源的识别力和商誉，从而具备商业利用的价值和受保护的必要性。对于知名度的认定，可以结合作品的发行传播、宣传推广、媒体报道、公众反响、衍生商品开发等多项证据综合考察。本案中，法院对于“小猪佩奇”作品名称和角色名称知名度的认定，不仅参考了《小猪佩奇（Peppa Pig）》动画作品的播放时间、播放平台、播放量等因素，同时还考察了其宣传报道情况，以及以“小猪佩奇”为主题的书籍、玩具、游戏等衍生商品的许可销售情况，从而认定“小猪佩奇”作为作品名称及角色名称已经与相应动画作品、动画形象建立起了稳定的对应关系，具有较高知名度，应当予以保护。

3. 将作品名称及角色名称作为商标使用在相关商品或者服务上，是否容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系

关于“混淆可能性”的判断，需要考量标志的相同或者近似程度、商品或者服务的相关性、相关公众的认知以及诉争商标申请人主观上是否存在恶意等因素。需要明确的是，关于商品或者服务的相关性，其并不当然及于全部商品与服务类别，通常应当考虑该作品名称及角色名称知名度所及的范围或者其衍生开发可能涉及的商品或者服务领域。此外，虽然并非所有案件都绝对要求证明恶意，但申请人的主观状态是法院裁判时的重要考量因素。尤其是在知名度、混淆可能性处于临界状态时，恶意因素往往成为压垮诉争商标的“最后一根稻草”。本案中，法院认为，诉争商标与《小猪佩奇（Peppa Pig）》动画作品名称及角色名称的文字构成完全一致，而且诉争商标核定使用的“餐厅、自助餐厅、饭店”等服务属于热门动画作品通常会涉及的衍生服务类型。同时，李某开设了一家“小猪佩奇”动画主题餐厅，并围绕娱乐壹公司作品中的角色名称和角色形象申请注册了多件商标，具有“搭便车”的主观故意。法院据此综合认定，诉争商标在核定服务上的注册使用易导致相关公众混淆误认，最终对诉争商标予以无效宣告。

参考文献

[1] 北京知识产权法院(2020)京73行初13227号行政判决书. 

[2] 北京市高级人民法院(2022)京行终4921号行政判决书. 

[3] 孔祥俊.作品名称与角色名称商品化权益的反思与重构——关于保护正当性和保护路径的实证分析[J].现代法学,2018,40(2):59. 

[4] 北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第432号行政判决书. 

[5] 2001年《商标法》第三十一条与现行《商标法》第三十二条的内容完全相同. 

[6] 北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第401号行政判决书;北京市高级人民法院(2011)高行终字第541号行政判决书. 

[7] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第6058号行政判决书. 

[8] 北京市高级人民法院(2011)高行终字第374号行政判决书. 

[9] 北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第8924号行政判决书;北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1020号行政判决书. 

[10] 最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定:"对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持." 

[11] 北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》第16.18、16.19、16.20条规定. 

[12] 北京市高级人民法院(2024)京行终1364号行政判决书.